现有技术抗辩制度研究教材.ppt

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现有技术抗辩制度研究 专利复审委员会张鹏 1 发言提纲 1 2 制度背景 3 2 比较法研究 4 法理研究 5 理论体系建议 实证研究 5 讨论 3 制度背景 请思考： 结合侵权责任法第二条和专利法第十一条 的规定，专利侵权责任的构成要件包括哪 些？ 实施专利侵权行为是否必然构成侵权责任 ？ 实施专利侵权行为是否必然构成损害赔偿 责任？ 4 制度背景 Larenz一般侵权行为的三层结构： 德国民法典第823条：“故意或者过失不法侵害他人生命、 身体、健康、自由、所有权或者其他权利者，对他人因此 而产生的损害负赔偿责任。” 构成 要件 • 行为 • 侵害权利 • 损害事实 •因果关系 （责任成立成 立/范围因果 关系） 违法 性 • 违法性阻 却事由 故意 或者 过失 • 统称为过 错 • 无过错责 任 侵权 行为 5 制度背景 我国一般侵权责任的构成要件： 侵权责任法第6条：“行为人因过错侵害他人民事权益，应 当承担责任。根据法律规定推定行为人有过错，行为人不 能证明自己没有过错的，应当承担责任。” 行为 损害 过错 因果 关系 责任 构成 抗辩 事由 责任 成立 6 制度背景 抗辩事由的认定，是侵权责任认定的重要组 成部分 7 制度背景 侵权责任法中的侵权责任抗辩事由： 抗辩事由 外来原因 受害人过错 第三人过错 正当理由 不可抗力 正当防卫 紧急避险 其他 8 制度背景 专利侵权责任抗辩事由：  请思考专利法上所规定以及专利法理上 所具有的专利侵权抗辩事由包括哪些？ 9 制度背景 专利侵权责任抗辩事由： 非生产经营目的抗辩 权利用尽抗辩 先用权抗辩 临时过境抗辩 科研及实验目的抗辩 医药行政审批抗辩 合法来源抗辩 现有技术抗辩 权利懈怠抗辩、权利滥用抗辩 与营利的关系，单位能否引用 非生产经营目的进行抗辩 修理与再造的关系，未完成专利产品 （专利许可合同要式要件） 主体是否可以扩展为销售者和使用者， 原有范围的理解（同一主体实施即可） 纯过境行为，转运行为 与非生产经营目的抗辩之 间的逻辑关系 赔偿责任的抗辩，确认不侵权制度 10 制度背景 修正的《专利法》第六十二条引入现有技 术抗辩制度：“在专利侵权纠纷中，被控 侵权人有证据证明其实施的技术或者设计 属于现有技术或者现有设计的，不构成侵 犯专利权。” 发言提纲 1 2 研究对象 3 11 比较法研究 4 法理研究 实证研究 5 理论体系建议 6 讨论 12 法理研究 制度内涵 •基本 概念 •制度 属性 制度 背景 •单独 设置 模式 •并行 设置 模式 •融合 相关 制度 •侵权 判定 •与相 关制 度的 关系 价值 分析 •正当 性 •制度 价值： 自由、 理性、 秩序 13 法理研究 制度内涵：基本概念 “自由公知技术” 、“公知技术”与“ 现有技术” 新专利法第六十二条将其表述为“在专 利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明 其实施的技术或者设计属于现有技术或 者现有设计的，不构成侵犯专利权。” “现有技术抗辩制度与现有设计抗辩制 度” 14 法理研究 制度内涵：制度属性 民事抗辩的类型： 事实抗辩（权利障碍的抗辩、权利毁 灭的抗辩） 权利抗辩（根据民事权利的作用，民 事权利可以区分为支配权、请求权、 形成权、抗辩权） 15 法理研究 制度内涵：制度属性 现有技术抗辩制度赋予当事人抗辩权： 该权利表现为一种对抗权； 现有技术抗辩是由法律规定的权利； 该条文赋予被控侵权人以抗辩的权利，但被控 侵权人的抗辩不能使得专利权人基于实体法上 的专利权的请求权而消灭； 被控侵权人具有主张该权利的自由，不属于查 明的范围。 16 法理研究 制度内涵 •基本 概念 •制度 属性 制度 背景 •单独 设置 模式 •并行 设置 模式 •融合 相关 制度 •侵权 判定 •与相 关制 度的 关系 价值 分析 •正当 性 •制度 价值： 自由、 理性、 秩序 17 法理研究 制度背景 单独设置模式 并行设置模式 二者的融合 18 法理研究 现有技术抗辩制度的制度背景： 产生于单独设置模式。单独设置模式的特点在 于，专利确权纠纷的解决独立于专利侵权纠纷 的解决，自一项专利权被授权之日起，任何民 事主体认为其不符合法定授权条件的，只能向 专门机构提出其主张，由专门机构加以审理， 在专利侵权纠纷解决的过程中不应涉及专利权 有效性的问题。 19 法理研究 制度内涵 •基本 概念 •制度 属性 制度 背景 •单独 设置 模式 •并行 设置 模式 •融合 相关 制度 •侵权 判定 •与相 关制 度的 关系 价值 分析 •正当 性 •制度 价值： 自由、 理性、 秩序 20 法理研究 相关制度：专利侵权判定中的相关制度 权利要求的解释，是专利侵权判断的起 点和基础 字面侵权（相同侵权） 等同侵权 Graver Tank案：“功能——方式——效果 ”准则 Hughs Aircraft案：整体等同理论 Warner-Jekinson案：全部技术特征准则 21 法理研究 制度内涵 •基本 概念 •制度 属性 制度 背景 •单独 设置 模式 •并行 设置 模式 •融合 相关 制度 •侵权 判定 •与相 关制 度的 关系 价值 分析 •正当 性 •制度 价值： 自由、 理性、 秩序 22 法理研究 价值分析：制度正当性 民事诉讼相对性的角度——基于专利 权是一种私权，即私权只能由个人行使， 当被控侵权人援引他人在先专利进行抗 辩时，并且裁判者经过分析，认为被控 侵权人确实使用的是在先专利时，那么 此时主张的原告，由于非该权利的适格 主体丧失了向被控侵权人主张权利的依 据和可能。 23 法理研究 价值分析：制度价值 自由价值：自由价值是现有技术抗辩制 度的基础 理性价值：现有技术抗辩制度，体现了 法律制度对理性的认可和对理性价值的 追求 秩序价值：现有技术抗辩制度的标准统 一性和标准客观性 发言提纲 1 2 研究对象 3 24 比较法研究 4 法理研究 实证研究 5 理论体系建议 6 讨论 25 比较法研究 德国 起源：1891年德国专利法对无效宣告请求设定 了5年的除斥期间 发展：1938年Keller Fenster案，权利要求保 护范围解释的方式将现有技术排除在外 成熟：1986年Formstein侵权案，“允许被告 使用被指控为等同利用的侵权客体相对于技术 水准并不构成具有专利适格的发明抗辩。即依 照1981年德国专利法第3条第1款规定所定的技 术水准在所述的技术领域中的普通技术人员看 开被控侵权客体是显而易见的” 26 比较法研究 德国 总结：德国将现有技术抗辩作为等同侵 权的例外，采用的对比方式是被控侵权 技术与现有技术之间的单独对比，采用 的对比标准包括新颖性和创造性。 27 比较法研究 日本 无效程序优先阶段：“确认权利要求范围的审 判是以专利权有效为前提的，因此，在这样的 诉讼中不能讨论专利的内容是否公知的问题” 公知技术排除阶段：将公知技术作为限制权利 要求保护范围的方式 自由技术抗辩阶段：申请时公知的技术属于公 众共有的财产，……，不构成侵权 权利滥用理论阶段：2000年Kilby案以及2004 年专利法第104条之三 28 比较法研究 日本 总结： 日本现有技术抗辩制度可以用于等同侵 权和相同侵权，确切地说，已经扩展到 无效理由抗辩 目前日本侵权法院正在积极争取在特许 厅审判部之前做出判断。由此也导致了 日本侵权和确权之间出现了很多冲突 29 比较法研究 美国 美国本无现有技术抗辩制度存在之必要，与之功能近 似的制度是“假想权利要求规则” 假想权利要求规则：首先假想一个足以在字面上包含 被控侵权技术的权利要求，然后判断该假想的权利要 求相对于现有技术是否具有进步性， 并且该进步性 足以使得美国专利和商标局批准该假想的权利要求。 如果不能被授权，那么使得专利的保护范围通过等同 原则将被控侵权技术包含在其中的主张不能得到支持， 等同侵权不成立 注意：Hughes Aircraft案 30 比较法研究 法国等其他国家情况简介 发言提纲 1 2 研究对象 3 31 比较法研究 4 法理研究 实证研究 5 理论体系建议 6 讨论 32 实证研究 规范性法律文件 起源：2001年最高人民法院《关于审理专利纠纷案件 适用法律问题的若干规定》第九条 逐步延伸：北京市高级人民法院《专利侵权判定若干 问题的意见（试行）》 全面发展：最高人民法院副院长曹建明 “正确实施 知识产权法律，促进科技进步和经济发展，加快推进 社会主义现代化建设——在全国法院知识产权审判工 作座谈会暨优秀知识产权裁判文书颁奖会上的讲话” 强化：最高人民法院在《关于全面加强知识产权审判 工作为建设创新型国家提供司法保障的意见》第16条 33 实证研究 司法实践 历程：孕育——萌生——膨胀 现状： 对比对象：使用公开、出版物公开、抵触申 请 对比方式：技术方案对比、技术特征对比、 三者对比、权利要求与现有技术对比 对比标准：现有技术与公知常识的组合、两 项现有技术的结合、多项现有技术的结合 34 实证研究 司法实践 调研 某地中高级人民法院：将被控侵权物与公知 技术、专利技术方案分别对比，以被控侵权 物更接近哪项技术来判断现有技术抗辩是否 成立； 某地中级人民法院：经历了从三者对比到两 者对比的过渡，并且存在将现有技术、现有 设计与涉案专利进行比对的错误适用，对比 标准主要适用等同标准 35 实证研究 司法实践 总结 在现有技术对比方式错误的情况下，无效程序与现有技术 抗辩的法律适用之间存在一些直接冲突，如（2007）二中 民初字第1825号民事判决书“（现有技术）已公开了原告 涉案实用新型专利的全部必要技术特征，而且比原告涉案 实用新型专利…更加进步。”生效无效决定则维持专利权 有效。 现有技术抗辩的法律适用对于无效程序案件受理数量存在 一定影响，在人民法院认定现有技术抗辩是否成立之后， 被控侵权人通常主动撤回相关的无效宣告请求（如 （2008）二中民初字第120号民事判决（如（2006）二中民 初字第5104号民事判决、（2005）二中民初字第00013号民 事判决、（2008）二中民初字第15043号民事判决等） 发言提纲 1 2 研究对象 3 36 比较法研究 4 法理研究 实证研究 5 理论体系建议 6 讨论 37 结论与建议 现有技术抗辩制 度 理 论 基 础 适 用 范 围 现 有 技 术 对 比 方 式 对 比 标 准 现 有 设 计 抗 辩 法 律 适 用 与无效程 序的协调 规 范 抗 辩 制 度 优 化 无 效 制 度 协 调 机 制 38 理论基础 传统民法理论中的“善意” 传统民法理论中的“善意第三人可得利 益的保护” 民法总论：表见代理 物权法：公示、物权行为独立性与无 因性 债法：债权人的代位权和撤销权 39 理论基础 现有技术抗辩制度的理论基础在于，善意第三人 可得利益的保护。 在被控侵权人为善意的情况下，其具有： 通过检索等方式，合法获得涉案专利申请日之 前公开的自由公知技术的可得利益； 通过获得涉案专利申请日之前公开的专利的专 利权人实施许可等方式，合法使用在先专利的 可期待可得利益；现有技术抗辩制度的制度价 值就在于保障善意第三人的这种可得利益。 40 理论基础 侵权 确权 纠纷解 决机制 41 理论基础 •善意第三人利益 保护 •私法利益保护 现有技术 抗辩制度 •不当授权的纠正 •公权力的行使 无效程 序 42 理论基础 其他观点的反驳 “权利滥用”理论的危害与反驳 该理论的含义：如果该专利权具有明显的无效理由， 那么基于该专利权的禁令和损害赔偿请求，属于权利 的滥用。宪法五十一条、民法通则第四、五条作为依 据。 该理论的危害：“权利滥用”理论可以解释到所有专 利权无效理由的抗辩。 该理论的反驳：“权利滥用”与“欺诈”的区别。 43 理论基础 其他观点的反驳 “瑕疵专利”观点的反驳 该理论的含义：在现实中，有时会遇到被控侵权产品 或方法确实属于公知技术，但同时又落入到专利权保 护范围之中，当事人又没有提出撤销或无效请求的现 象，现有技术抗辩制度就是为了解决这一矛盾提出。 该理论的反驳： 瑕疵专利不当授权的纠正属于公权力的范畴，属 于无效制度的制度价值 由于专利侵权诉讼属于民事诉讼，相关诉讼理由 需要由当事人提出主张 44 理论基础 其他观点的反驳 “授权纠正”理论的反驳 该理论的含义：专利权人不能基于等同原则，将相对 于现有技术不具有新颖性或创造性从而本不应授予专 利权的技术方案重新纳入本专利的保护范围。 该理论的反驳： 上述观点对于等同后的技术方案进行可专利性判 断，将可专利性判断的权力赋予了审理侵权案件 的法院，在我国宪政体系下没有法律依据，并且 容易出现司法之间的法律适用冲突 对于瑕疵专利不当授权的纠正属于公权力的范畴， 属于无效制度的制度价值 45 结论与建议 现有技术抗辩制 度 理 论 基 础 适 用 范 围 现 有 技 术 对 比 方 式 对 比 标 准 现 有 设 计 抗 辩 法 律 适 用 与无效程 序的协调 规 范 抗 辩 制 度 优 化 无 效 制 度 协 调 机 制 46 适用范围 现有技术抗辩制度仅应适用于等同侵权： 从制度本质的角度 从专利确定性的角度 审理侵权诉讼的法院实质上得出了本专利应当 宣告无效的结论 现有技术 被控侵权 产品 权利要求 相 同 相 同 47 适用范围 现有技术抗辩制度仅应适用于等同侵权： 专利公信力的角度 专利虽然有效，但并不能得到保护 社会公众不知道在生产经营中应该避开该专利 还是自由使用该专利，这损害了专利的公信力 容易出现司法与行政之间的冲突 48 结论与建议 现有技术抗辩制 度 理 论 基 础 适 用 范 围 现 有 技 术 对 比 方 式 对 比 标 准 现 有 设 计 抗 辩 法 律 适 用 与无效程 序的协调 规 范 抗 辩 制 度 优 化 无 效 制 度 协 调 机 制 49 现有技术 现有技术抗辩中“现有技术”的认定： 现有技术抗辩制度仅适用于专利法意义 上的现有技术或者现有设计，不应当包括 抵触申请。 结合理解专利法第六十二条、第二十二 条以及第二十三条 50 结论与建议 现有技术抗辩制 度 理 论 基 础 适 用 范 围 现 有 技 术 对 比 方 式 对 比 标 准 现 有 设 计 抗 辩 法 律 适 用 与无效程 序的协调 规 范 抗 辩 制 度 优 化 无 效 制 度 协 调 机 制 51 对比方式 观点： 被控侵权产品与现有技术单独对比 52 对比方式 理由： 从解释论的角度 被控侵权人实施的技术或者设计属于现有技术或者 现有设计 从比较法的角度 从法理的角度（善意第三人可得利益保护） 从制度本质的角度 只要被控侵权人证明自己使用的技术属于现有技术， 被控侵权人就有权使用该技术的可得利益，从而应 当将被控侵权技术与现有技术进行对比。 从制度背景的角度 53 结论与建议 现有技术抗辩制 度 理 论 基 础 适 用 范 围 现 有 技 术 对 比 方 式 对 比 标 准 现 有 设 计 抗 辩 立 法 及 司 法 建 议 与无效程 序的协调 规 范 抗 辩 制 度 优 化 无 效 制 度 协 调 机 制 54 对比标准 观点：新颖性标准 55 对比标准 理由： （一）解释论 体系解释和逻辑解释：专利法第二十二、二十三 条中的“属于”应当与第六十二条中的“属于”含 义相同 文义解释：“属于”一词的含义是“归某一方面 或为某方所有”，从而专利法的含义是，被控侵权 人实施的技术归现有技术中的某一方面，亦即被控 侵权人实施的技术是现有技术中的某一技术方案。 56 对比标准 理由： （一）解释论 目的解释：“被控侵权人只能以其实施的技术或 者设计是现有技术或者现有设计为由进行抗辩，不 能以其他法定的能够宣告专利权无效的理由进行抗 辩”（《<专利法>第三次修改导读》） 57 对比标准 理由： （二）立法论 制度本质的要求——“善意第三人可得利 益保护”的角度 公信力与确定性的保证 资源优化配置的需要（审查经验、人力资 源以及案件处理能力） 司法实践的需要 58 对比标准 理由： （三）其他原因——新颖性的理解 《审查指南》所规定的新颖性，不仅包括“相同 内容的发明或者实用新型”，还包括： “简单的文字变换” 上位概念与下位概念 惯用手段的直接置换 数值范围 59 对比标准 其他观点的反驳： 十分接近或者明显相近似说的反驳 “十分接近”、“明显相似”的标准难以把握， 不同裁判者针对同样的情况很可能做出不同的判 断，从而使得社会公众和专利权人对于专利权的 效力缺乏可预见性 60 对比标准 等同标准说的反驳 不符合立法本义，“被控侵权人有证据证明其 实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计 ”是技术方案的对比，而非技术特征的对比，容 易导致“事后诸葛亮”的错误； 等同标准亦不符合善意第三人可得利益保护的 现有技术抗辩制度理论基础； 司法实践中对于等同标准的把握存在较大的差 异。 61 对比标准 创造性以及有限创造性说的反驳 从解释论的角度，使用体系解释、文义解释、 逻辑解释和目的解释的方法，对于修正后的专利 法第六十二条加以解释，可以得出，创造性标准 说以及有限的创造性标准说亦不符合修正后的专 利法第六十二条的规定； 从立法论的角度考虑到公信力与确定性的保证、 资源优化配置的要求以及司法实践的需要等诸多 方面考虑，可以得出，创造性标准说以及有限的 创造性标准说并不适合我国当前国情。 62 结论与建议 现有技术抗辩制 度 理 论 基 础 适 用 范 围 现 有 技 术 对 比 方 式 对 比 标 准 现 有 设 计 抗 辩 法 律 适 用 与无效程 序的协调 规 范 抗 辩 制 度 优 化 无 效 制 度 协 调 机 制 63 现有设计抗辩 专利法第二十三条的体系化解读 第一款排除了与现有设计相比整体视觉效果上实 质相同的外观设计； 第二款包含了两层含义：一是授予专利权的外观 设计与每一项现有设计单独对比具有明显区别； 二是允许将两项或者两项以上现有设计的特征组 合起来，判断申请获得专利权的外观设计与之相 比是否具有明显区别。 64 现有设计抗辩 理论基础：善意第三人可得利益保护 适用范围：等同侵权 对比方式：单独对比 对比标准：专利法第二十三条中的“属于”应 当与第六十二条中的“属于”含义相同，均指外 观设计专利申请归现有设计中的某一方面，亦即 外观设计专利申请是现有设计中的某一设计方案 。进一步结合制度本质、公信力以及确定性的保 证等方面，可以得知，修正后的专利法第六十二 条中所规定的“属于现有设计”，是指与现有设 计实质相同。 65 现有设计抗辩 “实质相同”的理解：参照《专利审查指南》的 相关规定 66 结论与建议 现有技术抗辩制 度 理 论 基 础 适 用 范 围 现 有 技 术 对 比 方 式 对 比 标 准 现 有 设 计 抗 辩 法 律 适 用 与无效程 序的协调 规 范 抗 辩 制 度 优 化 无 效 制 度 协 调 机 制 67 法律适用建议 依请求审理规则 抗辩理由的法定性规则 现有技术方案数量的限定性规则 适用范围的特定性规则 对比方式和对比标准的准确性规则 在具体对比方法明面，应当以涉案专利的权利 要求做为背景，针对被控侵权产品和现有技术的 具体技术方案抽取特征，使用被控侵权产品、现 有技术的具体技术方案进行对比。尤其应当注意 的是，不能将被控侵权产品进行功能上或者结构 上的抽象。 68 结论与建议 现有技术抗辩制 度 理 论 基 础 适 用 范 围 现 有 技 术 对 比 方 式 对 比 标 准 现 有 设 计 抗 辩 立 法 及 司 法 建 议 与无效程 序的协调 规 范 抗 辩 制 度 优 化 无 效 制 度 协 调 机 制 69 协调 规范现有技术抗辩制度 如果将现有技术抗辩制度适用在相同侵权中， 实质上代替无效制度 如果现有技术抗辩制度使用三者对比的方式， 必然会涉及到专利权效力的评价，从而干扰 无效制度的独立价值 如果现有技术抗辩制度的对比标准采用创造 性标准，会导致司法认定与司法认定之间冲 突，并且会导致司法认定与行政认定之间的 冲突 70 协调 优化无效制度 无效程序需要进一步提高效率，压缩审查周 期，以保障专利权的效力得到及时地认定， 从而保证专利侵权案件的及时审结； 应当通过人员交流、诉讼案例研讨等方式， 进一步加强行政与司法之间的标准一致性， 并且加强一审与二审之间的标准一致性。 71 协调 无效制度与现有技术抗辩制度之间的协调 建立现有技术抗辩制度与无效程序之间的沟 通渠道，有效地避免现有技术抗辩制度与无 效制度在法律适用上的冲突 72 回顾 5法律适用 4对比标准 3对比方式 2适用范围 1理论基础 66关关 系系 无效程序 现有技术抗辩制度、 现有设计抗辩制度 研究对象