-理论研究·科技创新专利反向运用策略及其风险评估袁真富(上海大学知识产权学院，上海200444) 摘要:专利反向运用策略是指一些企业出于特定的目的，采取一种特别的专利政策，比如否定放弃、搁置不用或免费开放专利等，来实现其商业目的。典型的专利反向运用策略包括文献公开策咯、泡沫专利策咯、故意搁置策咯、免费开放策咯和剩余市场策略等，在这些策咯运用过程中需要进行风险坪估，以控制其中的法律风险和商业风险。关键词:专利反向运用策略考虑风险坪估随着企业知识产权意识的觉醒和知识产权战略的实施，报》公开发明创造。如果依靠向其他刊物投稿发表，可能会追逐专利的取得、提升专利的品质、促成专利的实施已成为延迟公开的时间，这期间可能发生他人申请专利的风险。企业专利发展的趋势。在专利战略的开展中，有的企业出于1. 1. 3缩小被接触利用的范围特定的目的，采取了一种特别的专利政策，比如否定放弃、搁为缩/J飞所公开的发明创造被接触和利用的范围，应选择置不用或免费开放专利等，来实现其商业目的，此即专利反在发行面较窄、发行量较少的出版物上公开。从这个角度看，向运用策略。本文主要讨论其中的策略考虑与风险评估问题。在网上公开虽然迅捷便利，但容易被竞争对手检索到。文献公开的风险1 文献公开策略文献公开的风险问题文献公开的方法采用文献公开时，一定要慎重行事。否则:( 1 )如果把有些发明创造，没有必要取得独占权，或者为实现独占自己需要独占的发明创造公开了，将会让企业丧失独专其利将反而得不偿失，但万一被他人拿去获得专利权又会妨碍本的机会;(2)如果他人从公开的发明创造中，获得了竞争优企业实施时，可以将发明创造的内容进行公开，以破坏其新势，则反过来给自己制造了一个麻烦的竞争对手。颖性从而阻止其获得专利权，此种行为就是所谓的文献公开。文献公开的风险规避美国专利与商标局公报中有一专栏名为《防卫性公告>>，为了规避上述风险:专门干Ij登这类信息。美国IBM公司还自行出版《技术公报>>，( 1 )在决定公开发明创造时，要反复评估该发明创造对实施文献公开策略。据统计自1950年至今，IBM每月自自己的利弊得失，及其对他人可能带来的竞争优势。行出版技术公报，在技术公报中公开未申请专利的发明就有( 2)利用不丧失新颖性的例外规则。我国《专利法》第8000件以上。"24条规定"申请专利的发明创造在申请曰以前六个月内，有文献公开的目的，在于阻止竞争对手取得相关发明创造下列情形之一的，不丧失新颖性:(一)在中国政府主办或者的专利，从而消除自己的发展障碍。但此种策略的实施，需承认的国际展览会上首次展出的;(二)在规定的学术会议或要仔细衡量利弊得失，慎重决策。从策略上讲，文献公开需者技术会议上首次发表的;(三)他人未经申请人同意而泄露要注意以下几点:其内容的。"在上述三种情形下的发明创造公开，虽不影响本1. 1. 1毋须公开所有技术细节企业，但可以影响竞争对手提出专利申请的新颖性。在这段公开发明创造的内容肘，只要将其基本内容公开到足以时间内，本企业可以充分评价是否申请专利，这在新产品的破坏此后可能递交的专利申请的新颖性即可，毋须公开所有试生产尚未成功而竞争对手又有可能搞出相同的发明创造时，的细节。特别是该发明创造的关键内容，在满足破坏新颖性可予以采用。的前提下，仍然可以作为商业秘密加以维持。2泡沫专利策略1. 1. 2快速破坏新颖性的途径泡沫专利的应用为尽快破坏相关发明创造的新颖性，可在本企业的公开有的西方学者曾经夸张地说"要么拥有专利，要么迎接出版物或网站上公开发明创造，如IBM自己出版的《技术公44 中国高校科技与产业化.2009-10. 责任编辑薛娇E-mail:xuejílcut:
•RESEA RCH 死亡。"所以，圈占专利成为一些企业在商业竞争过程中的追效掉，从而浪费了资金又没有达到融资或提升形象等期望的求目标。但有的企业出于商业考虑，申请了大量的质量低劣的效果。专利。这些专利多半是无效的或者其权利要求过于宽泛，也即破坏自己的形象是所谓的问题专利(questionable patent)。这些问题专利就如果申请了非常多的泡沫专利，然后被别人通过无效或像泡沫一样，随时会被他人吹散，形成企业专利申请虚假繁荣其他方式揭露出来，反而可能严重损害自己的企业形象和声的局面，所以称之为可包沫专利"。为什么要申请泡沫专利呢?誉，尤其是降低了企业的信用，结果吓走了风险资本家。2. 1. 1为了思示研发实力成为反主要断的目标有的技术型企业，需要通过持续的专利申请活动来显示如果借助泡沫专利来设置竞争障碍或打击竞争对手，可源源不断的创新能力，这样做可能一方面是为了企业形象的能会被指控为触犯反垄断法，或者违反公平竞争的规则。需要，专利作为企业技术水平及研发实力的一种外在展示，综上所述，泡沫专利策略本身就是专利制度所不鼓励的越来越多地承载着企业的形象声誉;另一方面，更重要的可方式，大多属于专利滥用的范围，因此企业除非为了不伤害能是企业为了向投资人(比如股东)证明其业绩，或者企业其他竞争者的特定的目的，一般不宜采用。研发部门需要完成专利指标。如果没有足够的技术创新成果3故意搁置策略时，申请泡沫专利则是其现实的选择。故意搁置的原陈|为了获得谈判筹码专利取得与占有后，接下来的行动如果按照逻辑应是进在谈判桌上，专利可以是运筹帷喔与交互授权的筹码。行实施。事实上，大多数专利并没有真正得到利用，其中的在1993年微软公司只拥有24个专利，常常受制于IBM公司原因很多，比如技术不成熟难以实施，没有找到被许可人。不的软件授权问题，当授权合约谈不拢时，IBM就以超过1000过，有时技术非常先进成熟，甚至有人主动上门请求许可实个专利所形的专利布局来逼微软公司走上谈判桌。惨痛的教施，专利权人也未必愿意实施，而会故意采取专利搁置不用训迫使微软公司定下目标，要占有足够的专利数量来和其他的方式。公司进行交互授权。比如，在1960年销售静电复印机时，美国施乐公司已取为了设置竞争障碍得彩ED专利约60件，但施乐却未马上将彩色复印机商品化。泡沫专利的广泛存在，成为窒息公平竞争的杀手。如果分析起来，可能是先以普通复印机获得充分利润，以防万一竞争者不经泡沫专利权利人的许可，而选择在该泡沫专利不追随的企业挤入市场得不到高利润时，再用留一手的彩色复适当覆盖的领域，从事研究和开发，那么就会存在法律风险印机来重新获得高利润。一一被专利权人拖入花费巨大、耗时长久的诉讼中去。如果一般而言，在下列情况下，即使专利技术相当先进，也竞争者选择谈判以取得许可，并支付使用费，则后继创新和可以考虑采取专利搁置的策略:商业开发的成本，又会因为这些不合理的使用费而增加。3. 1. 1从竞争对于的角度看为了满足融资需要专利是否实施是因应市场竞争的需要，如果自己不实施专利已经成为融资的工具。风险资本之所以青睐拥有专专利，不增加技术优势和改进产品性能，竞争对手仍然不能利权的公司，是因为拥有专利权，就意昧着竞争优势，意昧对自己形成挑战地位，没有推出替代产品或升级产品，那么，着垄断利润，意昧着投资前景。为了筹集风险资本，企业需自己的专利可以暂时搁置不用。要展示它的专利组合(patent portfolios )，而泡沫专利的申从原有技术的角度看请，可以有效增加专利组合的数量或规模，显示出自己技术如果企业的原有技术尚有竞争力，或者原有技术的研发领先或实力强劲的形象。为了打击竞争对于费用尚未收回，或者原有技术创造的利润尚未达到预期，在近年来，一些企业故意申请泡沫专利，并借助其打压同没有外在竞争威胁的情况下，当然不会实施新的专利技术。业竞争者。比如在海关备案，阻止其产品出口;向法院提起从专利本身的角度看诉讼，消耗对方的财力、人力和注意力O如果专利实施后，会引起产品成本上升，并削弱产品竞争力，则可以考虑不实施专利。由于使用新的专利，就可能泡沫专利的风险需要围绕该专利更新机器设备、进行人员培训等等，在没有易被挑战为元效专利泡沫专利本身不具有稳定性，容易被他人无效或部分无现实竞争威胁的情形下，企业当然不愿意付出这些成本来使责任编辑薛娇E-mail:xuej!l 恻CHINESE UNIVERSITY TECHNOLOGY TRANSFER .2009-10. 45
-理论研究·科技创新用新技术。三人免费开放。本来可以有偿许可的专利，为何需要进行免从战略储备的角度看费开放昵?有的专利本身在申请或受让时，就不是为了实施，而是为了普及产品和技术作为一种战略储备，阻止他人利用而进入自己的市场，或者为了迅速让自己的产品或技术得到普及，有的专利权人用来交叉许可以消除专利危机。这些专利一开始注定要被搁会实行免费开放政策，其目的在于抢占市场份额，进而形成置不用。事实上的技术标准，一旦目的得逞，免费开放的政策就会改变为有偿开放政策。当然，有时专利权人是通过这种普及产故意搁置的风险品或技术的免费开放政策，左右产品或技术发展的方向，进构成垄断或不正当竞争的风险而在后续开发中实现商业目的。单纯的搁置专利不用，不太可能构成垄断行为或不正当为了搭售相关的产品竞争行为。但是，如果在搁置专利不用的同时，还有其他不有的产品不是孤立的使用，于是有的专利权人通过免费适当的反竞争行为，则要注意防止受到反垄断或不正当竞争开放其专利，来搭售与其专利产品相配套的其他产品。的起诉。在1991年的Alling公司与环球制造公司一案中，环为了控制产品使用者球制造公司购买了Alling公司的新产品专利，但环球公司并美国一家生物公司在发明转基因大豆的最初几年里，曾没有使用这种新型专利，而是继续使用老技术生产其传统产一度打着"利用先进的生物科技，帮助贫穷国家发展粮食生品，购买的专利技术被放置一边长达数年。同时，环球制造产"的旗号，免费向南美发放转基因大豆种子。而当这些国公司向其竞争者施加压力，如果它们开发出新的生产技术或家的农民已经习惯于播种转基因大豆时，美国生物公司却要新产品，环球公司就会把购买回来的专利技术投入生产。最收取"产权税"。这时大家才发现，凡播种过转基因大豆的土终，环球制造公司因为触犯反垄断法被判罚款亿美元。地已无法再重新播种传统的大豆作物。美国生物公司所设下我国《反垄断法》已经出台，因此，如果自己搁置专利不用，同时还滥用专利地位，影响同业竞争，则很可能触犯的免费专利陷阱，目的在于最终控制消费者。《反垄断法》的规定。此外，即使不构成垄断行为，也可能因免费开放的风险其限制竞争的行为而构成不正当竞争，受到《反不正当竞争专利授权的免费开放本身是受到其他企业欢迎的。但是，法》的约束。如果对免费开放政策所附带的目的不正当，比如，一面免费强制许可的风阶开放专利授权，一面附加搭售产品的条件时，贝IJ可能受到不搁置专利不用，还要预防强制许可的问题。在符合一定条正当竞争的指控。件和程序的情况下，包括TRIPS在内的国际条约允许成员国批特别要注意的是，如果企业免费开放专利授权后，不要准专利的强制许可，不过，发展中国家似乎很少利用强制许可中途突然实行有偿授权的政策，而应当给予免费使用者合理的规则，而具有讽刺意昧的是，反倒是发达国家为了许多目的时间适应或者做好准备，最好在专利免费开放之初就说明的，例如美国为了反垄断，成为强制许可最积极的使用者。免费使用的期限。否则，其他企业可能指责你"请君入瓮我国《专利法》第48条规定有下列情形之一的，国别有用心，并可能控告你违反免费开放的授权协议。务院专利行政部门根据具备实施条件的单位或者个人的申请，由于免费开放的主动权掌握在专利权人手中，因此对免可以给予实施发明专利或者实用新型专利的强制许可(一)费使用者而言，意昧着更多的风险。如果免费使用者对专利专利权人自专利权被授予之曰起满三年，且自提出专利申请权人的专利使用形成了依赖，而事后专利免费开放又终止了，之曰起满四年，无正当理由未实施或者未充分实施其专利的此时免费使用者将面临成本的提高或利润的减少。例如，微(二)专利权人行使专利权的行为被依法认定为垄断行为，为软将针对原来可以免费使用的FAT文件系统收取每件美消除或者减少该行为对竞争产生的不利影响的。"尽管我国针元的授权费用，对厂商还要收取25万美元的协议费用。这意对专利几乎没有发放过强制许可证，但强制许可仍然是悬在味着国内IT厂商们要在新增利润中拿出一份缴纳给微软。专利搁置策略上的一把利刃，随时都需要提防和警醒。5剩余市场策略4免费开放策略免费开放的政策专利剩余市场的识别有的企业会把自己的专利在不放弃权利的前提下，向第剩余市场策略也是一个反其道而行之的方式，它是指利46 中国高校科技与产业化.2009-10. 责任编辑薛娇E-mail:xuejílcut:
-RESEA RCH 用他人专利技术获得法律保护的地域限制，在其没有申请专的剩余市场策略。以此类推，在运用剩余市场策略时，要注利的国家或地区，实施相同的技术方案，获得市场利益。这意他人利用国际优先权，延迟在某些国家的专利申请的可能里没有申请专利的国家或地区"就是所谓的剩余市场。我性，从而避免发生侵权利用的情形。国企业，尤其是中小企业，透过剩余市场策略，完全可以利恶性竞争的问题用其他企业在中国或者自己目标市场内不享有专利权的技术，由于在剩余市场没有专利的保护和限制，一旦企业进入而无需去提出耗时长久、费用高昂的专利无效行政程序与法这个市场，而且前景良好，可能会招来其他企业的市场进入，律诉讼。并发生恶性的价格竞争，而自己由于无专利保护，也不能有前些年，在很多国际大企业看来，中国虽然很有潜力，效制止。此时，需要企业采取品牌战略或改进专利的方式，来但其并不一定在专利布局上完全采取与在欧美一样的政策。保护自己的市场利益。根据调查，英特尔公司在美国和中国的专利申请的比例是技术秘需的限制10. 1 ( 2002年为)，IBM公司在美国和中国的有的专利技术之外还有商业秘密保护，单纯依靠其专利专利申请比例是( 2002年在美国有3000多件专利申申请文件难以有效地实施或达到较好的技术效果。所以，依请)，似乎对在中国收取专利使用费，信心不足。惠普公司照他人在一国公布的专利申请文件，在剩余市场进行产业化在美国和中国的专利申请的比例是，佳能公司这一比实施，如果不进行技术改进或后续开发，可能无法生产出质例是。那么，这些跨国公司在中国与美国之间的专利数量合格、消费者满意的产品。量差距，就为中国企业在国内使用相关技术，提供了潜在机从属关系的牵制会与可能性。中国企业可以通过检索中国和美国的专利文他人的技术在剩余市场没有获得专利，但该技术的实施献，在中国利用这些企业在美国申请专利但未在中国申请专需要依赖其他技术(即存在从属关系)，而其他技术在剩余市利的技术。场却拥有专利权。这时，一旦实施该未专利化的技术，则可要运用剩余市场策略，必须在前期透过同族专利检索等能会侵犯到其他技术的专利权。渠道，来发现专利权人没有申请专利的国家或地区，即追踪其他专利的牵绊他人的专利技术，进行全球检索，发现该罔一技术方案没有一件产品，特别是技术复杂的产品，可能需要多件专利申请或没有获得专利权的国家或地区。然后，评估该专利技的配合，才能生产。因此，在剩余市场没有取得专利的一项术在剩余市场是否具有市场前景，比如该技术产品在剩余市或几项技术，可能无法孤立地运用，必须结合其他在当地享场的需求规模、罔类产品市场竞争状况等。有专利权的技术才能有效地发挥作用。此时，在剩余市场利用他人的技术就会遇到一些困难。因剩余市场策略的风险国际优先权的限制国际优先权是巴黎公约的基本原则之一。就专利而言，参考文献:所谓国际优先权，是指申请人自发明或者实用新型在一国第一次提出专利申请之日起12个月内，或者自外观设计在一国且]于涛.国外企业知识产权管理模式分析[J]电子知识产权，2003(6l: 第一次提出专利申请之日起6个月内，又在另一国就相同主18-22. 题提出专利申请的，可以享有优先权。即有权以其第一次提~J戚同文，邵洋，等.市场竞争与专利战略~J.武汉:华巾理工大学出申请的曰期作为后来提出申请的申请曰。这样，申请人不出版社，1995: 154-155; 37 仅可以排斥在其第一次申请以后就相同主题提出申请的其他ßJ王世尧，王世仁.专利的价值日J.智慧财产权管理季刊，2003-04(36) 人，而且判断其专利申请新颖性和创造性的时间标准也应以国]刘鉴强.转基因稻米13亿人主粮后的利益悬疑刷J.南方周末，第一次申请的时间为准。2004-12-09 (1-2) 在进行专利检索时，很可能检索出他人在国外已经公布5J王英.知识产权跨国公司埋下陷阱巾国企业该如何应对?刷]财经专利申请或获得专利授权，但在中国尚未公布专利申请或获时报，2005-09-08 得专利授权，这时就要警惕他人是不是在利用国际优先权，5J张玉I岗，同燕，顾伯兴，查志奇.外国大企业如何在巾国实现专利故意拖延在中国的专利申请，以免其故意观察中国市场，在价值?挥舞许可和诉讼树大利器的/OL].8004-06-22]. http! /www 优先权期间到期之前才在中国提出专利申请，从而断送自己s丰. cn/ si~旧/zscqb/ guancha/也 责任编辑薛娇E-mail:xuej!l 恻CHINESE UNIVERSITY TECHNOLOGY TRANSFER .2009’10. 47
