专利代理人——专利法律知识
考点总结
目录
第一章 专利申请程序 .........................................................................................................................................3
第一节 专利的申请和受理 .........................................................................................................................3
第二节 申请日和有限权日 .........................................................................................................................6
第三节 初步审查 .........................................................................................................................................7
第四节 发明专利的公布 .............................................................................................................................8
第五节 实质审查程序 .................................................................................................................................9
第六节 专利权的授予 ...............................................................................................................................13
第七节 专利权的终止 ...............................................................................................................................14
第八节 专利申请的撤回 ...........................................................................................................................15
第九节 保密审查 .......................................................................................................................................15
第十节 单一性与分案申请 .......................................................................................................................16
第十一节 优先权 .......................................................................................................................................18
第十二节 著录项目变更程序 ...................................................................................................................22
第十三节 关于港澳台专利申请的特别规定 ...........................................................................................24
第十四节 期限的计算、中止、恢复和延长 ...........................................................................................26
第十五节 费用 ...........................................................................................................................................33
第二章 专利申请文件 .......................................................................................................................................36
第一节 请求书 ...........................................................................................................................................36
第二节 委托书 ...........................................................................................................................................37
第三节 权利要求书 ...................................................................................................................................40
第四节 说明书 ...........................................................................................................................................43
第五节 申请文件的修改 ...........................................................................................................................47
第六节 外观设计的申请文件 ...................................................................................................................50
第三章 授予专利权的条件 ...............................................................................................................................53
第一节 专利法保护的客体 .......................................................................................................................53
第二节 新颖性 ...........................................................................................................................................55
第三节 不丧失新颖性的公开 ...................................................................................................................58
第四节 禁止重复授权 ...............................................................................................................................59
第五节 创造性 ...........................................................................................................................................60
第六节 实用性 ...........................................................................................................................................63
第七节 外观设计的授权条件 ...................................................................................................................64
第四章 专利的复审和无效 ...............................................................................................................................67
第一节 复审和无效程序中的基本制度 ...................................................................................................67
第二节 复审程序 .......................................................................................................................................71
第三节 无效程序 .......................................................................................................................................73
第五章 专利的复议与诉讼 ...............................................................................................................................81
第一节 专利的行政复议 ...........................................................................................................................81
第二节 专利行政执法办法 .......................................................................................................................83
第三节 诉前禁令和保全 ...........................................................................................................................85
第四节 专利侵权诉讼 ...............................................................................................................................86
第五节 实用新型检索报告和侵权诉讼的中止 .......................................................................................89
第六节 假冒专利和冒充专利 ...................................................................................................................91
第六章 PCT 国际申请 ......................................................................................................................................93
第一节 国际申请阶段 ...............................................................................................................................93
第二节 进入中国国家阶段 .......................................................................................................................97
第七章 专利文献 .............................................................................................................................................104
第一节 专利族和同族专利 .....................................................................................................................104
第二节 国别代码 .....................................................................................................................................104
第三节 著录项目代码 .............................................................................................................................105
第四节 专利分类 .....................................................................................................................................105
第五节 专利文献 .....................................................................................................................................106
第八章 其他 .....................................................................................................................................................110
第一节 专利权的许可 .............................................................................................................................110
第二节 专利权的转让 .............................................................................................................................111
第三节 专利权和申请权的归属 .............................................................................................................112
第四节 专利代理 .....................................................................................................................................112
第五节 专利标记 .....................................................................................................................................115
第六节 法律的修改 .................................................................................................................................115
第一章 专利申请程序
第一节 专利的申请和受理
一、专利申请的形式
1、申请和审批“形式一致”原则
(1)以书面形式提出申请并被受理——在审批程序中应当采用纸件形式
(2)以电子形式申请并被受理——在审批程序中应当采用电子文件形式
(3)违背“形式一致”的后果——视为未提交
2、视为未提交的申请形式
(1)口头、电话、实物等非书面形式
(2)电报、电传、传真、电子邮件等通讯手段
二、专利申请的文字和书写
1、审查的依据
(1)中文专利申请文本
(2)外文申请文本,不具有法律效力
2、中文
(1)汉字,以中国文字改革委员会于 1964 年公布的简化字为准
(2)异体字、繁体字、非规范简化字——专利局予以改正或者通知申请人补正
3、外文翻译
(1)外文申请文件应当翻译成中文
(2)提交的外文证明文件、证据资料应当附具中文题录译文
(3)期满未提交译文的,视为未提交
4、书写方式
(1)单面、纵向使用纸张
(2)自左至右横向书写,不得分栏书写
(3)一份文件不得涉及两件以上专利申请
(4)一页纸不不得包含两种以上文件
5、书写规则
(1)只能打字或印刷——请求书、权利要求书、说明书、说明书摘要以及说明书附图和摘要附图中文字部
分
(2)手工书写
①数学式和化学式(安装制图方式)、其他文件
①字体应当工整,不得涂改
6、字体
(1)宋体、仿宋体或者楷体,不得使用草体或者其他字体
(2)子高( 毫米至 毫米)、行距( 毫米至 毫米)
(3)字体颜色应当为黑色
7、页码
(1)各种文件应当分别用阿拉伯数字顺序编写页码
(2)页码应当置于每页下部页边的上沿,并左右居中
三、证明文件
1、证明文件的种类——非职务发明证明、国籍证明、经常居所证明、总部所在地或经常营业所所在地证明、
申请人资格证明、优先权证明(在先申请文件副本)、优先权转让证明、生完材料样品保藏证明、申请人
(或专利权人)名称变更或者权利转移证明、文件寄发日期证明
2、证明文件的制作——由有关主管部门出具或者由当事人签订
3、证明文件的提供
(1)提供正本
(2)证明文件时复印件的,应当经公证或者由主管部门加盖公章予以确认
四、专利申请文件份数
1、专利申请文件应当一式两份
(1)发明(或实用新型)专利申请的请求书、说明书、说明书附图、权利要求书、说明书摘要、摘要附图
(2)外观设计专利申请的请求书、图片或者照片
(3)原本或副本各一份,内容不同的以原本为准
2、其他文件一份——专利代理委托书、实质审查请求书、著录项目变更申报书、转让合同
五、专利申请的受理点
1、专利局受理处——专利申请及其他有关文件
2、专利代办处
(1)仅受理专利申请
(2)不受理涉外申请、分案申请、要求国内优先权的申请和申请日之后提交的其他文件
六、专利申请的受理
1、受理条件
(1)请求书——专利的类别明确、写明申请人姓名或者名称、地址
(2)发明专利申请文件——说明书和权力要求书
(3)实用新型专利申请文件——说明书、说明书附图和权力要求书
(4)外观设计专利申请文件——图片或者照片
(5)申请文件时实用中文打字或者印刷,清晰可辨
(6)申请人是外国人、外国企业或者外国其他组织的,符合强制代理
(7)申请人是香港、澳门或者台湾地区的个人、企业或者其他组织的,符合强制代理
2、不受理的情形
(1)请求书缺陷——专利的类别、申请人姓名或者名称、地址不明确
(2)发明专利申请文件不齐全
(3)实用新型专利申请文件不齐全
(4)外观设计专利申请文件不齐全
(5)申请文件没有实用中文打字或者印刷或者无法辨认内容
(6)外国申请人因国籍或者居所原因,不具有提出申请的资格
(7)应当代理而没有代理
(8)直接从外国项专利局邮寄
(9)直接从港澳台向专利局邮寄
(10)分案申请改变申请类别
(11)未使用中文
七、专利申请文档
1、文档的组成——在申请和有效期内形成的各种文件,包括案卷和电子文档
2、文档的作用
(1)作为原始记录保存起来以备查考
(2)专利局进行审批和作出各种结论的依据
3、文档的法律效力——对专利审批、复审、无效宣告等法律程序和涉及由权利归属纠纷的结果引起的相关
程序的真实记录
4、文档的查阅和复制
文档名称 查阅和复制的请求 查阅和复制的内容
公布前的发明专利申请
授权公告前的实用新型和外
观设计专利申请
请求人仅限于案
件申请人及其代
理人和当事人
(1)申请文件
(2)与申请直接有关的手续文件
(3)在初审中向申请人发出的通知
书和决定书、申请人对通知书的答复
意见正文
尚未审结的复审和无效案件
专 利 局
(或者复
审委)负
有保密责
任 请求人仅限于案
件的当事人
进入当前审查程序以前的内容
视为未提出、不予受理、主
动撤回、视为撤回的复审和
无效案件
请求人仅限于案件当事人 进入当前审查程序以前的内容
公布后的发明专利申请
内容仅限于到公布日为止:
(1)申请文件
(2)与申请直接有关的手续文件
(3)公布文件
(4)在初审中向申请人发出的通知
书和决定书、申请人对通知书的答复
意见正文
授权公告的发明专利申请
授权后的实用新型和外观设
计专利申请
已经审结的复审案件和无效
宣告案件
任何人都可以请求
(1)申请文件
(2)与申请直接有关的手续文件
(3)发明专利申请公布文件
(4)授权公告文件
(5)在各已审结的程序(包括初步
审查、实质审查、复审和无效宣告等)
中专利局、复审委向申请人或者有关
当事人发出的通知书和决定书的正
文、申请人或者有关当事人对通知书
的答复意见正文
专利局和复审委要求当事人
提供的文件
原则允许查阅和复制
可能存在损害当事人合法权益,或者
涉及个人隐私或者商业秘密的,不允
许查阅和复制
涉及国家利益的文件
因专利局、复审委的内部业
务及管理需要而在案卷中留
存的文件
不予查阅和复制 无
5、查阅和复制程序
(1)请求人提出书面请求并缴纳规定费用
(2)工作人员与请求人约定查阅时间并发出查阅通知书
(3)查阅人凭查阅通知书到指定地点查阅文件,对文件进行复制
(4)工作人员重新整理,并将请求阅档的证明原件和证件复印件存入案卷
6、案卷的保持期限
结案案卷种类 保持期限 期限起算日
未授权结案 不予受理 1 年
不受理通知书发出之
日
视为放弃
主动撤回
驳回
3 年
视为撤回
主动放弃
未缴年费终止
期限届满
授权后结案
宣告全部无效
5 年
结案日
备注:有分案申请的原申请的案卷的保持期从最后结案的分案的结案日起算
7、专利公报(《审查指南》第五部分第八章)——不予公布的内容
(1)初审中被驳回、被视为撤回、申请主动撤回和确定保密的发明专利申请
(2)中止请求
(3)发明的复审决定
八、专利公报的内容主要包括
(1)专利申请中记载的著录事项
(2)发明或者使用信息说明书的摘要、外观设计的图片或者照片及其简要说明
(3)发明专利申请的是在审查请求和国务院专利新增部门对发明专利申请自行进行是在审查的决定
(4)保密专利的解密
(5)发明专利申请公布后的驳回、撤回和视为撤回
(6)专利权的授予、无效宣告、终止
(7)专利申请权、专利权的转移
(8)专利实施许可合同的备案
(9)专利权的质押、保全及其解除
(10)专利实施的潜质许可的给予
(11)专利申请或者专利权的恢复
(12)专利权人的姓名或者名称、地址的变更
(13)对地址不明的当事人的通知
(14)国务院专利行政部门作出的更正
发明或者使用信息的说明书及其附图、权利要求书由国务院专利行政部门另行全文出版
第二节 申请日和有限权日
一、先申请原则
1、申请先后的判断标准是以日期为准而不是以时刻为准。
2、先后申请的先申请原则:两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利额,专利权授予最先申请的
人。
3、同时申请的协商原则:两个以上的申请人在同一日分别就同样的发明创造申请专利的,应当在收到国务
院专利行政部门的通知后自行协商确定申请人;协商不成的,驳回所有申请。
二、申请日的确定
(《专利法》第 28 条、《专利法实施细则》第 13、41、43、100 条,《审查指南》第五部分第三章“申请日
的确定和更正”)
面交国家知识产权局或者代办处
邮戳不清晰并且当事人不能证明寄出日
通过速递公司递交的申请
“收到日”
邮寄或者递交到非受理部门的申请
邮寄申请文件并且邮戳清晰
“寄出日”
邮寄申请文件,邮戳不清晰,但是当事人能够证明寄出日
保留申请日 分案申请
视为申请日 安装专利合作条约已确定国际申请日并指定中国的国际申请
三、申请日的更正
1、申请人可以轻轻专利局更正申请日
2、更正轻轻应当符合下列规定
(1)提出时间——在递交专利申请文件之日起两个月内或者申请人收到受理通知书一个月内
(2)附由收寄专利申请文件的邮局出具的寄出日期的有效证明(证明中注明的寄出挂号号码与请求书中记
录的挂号号码一致)
四、期限的计算起点
(《专利法》第 42 条;《专利法实施细则》第 10、92 条)
从申请日计算的期限 从优先权日计算的期限
专利权的保护期限(发明 20 年,实用新型和外
观设计 10 年)
提出是在审查要求和缴纳实质审查费的期限
申请费、优先权要求费、申请附加费和发明专
利申请公布印刷非的缴纳期限
发明专利申请早期公布的起算日
判断现有计算的时间分界点不丧失新颖性的
宽限期期限缴纳年费的起算点
生物材料提交保藏单位保藏的期限
第三节 初步审查
一、初审范围
明显实质性缺陷
初审范围
发明 实用新型 外观设计
是否明晰属于违法国家法律、社会公德或者妨害公共利益等客体(《专利法》第 5 条)
是否明晰不符合《专利法实施细则》第 2 条的定义
外国人是否具有专利申请资格(《专利法》第 18 条)
外国人申请是否符合强制代理(《专利法》第 19 条第 1 款)
是否明显不符合单一性要求(《专利法》第 31 条)
文件的修改是否明显超范围(《专利法》第 33 条)
是否明显属于不授予专利权的客体(《专利法》第 25 条)
是否明显不符合说明书撰写的形式要
求(《专利法实施细则》第 18 条)
是否明显不符合说明书(附图)和权利
要求书的撰写要求(《专利法实施细则》
第 18~23 条)
是否明显不符合权利要求书撰写的形
式要求(《专利法实施细则》第 20 条)
是否明显不符合说明书充分公开的要求
(《专利法》第 26 条第 3 款)
是否明显不符合说明书支持权利要求
(《专利法》第 26 条第 4 款)
无
分案申请是否明显超出母案的范围(《专利法实施细
则》第 43 条第 1 款)
(1)发明或者实
用新型——请求
书、说明书及其
摘要和权力要求
书等文件
(2)外观设计
——请求书、图
片或者照片等文
件
(3)文件的撰写
是否符合规定格
式(《专利法》
第 26 和第 27 条、
《专利法实施细
则》第 44 条)
(4)费用的缴纳
(《专利法实施
细 则 》 第 90 、
无
明显属于重复授权(《专利法实施细则》第 13 条第
1 款)
92、93、97 条) 依照先申请原则不能取得专利权(《专利法》第 9 条)
二、初审原则
1、保密原则
2、书面审查原则
(1)以申请人提交的书面文件为审查基础
(2)审查意见、补正通知和审查结果——以书面形式通知申请人
(3)原则上不进行会晤
3、听证原则——至少给申请人一次陈述意见和/或修改申请文件的机会
4、程序节约原则
(1)全面审查——尽可能在一次补正通知书中指出全部缺陷
(2)仅指出不可能通过补正克服的实质性缺陷
三、初审程序
发明专利 实用新型专利 外观设计专利
符合法和西藏的规定
且不存在明显实质性
缺陷
不补正就符合初审要
求
初步审查合格,指明
公布依据的申请文本,
进入公布程序
经过补正符合初步审
查要求
授 予 专 利 授 权 通 知
(经初审没有发现驳
回理由)
经过补正符合初审要
求
可以通过补正克服的
缺陷
申请文件的补正
两次补正机会
实质性缺陷明显存在
并影响公布
明显实质性缺陷的处
理
不可能通过补正方式
克服的明显实质性缺
陷——以审查意见通
知书形式指定答复期
限
不可能通过补正方式
克服的明显实质性缺
陷——以审查意见通
知书形式指定答复期
限
不可能通过补正方式
克服的明显实质性缺
陷——以审查意见通
知书形式指定答复期
限
补正书和相应修改文件替换页
(1)申请文件的修改替换页一式两份,其他文件提交一份
(2)按照补正通知书的要求进行修改并不得超范围
申请人可以提出延长期限请求和恢复权利请求
通知的答复
期满未答复——视为撤回或者其他通知书
明显实质性缺陷经申请人陈述意见或者修改后没有消除申请的驳回
形式缺陷经过两次补正后没有消除
复审的前置审查 前置审查和合议审查
第四节 发明专利的公布
一、提前公开声明
(《专利法实施细则》第 46 条)
1、指适用于发明专利申请
2、不能负有任何条件
3、提前公开的程序
(1)不符合规定——视为未提出
(2)符合规定的,在专利申请初步审查合格后立即进入公报编辑
(3)进入公报编辑后,申请人撤销提前公开的要求视为未提出,申请文件照常公开
二、发明专利申请的公报
(《专利法》第 34 条;《专利法实施细则》第 89 条)
正常公布 经初审合格,自申请日(有优先权的,为优先权日)起满 15
个月进行公布准备,并于 18 个月期满时公布
提前公布 自初审合格之日起进行公布准备,并及时公布
公布
延迟公布 自申请日(有优先权的,为优先权日)起满 15 个月,因各种
原因初审尚未合格
不公布的内容 在初审程序中驳回、视撤、主动撤回和保密的发明专利申请
著录事项——国际专利分类号、申请号、公开号(出版号)、公开日、申请
日、优先权事项、申请人事项、发明人事项、专利代理事项、发明名称
公布内容
摘要、摘要附图
第五节 实质审查程序
一、实质审查请求
1、提出请求的时间
(1)在自申请日(有优先权的,指优先权日)起 3 年内提出,并缴纳实审费
(2)同时提交在申请日(有优先权的,指优先权日)前与其发明有关的参考资料
2、审查和处理
(1)届满通知——在期限届满前 3 个月,申请人尚未提出实审请求
(2)视为撤回——未在期限内提交实审请求书或者缴纳实审费
(3)视为未提出——实审请求书形式不合格
(4)进入通知——实审请求合格
二、实质审查程序
1、基本原则
(1)请求原则——根据申请人依法正式呈请审查的申请文件进行审查
(2)听证原则——至少一次陈述意见
(3)程序节约原则
①在第一场审查意见通知书中,将申请不符合规定的所有问题通知申请人
①不得以节约程序为理由而违法请求原则和听证原则
2、程序的启动——依申请/依职权
3、审查的顺序
(1)一般原则——先后顺序
(2)特殊处理
①对国家利益或者公共利益具有重大意义的申请,由申请人或者其主管部门提出请求,经专利局局长批准后
——优先审查和处理
①专利局自行启动实质审查的专利申请——优先处理
①保留原申请日的分案申请——与原申请一起审查
4、审查文本
(1)首次审查的文本
①原始申请文件
①应初审部门要求补正后的文本
①申请人主动修改的文本(无论是否超范围)
①多次主动修改——最后一次提交的申请文件
注意:在规定以外的时间对申请文件基线主动修改,一般不予接受;如果申请人进行的主动修改消除了原
申请文件存在的缺陷,没有超范围,在此基础上进行审查有利于节约审查程序,可以接受修改的申请文件
作为审查文本。
(2)修改文本(或者替换页)
5、发明专利申请再授予专利权之前必须进行检索
6、公众意见
(1)时间——在审查员发出授予专利权通知书之前
(2)作用——供审查员参考
(3)不必通知公众
7、会晤
(1)举行会晤的条件
①审查员已发出第一次审查意见通知书
①申请人在答复审查意见通知书的同时或者之后,提出了会晤要求(或者审查员根据案情的需要项申请人发
出了约请)
(2)预先约定
①会晤日期确定后一般不得变动
①必须变动的应当提前通知对方
(3)会晤地点
①专利局指定的地点
①申请人无正当理由不参加会晤,审查员可以不再安排,而通过书面方式审查
(4)参加人
①审查员主持
①申请人委托了专利代理机构——代理人必须参加
①申请人没有委托代理机构——申请人应当参加
①申请人的指定或委托发明人参加
①参加会晤的申请人或代理人等的总数,一般不得超过两名
(5)记录
①会晤记录不能代替申请的正式书面答复或者修改
①申请人必须重新提交正式的修改文件,审查员不能代为修改
①没有取得一致意见,审查工作通过书面方式继续进行
(6)会晤的中止——申请人提出了新的文件,而会晤前审查员没有收到
(7)会晤对答复期限的影响
①原定答复期限继续存在——不因为会晤而改变,或者视情况延长一个月
①原定答复期限不存在——另行指定
8、电话讨论——仅适用于解决次要的且不会引起误解的形式方面的缺陷
9、取证
(1)由申请人决定是否提供证据来支持主张
(2)申请人提供的证据可以是书面文件或者事物模型
10、现场调查
(1)由申请人提出要求
(2)由负责审查申请的实审部的部长批准
(3)费用由专利局承担
三、审查意见通知书
1、第一次审查意见通知书的发出
(1)一般要经过检索
(2)可以不进行检索的情形——针对申请的全部主题
①属于《专利法》第 5 条或者第 25 条规定的不授予专利权的范围
①不具备实用性
①不符合发明专利的定义
①说明书和权利要求书的公开不充分
2、继续审查的处理
(1)以申请人正式提交的书面修改文件为依据
(2)在符合听证原则的前提下,驳回申请
(3)经过修改或者陈述意见后符合规定,授予发明专利权
3、再次发出审查意见通知书的情况
(1)发现与申请的主题更加相关的对比文件,需要对权利要求进行重新评价
(2)在前一阶段的审查中,审查员未对某项或者某几项权利要求提出审查意见,经继续审查后,发现其中
有不符合规定
(3)经申请人陈述意见和/或进行修改后,审查员认为有必要提出新的审查意见
(4)修改后的申请有可能被授予专利权,但仍存在缺陷
(5)审查员拟驳回申请,但在此前的审查意见通知书中未向申请人明确指出驳回依据的事实、理由或证据
4、通知书的送达
(1)邮寄
①推定收到日——自发文日起满 15 日
①实际收到日——当事人提供证据,证明实际收到日再推定收到日之后
(2)直接送交
①交付日——通知书注明的发文日
①推定收到日——自交付日起满 15 日
(3)公告送达
①专利局发出的通知书被退回,且因送交地址不清或者存在其他原因无法再次邮寄
①推定以专利公报上公告之日起满 1 个月为送达日
(4)电子方式送达——针对电子形式提交的专利申请
5、通知书的收件人
情况 收件人
当事人已委托代理机构
(1)代理机构制定的专利代理人
(2)专利代理人有两个的,收件人为两名专
利代理人
请求书填写联系人 请求书填写的联系人
请求书中未填写联系人 当事人
两个当事人,且请求书声
明指定非第一署名当事人
未代表人
代表人
当事人未委托
代理机构
其余 第一署名当事人
当事人无民事行为能力 法定监护人或者法定代理人
6、通知书的签署
(1)由负责审查的审查员盖章
(2)由实习审查员和负责指导的审查员共同盖章
7、答复期限
(1)答复第一次审查意见通知书的期限为 4 个月
(2)再次审查意见通知书指定的答复期限为 2 个月
8、查询
(1)查询部门——专利局发文部门
(2)查询手续——由发文部门通过当地邮局查询收件人所在邮政部门
(3)查询结果
①未送达的责任在专利局或者邮局——按照新的发文日重新发出通知书
①未送达的责任在收件人一方——根据当事人的请求重新发出,但不变更发文日
(4)查询时效为 10 个月,自发文日起计算
四、驳回决定
1、程序条件
(1)给申请人至少一次针对事实、理由和依据的陈述意见或者修改申请文件的机会
(2)一般在第二次审查意见通知书之后作出
2、驳回理由(《专利法实施细则》第 53 条)——实质审查的范围
(1)申请主题违法国家法律、社会公德或者妨害公共利益
(2)申请主题属于不授予发明专利权的客体
(3)申请专利的发明不具备新颖性、创造性和实用性
(4)说明书没有充分公开
(5)权利要求书没有以说明书为依据
(6)专利申请不符合单一性的规定
(7)违法“先申请原则”
(8)违法“一发明创造、一专利”
(9)权利要求书不清楚、不简要
(10)独立权利要求缺少解决技术问题的必要技术特征
(11)申请的修改超范围
(12)分案的申请超范围
五、授予专利权的通知书
1、发出条件
(1)经实审没有发现驳回理由
(2)在作出授予专利权的决定之前
2、审查员依职权的修改
(1)说明书
①修改明显不适当的发明名称和/或发明所属技术领域
①改正错别字、错误的符合、标记等
①修改明显不规范的用语
①增补说明书各部分所遗漏的标题
①删除附图中不必要的文字说明
(2)权利要求书
①改正错别字、错误的标点符合、错误的附图标记、附图标记增加括号
①可能引起保护范围变化的修改,不属于依职权修改的范围
(3)摘要——不适当的内容及明显的错误
3、授权文本——经申请人以书面形式最后确认的文本
六、实质审查程序的终止
1、审查员作出驳回决定且生效
2、发出授予专利权的通知书
3、申请人主动撤回申请
4、申请被视为撤回
第六节 专利权的授予
一、专利权授予的程序
1、专利局发出授予专利权通知书
2、申请人办理登记手续
(1)在收到授予专利权通知书之日起 2 个月内办理登记手续
(2)同时交纳专利登记费、授权当年的年费、公告印刷费、专利证书印花税和年度申请维持费
3、专利局办法专利证书,并同时予以登记和公告,专利权自公告之日起生效
4、视为放弃专利权
(1)申请人在规定期限内未办理登记手续,专利局在办理登记手续期满 1 个月后,发出视为放弃专利权通
知书
(2)自视为放弃专利权通知书发出之日起 4 个月,无法恢复权利——将专利申请文档转入失效文档库,在
专利公布上公告发明专利申请视为放弃取得专利权
注意:一个时间点是“期限届满之日”,一个是“发出之日”。
二、专利证书
证书首页
发明和实用新型的专利说明书
外观设计专利单行本
国家知识产权局印记、局长签字和授权公告日
证书的构成
著录事项
专利证书号(顺序号)、发明创造名称、专利号(即申请号)、专利申请日、
发明人或者设计人姓名、专利权人姓名或者名称
共同权利人的请求
对同一专利权颁发的副本数目不能超过共同权利人的总数
专利权没有终止
颁发条件
缴纳副本费和印花税
“副本”字样
证书副本
副本的格
式 与专利证书正本格式、内容应当一致
专利权经过调解或者判决归还请求人,并发生法律效力更换的情
况 专利证书损坏
专利权终止不予更换
的情况 因专利权的转移、专利权人更名发生专利权人姓名或者名称变更
依当事人请求启动
交回原专利证书,并缴纳手续费
原证书记载“已更换”字样后存入专利申请案卷
证书的更换
更换的程
序
更换的证书应当与原专利证书的格式、内容一致
证书打印错误 依专利权人请求更正
非因专利局原因造成专利证书遗失——不予补发
专利证书仅仅向权利人出具,用于证明权利初始状态,所以专利权发生转移时,专利局不向新专利权人或
者新增专利权人颁发副本
三、专利登记薄
建立时间 授予专利权之时
专利局依
职权登记
专利权的授予、无效宣告、终止、恢复、质押、保全及其解除,专利权实施
许可合同的备案和专利实施的强制许可
登记的内容
专利局依
申请登记
专利申请权、专利权的转移;专利权人姓名或者名称、国籍、地址的变更
登记的生效 在专利登记薄中记载,并制作专利登记薄副本,按照规定格式打印,加盖证件专用章
授予专利
权之时
专利登记薄与专利证书记载的内容是一致的,两者在法律上具有同等效力专利登记薄的
效力
专利权授
予之后
专利的法律状态变更仅在专利登记薄上记载,以专利登记薄上记载的法律状
态为准
制作依据 专利登记薄
制作时间 授权公告后
制作条件 任何人提交请求书并缴纳费
制作方法 副本加盖证件专用章
登记薄副本
专利登记薄是任何人都可以得到的有关专利权状态的证据,加盖专用章之后,就成为国家
机关依职权制作的公文书证,其证明力一般大于其他证书
第七节 专利权的终止
一、专利权期满终止
1、自申请日起算,不以优先权日计算
2、发明专利期限为 20 年,实用新型和外观设计专利期限为 10 年
二、专利权因年费的终止
1、缴纳时间
(1)在前一年度期满前 1 个月内预缴下一年度的年费
(2)专利年度从申请日起算
2、补缴时间
(1)在年费期满之日起 6 个月内补缴年费
(2)补缴时间不足 1 个月时,不缴纳滞纳金
(3)补缴时间超过 1 个月,缴纳相应的滞纳金(滞纳金详见《费用》总结)
3、终止
(1)终止的原因——年费或者滞纳金在滞纳期届满前,未缴纳或者未缴足
(2)自滞纳期满之日起 2 个月发出专利权终止通知书
(3)自终止通知书发出 4 个月后在专利公报上公告
(4)专利权终止日应当是上一年度期限届满日
4、恢复
(1)补缴年费
(2)缴纳或者补足全额年费 25%的滞纳金
三、专利权人放弃专利权
放弃时间 授予专利权之后,随时都可以放弃
(1)专利权人提交放弃专利权声明,并附具全体专利权人签字或者盖章同意放弃的证明
(2)专利权人提交由权利专利权人签字或者盖章的放弃专利权声明
放弃方式
(3)委托专利代理机构的,由专利代理机构办理,并附具全体申请人签字或者盖章的同
意放弃声明
放弃声明不得
要求撤销
在专利权非真正拥有人恶意要求放弃专利权后,专利权真正拥有人(应当提供生效的法律
文书来证明)可要求撤销放弃声明
放弃不得附有条件
只能放弃一件专利的全部
生效日 手续合格通知书的发文日
注意:专利权在期限届满前终止的,由国务院专利行政部门登记和公告
第八节 专利申请的撤回
时间 授予专利权之前,随时可以提出
写明发明创造的名称、申请号和申请日
1、 撤回声明,附具全体申请人签字或者盖章的同意证明
2、 提交由全体申请人签字或者盖章的撤回专利申请声明
文件
委托代理机构——由代理机构办理,附具全体申请人签字或者盖章的同意证明
不得附有任何条件
条件 原则上不得要求撤销,在申请权非真正拥有恶意撤回专利申请后,申请权真正拥有人(应
当提交生效的法律文书来证明)可要求撤销
生效日为手续合格通知书的发文日
在申请进入公报编辑后提出撤回,文件照常公布,但审查程序终止
在专利公报上公告撤回专利申请的声明
第九节 保密审查
一、保密审查的范围
1、保密的范围:涉及国家安全或者国家重大利益
2、专利局保密审查的范围:涉及国家重大利益的发明申请
3、专利局受理,移送国防专利的范围:涉及国防方面的国家秘密的发明申请
4、国防专利机构的范围:涉及国防方面国家秘密的发明专利申请
二、保密请求的提出
1、专利局提出——审查员在进行分类时,径行挑选出来
2、申请人提出
(1)在提出专利申请的同时,在请求书上作出要求保密的表示
(2)在提出专利申请之后,专利局准备公布申请之前(即自申请日或者优先权日起 15 个月内)提出保密
请求
三、保密审查的确定
1、发明内容涉及国家安全的,移交国防专利局进行审批,并通知申请人
2、明显不需要保密的,应当给予当事人陈述意见的机会,再发出不予保密决定书
3、不属于“明细不需要保密的情形”
(1)把申请文件复印件(包括请求书、说明书、说明书附图、权利要求书和摘要)送交国务院有关主管部
门审查
(2)有关主管部门应当在收到申请文件复印件之日起 4 个月内,将审查结果通知专利局,专利局应当将审
查结果及时通知申请人
(3)国务院有关主管部门在规定时间内未答复的,保密审查员应当发出不予保密决定书,通知申请人将按
照一般专利申请处理
四、保密审查的程序
1、涉及国防方面的国家秘密的发明
(1)由国防专利局进行审查,由国防专利复审委员会负责无效宣告
(2)由专利局根据国防专利局的审查意见作出决定
(3)由国防专利局颁发国防专利证书
(4)由专利局在专利公报上公告的内容——“一号”和“二日”:国防专利的申请日、授权日和专利号
(5)国防专利复审委员会作出宣告国防专利权无效决定,公告专利号、授权公告日、无效宣告决定好和无
效宣告决定日
2、涉及国家重大利益的发明
(1)初步审查和实质审查均由专利局指定的审查员进行
(2)初步审查
①基准相同
①不予公布
①直接进入
(3)实质审查
①基准相同
①发出授通
①办理登记
①公告“一号二日”
五、解密
1、解密请求的提出
(1)申请人(或专利权人)书面提出
(2)专利局提出
2、解密的确定——应当在征求原人为需要保密的部门(国务院主管部门)的意见之后由专利局作出
3、解密的程序:按照一般专利进行审批和管理
(1)解密标记
(2)在专利公报的解密栏中予以公告、出版说明书单行本
第十节 单一性与分案申请
一、单一性
1、发明和实用新型的单一性标准——《专利法》第 31 条第 1 款、《专利法实施细则》第 35 条
(1)“一发明一申请”原则
(2)“合案申请”:属于一个总的发明构思
①“属于一个总的发明构思”是指在技术上相关关联,具有相同或者相应的特定技术特征
①“特定技术特征”是指每一项发明或者实用新型作为整体,对现有技术作出贡献的技术特征,也就是使发明
相对于现有技术具有新颖性或创造性的技术特征(出现在特征部分的技术特征)
(3)符合单一性要求的权利要求撰写方式
①产品和专用与制造该产品的方法
①产品和该产品的用途
①产品、专用于制造该产品的方法和该产品的用途
①产品、专用于制造该产品的方法和为实施该方法二专门设计的设备
①方法和为实现该方法而专门设计的设备
①不能报考在一项权利要求内的两项以上产品或者方法的同类独立权利要求
(4)一般情况下,只需要考虑独立权利要求之间的单一性,从属权利要求预期所从属的独立权利要求之间
不存在缺乏单一性的问题
(5)如果一项独立权利要求由于缺乏新颖性、创造性等理由而不能被授予专利权,则需要考虑其从属权利
要求之间是否符合单一性的规定。
注意:发明和实用新型的单一性标准实质上是指多个技术方案之间存在着彼此联系的技术特征,二这些技
术特征正是使申请具有新颖性和创造性的技术特征(考题的设计往往就是让考生判断几个权利要求限定的
技术方案之间是否存在能够彼此联系的技术特征)。当一件申请中不同的发明明显不具有一个总的发明构思
时,则在检索之前即可判断其缺乏单一性。然而,由于特点技术特征是体现发明对现有技术作出贡献的技
术特征,是相对于现有技术而言的,所以通常情况下,申请的单一性问题常常要在检索之后才能作出判断。
2、外观设计的单一性标准——《专利法》第 31 条第 2 款、《专利法实施细则》第 36 条
(1)“一申请一产品一设计”原则
(2)“合案申请”:同一类别并且成套出售或者使用的产品
①同一类别:两项以上外观设计的产品属于国际外观设计分类表中的同一小类
①各产品的设计构思相同,能够成套出售或者使用,即习惯上是同时出售、同时使用的,并且个产品的设计
构思相同
注意:成套产品外观设计专利申请中构成成套产品的每一件产品必须分别具备授权条件。
①将各项外观设计顺序编号标在每件使用外观设计产品的视图名称之前
二、分案申请
1、分案申请的提出:申请人主动提出或者依据审查意见提出,并以原申请为基础。
2、分案申请的类别
(1)分案申请的类别应当与原申请的类别一致,即发明分案仍为发明、实用新型分案仍为实用新型
(2)类别不一致的,视为未提出,并作结案处理
3、分案申请的申请人和发明人
(1)申请人
①原则:不得改变申请人,即分案申请的申请人应当与原申请的申请人相同
①例外:不相同的,应当提交权利转移证明材料
(2)发明人应当是原申请的发明人或者是其中的部分成员
(3)期满未补正的——视为撤回
4、分案申请的请求书
(1)分案申请应当在请求书中填写原申请的申请号和申请日
(2)申请日填写有误的,期满未补正——视为撤回
(3)申请日填写有误的,补正合格——重新确定申请日
5、分案申请的递交时间
(1)申请人最迟应当在收到专利局对原申请作出授予专利权通知书之日起 2 个月期限届满之前提出分案申
请。
(2)不得再提出分案申请的情形:2 个月期限届满后,或者原申请已被驳回,或者原申请已撤回,或者原
申请被视为撤回且未被恢复权利的。
(3)针对已发出驳回决定的原申请的分案。
①自申请人收到驳回决定之日起 3 个月内,不论申请人是否提出复审请求,均可以提出分案申请
①在提出复审请求以后以及对复审决定不服提起行政诉讼期间,申请人可以提出分案申请
(4)分案申请递交日不符合规定的——视为未提出,并作结案处理
6、再分案申请
(1)提出再分案申请的,应当在原申请的申请号后的括号内填写第一次分案申请的申请号
(2)再分案申请的递交时间的原则:根据原申请计算,不符合规定的——视为未提出,并作结案处理
(3)再分案申请的递交时间的例外:
①申请人按照审查员的审查以及再次提出分案申请,即递交时间适用指定期限
①申请人应当提交审查员发出的指明了单一性缺陷的审查意见通知书或者分案通知书的复印件
7、分案申请提交的其他文件
(1)申请人应当提交原申请的申请文件副本以及原申请中语本分案申请有关的优先权文件副本
(2)原申请中已提交的各种证明材料,可以使用复印件
(3)原申请时国际申请的
①应当在请求书中填写的原申请号之后的括号内注明国际申请号
①原申请的国际公布使用外文的,提交原申请的中文副本和原申请国际公布文本的副本
(4)期满未补正——视为撤回
8、分案申请的各种期限
(1)分案申请的各种法定期限从原申请日起算(享有优先权的,从优先权日起算)
(2)已经届满的各种期限,申请人可以自分案申请递交日起 2 个月内补办各种手续
(3)期满未补办的——视为撤回
9、分案申请的费用
(1)视为一件新申请收取各种费用
(2)期限已经届满的各种费用,申请人可以在自分案申请递交日起 2 个月内补缴
(3)期满未补缴或未缴足的——视为撤回
10、分案申请的情况
(1)原权利要求书中包含不符合单一性规定的两项以上发明
(2)在修改的申请文件中所增加或替换的独立权利要求与原权利要求书中的发明之间不具有单一性
(3)独立权利要求之一缺乏新颖性或者创造性,其余的权利要求之间缺乏单一性
11、分案申请的文本审查
(1)在说明书的起始部分,即发明所属技术领域之前,说明本申请时哪一件申请的分案申请,并写明元申
请的申请日、申请号和发明创造名称
(2)分案申请的内容不多超出原申请公开的范围
①“公开的范围”应当理解为《专利法》第 33 条所述“记载的范围”,包括原说明书和权利要求书文字记载的
内容和根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容
①分案申请的内容超出原申请公开的范围——驳回分案申请
①一件申请不符合单一性,应当通知申请人在知道期限内对其申请进行修改,期满未答复的——视为撤回;
无充分理由不进行修改的——驳回申请
(3)分案以后的原申请与分案申请的权利要求书应当分别要求保护不同的发明;而说明书可以允许有不同
的情况
第十一节 优先权
一、优先权的要求
外国优先权 本国优先权
享有优先权的专利
类型
发明、实用新型、外观设计、发明人证书 发明、实用新型
发明、实用新型自在申请之日起 12 个月
优先权期限
外观设计自在申请之日起 6 个月
自在申请之日起 12 个月
提出的时间
和方式
在提出专利申请的同时在请求书中声明
要 求
优 先
权 声
明
声明的内容 在先申请的申请日、申请号和受理国(本国优先权为中国)
提交时间 在后申请之日起 3 个月在 先
申 请 作出主题 受理国的主管部门 中国专利局
制作格式 至少表明受理国、申请人、申请日、申请号 由专利局根据规定制作文 件
副本
特殊之处
再次提交的,可以使用复印件,并注明案卷
的申请号
申请人在规定的期限内缴纳优先权要求
费即视为提交了再现申请文件副本
“一致” 与在线申请的申请人一致或者是申请人之一 与在线申请中记载的申请人一致在 后
申 请
的 申
请人
“不一致”的
证明
在提出在后申请之日起 3 个月内提交在线申请所有申请人签章或者盖章的优先权转让证
明文件
缴纳时间 自申请日起 2 个月内
缴纳数额 以作为优先权基础的在线申请的项数计算
优 先
权 要
求 费
用
费用不退 被视为未要求或者撤回优先权要求,已缴纳的优先权要求费不予退回
在先申请与在后申请的主题明显不相关(初审)
在先申请与在后申请的主题的实质内容不相同(实审)
自在后申请之日起 3 个月内没有提交在先申请文件副本
自在后申请之日起 3 个月内没有提交优先权转让证明文件
提交的优先权转让证明文件不符合规定
申请人未在请求书中提出要求优先权声明
期满未缴纳或者未缴足优先权要求费用
在后申请超过期限(12 个月/6 个月) 在后申请超过期限(12 个月)
优先权声明未写明或者错写在先申请日、受
理国之一
优先权声明未写明或者错写在先申请日、
申请号和受理国之一
优先权声明未写明或者错写在先申请的申请
号,且申请人在规定的期限内提交在先申请
文件副本,但经过补正程序仍不符合规定
在先申请是外观设计专利申请、分案申请
视为未要求优先权
的情况
在先申请文件副本经过补正程序,仍不符合
规定
在先申请已经要求并享有外国优先权或
者本国优先权、已经被授予专利权
1、要求多项优先权的几种“视为未要求”的情况
(1)在声明中未写明或者错写某个在先申请的申请日或者受理国之一的,视为未提出该项外国优先权声明
(2)在声明中未写明或者错写某个在先申请的申请日、申请号或受理国家名称之一的,视为未提出该项本
国优先权声明
(3)某份在先申请不符合规定,经过补正程序,未答复或者仍不符合规定,视为未提交该在先申请文件副
本,视为未要求在先申请文件副本对应的那项要求优先权声明
(4)申请的优先权期限从最早的优先权日起计算,对于超过规定期限的,视为为要求该项优先权声明
2、外国优先权的基础
(1)与外国首次申请审批的最终结果无关
(2)首次申请再受理国获得了确定的申请日
3、本国优先权的基础包括虽然要求过外国优先权或者本国优先权,但未享有优先权的中国在先申请
二、优先权的撤回
1、撤回的时间——要求优先权之后,授予专利权之前
2、撤回的对象——全部优先权要求、某一项或者几项优先权要求
3、撤回声明
(1)全体申请人签字或者盖章的撤回优先权声明
(2)手续不合格;视为未提出
4、撤回导致期限的变更
(1)自优先权日起算的各种期限尚未届满,应当自变更后的最早优先权日或者申请日起算
(2)撤回请求在原最早优先权日起 15 个月之后到达专利局,则在后专利申请的公布期限自原最早优先权
日起算
三、优先权的恢复
1、申请人收到视为未要求优先权通知书时,可以根据《专利法实施细则》第 7 条请求恢复权利
2、优先权要求的恢复的条件
(1)要求外国优先权声明中,在先申请的国家或者政府间组织名称、在先申请日或者在先申请号的两项填
写正确,并且在规定的期限内提交了在先申请文件副本
(2)要求本国优先权声明中在先申请号填写正确,并且在规定的期限内缴足了优先权要求费
(3)要求优先权声明填写符合规定,但未在规定的期限内提交在先申请文件副本或者优先权转让证明
(4)分案申请的原申请要求了优先权
(5)要求优先权声明填写符合规定,但未在规定期限内缴纳或者缴足优先权要求费
3、其他原因造成被视为未要求优先权的,不予恢复
四、优先权的核实
1、需要核实优先权的情况
(1)对比文件的公开日在申请日和优先权日之间
(2)他人专利的申请日在申请日和优先权日之间,而他人专利的公布日在申请日或申请日之后(“抵触申
请”)
(3)他人专利的申请所要求的优先权日在申请日和所要求的优先权日之间,而他人专利的公布日在申请日
或申请日之后(核实两个优先权)
2、核实的内容
(1)在先申请是否涉及与灾后申请相同的主题
(2)在先申请是否是记载了统一主题的首次申请
(3)在后申请的申请日是否在在先申请的申请日起 12 或 6 个月内
3、核实的原则——前后主体是否一致
(1)判断在后申请各项权利要求所述的技术方案是否清楚地记载在在先申请中(说明书和权利要求书,不
包括摘要)
(2)不得以在先申请的权利要求书中没有包含技术方案为理由拒绝给予优先权
(3)“清楚地记载”——阐明了申请的权利要求所述的技术方案,所属技术领域的技术人员认为技术方案能够
从在先申请中直接和毫无疑义地得出
4、核实后的处理程序
(1)在审查意见通知书中说明优先权不成立的理由,并以新确定的优先权日为基层,进行后续审查
(2)申请授权时,在著录项目变更通知单中对优先权作出变更
五、外国优先权
1、外观优先权的效力
(1)中国在后申请看作在外国首次申请的申请日提出
(2)从外国首次申请的申请日起至中国在后申请的申请日中间,他人提出的相同主题的发明创造专利申请
失去新颖性
2、外国多项优先权
(1)要求多项优先权的专利申请,应当符合专利法关于单一性的规定
(2)作为多项优先权基础的外国首次申请可以是在不同的国家或政府间组织提出的
(3)如果中国在后申请记载的一项技术方案是由多个外国首次申请中记载的不同技术特征组合成的,则不
能享有优先权
3、外国部分优先权
(1)外国部分优先权的含义
①中国在后申请与外国首次申请中相同的部分技术方案给予优先权
①享有优先权的部分,优先权日为外国首次申请的申请日
①不享有优先权的部分,以中国在后申请之日为申请日
(2)中国在后申请享有外国部分优先权的情形
①记载“外国首次申请的技术方案”和“改进或者完善的新技术方案”
①记载“外国首次申请的技术方案”和“符合单一性的独立权利要求”
注意:针对外国多项优先权和外国部分优先权的规定,建议考生一定要结合《审查指南》第二部分第三章
第 部分的例子进一步理解。
六、本国优先权
1、中国首次申请的视撤
(1)视撤条件——申请人要求本国优先权
(2)视撤时间——中国在后申请提出之日
(3)视撤的在先申请不得因优先权要求的撤回而请求恢复
2、本国优先权的效力——同“外国优先权”
3、本国多项优先权
(1)要求多项优先权权申请应当符合单一性要求
(2)享有本国优先权
①中国在后申请中记载 A、B 和 C 三个方案
①三个技术方案分别在三件中国首次申请中记载
①中国在后申请的 A、B、C 分别以其中国首次申请的申请日为优先权日
4、本国部分优先权
情况 《审查指南》的举例
1 实施例 a1 在中国首次申请中有记载,中国在后申请中记载技术方案 A 和实施例 a1、a2、a3,中国在
后申请的 a1 可以享有本国优先权,其余不能享有本国优先权
2 技术方案 A 和实施例 a1 在中国首次申请中记载,中国在后申请中记载了技术方案 A 和实施例 a1、
a2,A 和 a1 享有本国优先权,a2 不能享有本国优先权;如果 a1 不能支持 A,申请人可以补充,但是
a2 在中国灾后申请时已是现有技术,则应当删除 a2,并将 A 限制在由 a1 支持的范围内
3 中国首次申请中记载了方案 A1,第一件在后申请中记载了技术方案 A1 和 A2,其中 A1 已享有中国
首次申请的优先权;第二件在后申请记载了技术方案 A1、A2 和 A3,A2 可以要求第一件在后申请的
优先权,由于第一件灾后申请中方案 A1 已享有优先权,不能再要求第一件灾后申请的优先权,可
以要求中国首次申请的优先权
注意:针对本国多项优先权和外国部分优先权的规定,建议考生一定要结合《审查指南》第二部分第三章
第 部分的例子进一步理解。
七、外国设计的优先权核实
1、外观设计相同主题的认定——同时满足两个条件
(1)相同类别产品的外观设计
(2)中国在后申请要求保护的外观设计清楚地表示在其外国首次申请中
2、多项优先权
(1)要求多项优先权:专利的优先权期限从最早的优先权日起计算
(2)包含若干项具有独立使用价值的产品的外观设计,如果其中一项或者多项产品外观设计与相应的多个
外国首次申请中表示的外观设计的主题相同,则该外观设计专利可以享有多项优先权
3、要求保护色彩的外观设计,前后色彩差异很大,不能享有优先权
第十二节 著录项目变更程序
一、著录项目
1、有关人事的著录项目——由当事人办理著录项目变更手续
(1)申请人或者专利权人事项(包括姓名或者名称、国籍、地址、邮政编码)
(2)发明人姓名
(3)专利代理事项(专利代理机构的名称、地址、邮政编码、专利代理人姓名)
(4)联系人事项(姓名、地址、邮政编码)
(5)代表人
2、其他著录项目——由专利局根据情况依职权变更
(1)申请号
(2)申请日
(3)发明创造名称
(4)分类号
(5)优先权事项(在先申请的申请号、申请日和申请国)
二、著录项目变更程序
1、著录项目变更申报书
(1)“一专利多项目同时变更”——一份申报书
(2)“一专利同一项目多次变更”——多次申报书
(3)“多专利同一项目变更”——多份申报书
2、办理著录项目变更手续的人
(1)未委托代理的——由申请人、专利权人、代表人办理
(2)已委托代理的——由专利代理机构办理
(3)权利转移引起的变更——由新权利人或者新委托的专利代理机构办理
3、著录项目变更手续费
(1)期限——自提出请求之日起 1 个月内,否则视为未提出
(2)一件专利申请每次每项申报著录项目变更的费用
4、著录项目变更手续的审批
(1)手续不符合规定——视为未提出
(2)手续合格通知书
①手续符合规定,通知变更前后的情况,并予以公告
①通知对象——变更前后的权利人和代理机构
(3)不同情况的处理
处理的事项 出现情况 处理方式
申请人(或专利
权人)全部变更
变更后的申请人(或专利权人)未提
出费用减缓请求
增加申请人
(或专利权人)
新增的申请人(或专利权人)未提出
费用减缓请求
不 再 予 以 费
用减缓,并通
知申请人(或
专利权人)
变更后的申请人(或专利权
人)可以重新办理请求费用
减缓的手续
费
用
减
缓 减少申请人
(或专利权人)
申请人(或专利权人)未再提出费用
减缓请求
费用减缓标准不变
联系人
变更前填写了联系人,变更后未指定
原联系人为其联系人
删除指定的联系人
专利代理机构 变更后的权利人未委托代理机构 删除变更前权利人委托的代理机构
撤 销 代 理 专 利 代 理
机构
专利申请(或专利)的申请人(或专
利权人)是中国内地个人或者单位
自撤销公告之日起,第一署名申请人(或专
利权人)视为专利申请的代表人
(4)在专利公报上公告变更情况
5、著录项目变更的生效
(1)自变更手续合格通知书的发文之日起生效
(2)专利申请权(或专利权)的转移自登记之日起生效(即手续合格通知书的发文日)
(3)变更手续生效前,专利局发出的通知书和已进入专利公报编辑的有关事项,仍以变更前为准
三、证明文件
1、形式要求
(1)写明申请号(或专利号)、发明创造名称和申请人(或专利权人)姓名或者名称
(2)一份证明文件仅对应一次著录项目变更请求
(3)同一著录项目发生多次变更——分别提交各次的证明文件
(4)各种证明文件应当是原件
(5)证明文件是复印件的,应当经过公证或者由出具证明文件的主管部门加盖公章
(6)在外国形成的证明文件时复印件的,应当经过公证和认证
2、权利人国籍的变更——提出身份证明文件
3、权利人姓名或者名称的变更
权利人 变更原因 证明文件
个人 更改姓名 户籍管理部门出具
个人 填写错误 本人签字或者盖章的声明、身份证明
企业法人 更改名称 工商行政管理部门出具
事业单位和社会团体 更改名称 登记管理部门出具
机关法人 更改名称 上级主管部门签发
其他组织 更改名称 登记管理部门出具
外国人 更改名称 户籍管理部门出具
外国企业或者其他组织 更改名称 工商行政管理部门出具
外国人、外国企业或者其他
组织
更 改 中 文
译名
申请人(或者专利权人)的声明
4、专利申请权(或者专利权)的转移
权利转移原因 证明文件
协商 全体当事人签字或者盖章的权利转移协议书
地方知识产权
管理部门调解
地方只是产权管理部门的调解书
仲裁机构调解或
者裁减
仲裁调解书或者裁决书
法院调解或者判
决
生效的调解书或者判决书
权
属
纠
纷
一审法院的判决
(1)确认当事人是否提起上诉,在指定的期限内未答复或者明确不上诉的,应当
依据此判决书予以变更
(2)提起上诉的,当事人应当提交上级人民法院出具的证明文件,原人民法院判
决书不发生法律效力
单位订立的合同,应当加盖单位公章或者合同专用章
公民订立的合同,由本人签字或者盖章
转让或者赠与
转 让
合 同
赠 与
合同
多个申请人(或者权利人)的,应当提交全体权利人同意转让或者赠与的
证明材料
单位合并、分立、注销 登记管理部门出具的证明文件
或者改变组织形式
继承 (1)经过公证的当事人是唯一合法继承人的证明
(2)经过公证的当事人已经包括全部法定继承人的证明
(3)共同继承人应当共同继承权利
拍卖 有法律效力的证明
专利权在质押期限内
发生转移
(1)变更需要的证明
(2)质押双方同意变更的证明
5、发明人的变更
变更原因 证明文件
更改姓名 户籍管理部门出具
漏填或者错填
全体申请人(或专利权人)和变更前全体发明人签字或者盖章的证明
文件
更改中文译名 发明人声明
协商 全体当事人签字或者盖章的权利转移协议书
地方只是产权管理部门调解 地方知识产权管理部门的调解书
仲裁机构调解或者裁减 仲裁调解书或者裁决书
法院调解或者判决 生效的调解书或者判决书
资
格
纠
纷
一审法院的判决
(1)确认当事人是否提起上诉,在指定的期限内未答复或者明确不上
诉的,应当依据此判决书予以变更
(2)提起上诉的,当事人应当提交上级人民法院出具的证明文件,原
人民法院判决书不发生法律效力
6、专利代理的变更
变更原因 证明文件
代理机构更名、迁址
(1)由国家知识产权局主管部门办理备案的注册变更手续
(2)注册变更手续生效后,由专利局统一对其代理的全部有限专利申请及专利进
行变更处理
代理人的变更 代理机构办理个案变更手续
辞去委托
(1)申请人提交全体申请人签字或者盖章的解聘书
(2)申请人仅提交由全体申请人签字或者盖章的变更申报书
解除委托
(1)代理机构提交申请人或者其代表人签字或者盖章的同意辞去委托声明
(2)代理机构提交由代理机构盖章的表明已通知对方当事人的声明
权利人更换代理机构
(1)全体权利人签字或者盖章的对原代理机构的解除委托声明
(2)全体权利人对新代理机构的委托书
权利转移,变更后的权
利人委托新代理机构
变更后的全体权利人签字或者盖章的委托书
权利转移,变更后的权
利人委托原代理机构
新增权利人签字或者盖章的委托书
第十三节 关于港澳台专利申请的特别规定
一、委托代理
参见第二章中的《委托书》
二、香港专利简介
1、香港专利的分类——标准专利和短期专利
2、香港标准专利,是以下述三个专利局(称为“指定专利当局”)所批予的专利作为基础
(1)指定专利局
①中国国家知识产权局(仅限于发明专利)
①欧洲专利局(就指定英国的专利而言)
①英国知识产权局
(2)保护期限为 20 年,自指定专利申请日起计算
(3)在香港申请标准专利的程序
①指定专利申请的记录请求(第一阶段)
“指定专利申请”是指在中国国家知识产权局、欧洲专利局(指定英国)或英国知识产权局公布的专利申请
①指定专利的注册与批予请求(第二阶段)
“指定专利”是指已经获得中国国家知识产权局、欧洲专利局(指定英国)或英国知识产权局批予的专利
3、香港短期专利
(1)直接向香港知识产权署提出申请,并可以要求优先权(自优先权日起 12 个月内)
(2)保护期限为 8 年,自申请日之日起计算
(3)香港短期专利的批予,以一个国际检索主管局或者一个香港知识产权署指定专利局所作的检索报告为
基础(例如由中国知识产权局作出的检索报告)
4、向中国专利局提出的发明专利申请可以提交香港标准专利申请
(1)自申请由中国专利局公布之日起 6 个月内向香港知识产权署办理记录请求手续
(2)自申请由中国专利局授予专利权之日起 6 个月内向香港知识产权署办理注册与批予请求手续
三、指定中国的国际申请再香港的保护
国际申请已经进入中国国家阶段,可以在香港提交标准专利申请或者短期专利申请,提交申请的时间如下:
1、要求获得中国发明专利的国际申请可以申请标准专利保护
(1)指定中国的国际申请已由国际局以中文发表,在中国国家知识产权局发出国际申请号通知书发文之日
起 6 个月内,向香港知识产权署办理记录请求手续
(2)指定中国的国际申请已经由国际局以中文以外的语言公布,在中国以中文公布之日起 6 个月内,向香
港知识产权署办理记录请求手续
(3)由中国专利局授权之日起 6 个月内,向香港知识产权署办理注册与批予请求手续
2、要求获得中国实用新型专利的国际申请可以申请短期专利保护
在中国国家知识产权局发出国家申请号通知书发文之日起 6 个月,向香港知识产权署办理短期专利的批予
请求手续
四、香港优先权
1、香港知识产权署的首次申请可作为优先权基础,在规定期限内向中国或者其他国家提出申请
2、优先权期限
(1)自短期专利申请在香港特别行政区知识产权署第一次提出之日起 12 个月内
(2)外观设计注册申请在香港特别行政区知识产权署第一次提出之日起 6 个月内
3、在中国提出申请要求香港优先权的手续
(1)在申请的时候提出书面声明,并且在 3 个月内提交第一次提出申请的文件副本
(2)在先申请文件副本应当经香港特别行政区知识产权署证明
4、视为未要求优先权
(1)未提出书面声明
(2)逾期未提交在先申请文件副本
(3)书面声明中未写明在先申请的申请日和受理局
五、台胞的专利申请
1、不得使用“中国民国”字样,而应使用“中国台湾”
2、用外汇人民币支付专利费用
3、优先权基础
(1)在《巴黎公约》某一成员国提出的第一次正规申请
(2)在中国专利局提出的第一次正规申请
(3)在台湾的申请不得作为优先权的基础
第十四节 期限的计算、中止、恢复和延长
一、期限的计算
1、起算日
(1)大部分法定期限——申请日、优先权日、授权公告日
(2)全部指定期限和部分法定期限——通知和决定的推定收到日(从专利局发出文件之日起 15 日)
2、届满日
(1)起算日加期限
(2)在期限届满日之前(最迟在届满日当天)完成
3、期限的计算
(1)起算日不计算在期限内
(2)期限以年或者月计算的,以其最后一月的相应日为期限届满日
(3)最后一月无相应日的,以该月最后一日为期限届满日
(4)期限届满日是法定节假日的,以节假日后的第一个工作日为期限届满日
4、常考期限总结
期限 名称 起算点 依据 备注
10 天
针对民事和行政一审裁定的
上诉期限
裁定书送达之日
15 天
针对民事和行政一审判决的
上诉期限
判决书送达之日
《民事诉讼法》
第 147 条;《行
政诉讼法》第
58 条
超过期限,一审裁定或者判决
生效
缴纳著录事项变更费的期限 提出变更请求之日
缴纳实用新型专利检索报告
费的期限
提出检索请求之日
缴纳中止程序请求费的期限 提出中止请求之日
缴纳无效宣告请求费的期限 提出无效宣告请求之日
缴纳强制许可请求费的期限 提出强制许可请求之日
缴纳强制许可使用裁决请求
费的期限
提出强制许可使用费的
裁决请求之日
《专利法实施
细则》第 97 条
超过期限,视为未提出
缴纳年费的期限
在前一年度期限届满前
1 个月内
《专利法实施
细则》第 95 条
超过缴纳期限的,在补缴期限
届满前缴足年费和滞纳金
公告送达的期限 公告之日
《专利法实施
细则》第 5 条
超过期限,视为已经送达;当
事人可向专利局提供详细地址,
要求重新邮寄,但仍以自公告
之日起满 1 个月为送到日
拟获得中国实用新型专利的
国际申请文件的主动修改期
限
办理进入中国国家阶段
手续之日
《专利法实施
细则》第 109
条
有利于节约审查程序的修改文
本可以作为审查文本
申请人请求专利局更正申请
日
自申请人受到受理通知
书之日 1 个月内(或者
自递交申请文件之日起
2 个月内)
《审查指南》
第五部分第三
章第 4 节
超过期限,不予更正申请日
1 个
月
无效程序中,请求人补充证
据或者增加理由的期限
提出无效宣告请求之日
《专利法实施
细则》第 66 条
超过期限提交的,一般不予考
虑
无效程序中,当事人答复无
效宣告请求审查通知书的期
限(复审委员会指定)
收到通知书之日
《审查指南》
第四部分第三
章第 节
期满未答复,视为当事人已经
得知通知书中所涉及的事实、
理由和证据,并且未提出反对
意见
发出视为放弃专利权通知书
的期限
自办理登记手续期满 1
个月后
《审查指南》
第五部分第九
章第 节
通知书应当指明恢复权利的法
律程序
提交不丧失新颖性的证明材
料的期限
在中国的实际申请日
《专利法实施
细则》第 31 条;
《审查指南》
第一部分第一
章第 节
进入中国国家阶段的国际申
请,提交不丧失新颖性的证
明材料的期限
办理进入中国国家阶段
手续之日
《专利法实施
细则》第 105
条
超过期限,视为未要求补丧失
新颖性宽限期
实用新型或者外观设计专利
申请文件的主动修改期限
在中国的实际申请日
《专利法实施
细则》第 51 条
有利于节约审查程序的
办理授权登记手续的期限
收到授予专利权通知书
之日
《专利法实施
细则》第 54 条
缴纳专利登记费、公告印刷
费、印花税、授权当年年费、
发明专利授权当年之外各年
的申请维持费的期限
收到授予专利权通知书
之日
《专利法实施
细则》第 95 条
超过期限,视为放弃取得专利
权的权利
缴纳申请费、申请附加费、
公布印刷费的期限
在中国的实际申请日 超过期限,视为撤回
缴纳优先权要求费的期限 在中国的实际申请日
《专利法实施
细则》第 92 条
超过期限,视为未要求优先权
提交以正当理由为依据的恢
复权利请求书的期限
收到专利局或者专利复
审委员会的处分决定之
日
提交以不可抗拒事由为由恢
复权利的请求书的期限
障碍消除之日起 2 个月
内,最迟自期限届满日
起 2 年内
《专利法实施
细则》第 7 条;
《审查指南》
第五部分第七
章第 6 节
缴纳恢复权利请求费(正当
理由)的期限
在提出恢复权利请求的
同时缴纳
缴纳恢复权利请求费(不可
抗拒事由)的期限
障碍消除之日起 2 个月
内,最迟自期限届满日
起 2 年内
《专利法实施
细则》第 93 条
期满未缴纳或者未缴足费用的,
视为未提出要求,当事人不可
恢复权利;当事人在请求恢复
权利的同时,应当完成尚未完
成的行为,消除造成权利丧失
的原因
分案申请的手续和费用补办
期限
分案申请递交日
《审查指南》
第一部分第一
章第 节
针对已经届满的各种期限,若
已经超过 2 个月,则该期限视
为撤回
2 个
月
提出分案申请的期限
最迟自作出授予专利权
通知书之日起 2 个月内
《审查指南》
第一部分第一
章第 节
申请人收到驳回决定之日起 3
个月内、或复审程序及不服复
审决定提前行政诉讼期间都可
以分案;初审中,分案申请递
交日不符合规定,视为未提出,
并做结案处理
发明专利申请文件的主动修
改期限
《专利法实施
细则》第 51 条3 个
月 拟获得中国发明专利的国际
申请文件的主动修改期限
收到发明专利申请进入
实 质 审 查 通 知 书 之 日
(或者提出实质申请请
求时)
《专利法实施
细则》第 109
有利于节约审查程序的修改文
本可以作为审查文本
条
提交在先申请文件副本的期
限
在中国的实际申请日
《专利法》第
30 条;《专利
法实施细则》
第 32 条
超过期限的,视为未要求优先
权
针对复审决定或者无效审查
决定提起诉讼的期限
收到专利复审委员会的
审查决定书之日
《专利法》第
41 条和 46 条
复审程序终止或无效宣告程序
终止,决定生效
针对驳回决定提起复审的期
限
《专利法》第
41 条
超过期限提出复审,不予受理,
驳回决定生效
缴纳复审费的期限
申请人收到专利局作出
的驳回决定之日 《专利法实施
细则》第 93 条
期满未缴纳或者未缴足,复审
请求视为未提出
审查员发出期限届满前通知
书的期限
实审请求的提出届满期
限前 3 个月
《审查指南》
第一部分第一
章第 节
在实质审查请求的提出期限届
满前 3 个月时,申请人尚未提
出实质审查请求
专利权人对实施强制许可决
定的起诉期限
专利权人和取得强制许可的
一方对强制许可使用费裁决
的起诉期限
到通知之日
《专利法》第
55 条
请求人对驳回强制许可请求
决定的起诉期限
收到通知之日
《专利实施强
制许可办法》
第 13 条
国家知识产权局作出强制许
可使用费裁决的期限
收到请求书之日
《专利实施强
制许可办法》
第 24 条
专利权对驳回终止强制许可
请求决定的起诉期限
收到通知之日
《专利实施强
制许可办法》
第 33 条
被许可人对终止强制许可决
定的起诉期限
收到通知之日
《专利实施强
制许可办法》
第 36 条
起诉期限适用诉讼时效的中止
和中断
专利实施许可合同的备案期
限
合同生效之日
《专利法实施
细则》第 15 条
合同的备案不影响合同的效力
国有企事业单位对发明人或
者设计人的奖励期限
专利权公告之日
《专利法实施
细则》第 74 条
无
提交生物材料样品的保藏证
明和存活证明的期限
在中国的实际申请日
《专利法实施
细则》第 25 条
期满未提交的,视为未保藏
请求书和说明书都未写明时,
申请人的补正期限
在中国的实际申请日
《专利法实施
细则》第 25 条;
《审查指南》
第一部分第一
章第 节
期满未补正的,视为未保藏;
请求书和说明书填写不一致的,
申请人在专利局指定的期限内
补正,期满未补正的,视为未
提交保藏
进入中国国家阶段声明中没
有指明保藏事项的补正期限
4 个
月
进入中国国家阶段的国际申
请,提交生物材料样品的保
藏证明和存活证明的期限
办理进入中国国家阶段
手续之日
《专利法实施
细则》第 106
条
期满未提交的,视为未保藏
外观设计专利要求优先权的
期限
第一次提出专利申请之
日
《专利法》第
29 条
超过期限,视为未要求优先权
补缴年费、滞纳金的期限
6 个
月
缴纳年费期满之日 专利权自应当缴纳年费 《专利法实施
的年度起终止 细则》第 96 条
因协助执行财产保全而中止
的期限
专利局收到法院协助执
行通知书之日
《专利法实施
细则》第 87 条;
《审查指南》
第五部分第七
章第 节
期限可延长 6 个月;同一法院
的总保全期限不得超过 1 年;
法院没有要求继续保全的,终
止程序结束,专利局恢复有关
程序
12 个
月
发明或者实用新型专利要求
优先权的期限
第一次提出专利申请之
日
《专利法》第
29 条
超过期限,视为未要求优先权
因权属纠纷而中止的期限
自中止请求之日起不得
超过一年
《专利法实施
细则》第 86 条;
《审查指南》
第五部分第七
章第 节
期限可延长一次,不得超过 6
个月;中止程序结束,专利局
恢复有关程序
涉及无效宣告程序的专利的
中止期限
自当事人提出中止请求
之日或者专利局收到法
院协助执行通知书之日
起不超过一年
《审查指南》
第五部分第七
章第 节
终止期限届满,专利局恢复有
关程序;中止的期限不可延长
1 年
当事人请求退款的期限 交房日
《专利法实施
细则》第 91 条;
《审查指南》
第五部分第二
章第 节
对多缴、重缴、错缴的费用,
当事人请求时间超过 1 年的,
不予退款
申请人在提出专利申请之后,
提出保密的期限
在提出专利申请之后,
专利局准备公布申请之
前(自申请日或者优先
权日起 15 个月)
《审查指南》
第五部分第五
章第 节
申请人也可以在提出专利申请
的同时,在请求书上作出要求
保密的表示
15 个
月
发明专利进行公布准备的时
间
申请日或者优先权日
《审查指南》
第五部分第八
章第 节
自申请日(有优先权的,为优
先权日)起满 15 个月,因各种
原因初步审查尚未合格的发明
专利申请将延迟公布
18 个
月
初步审查通过的发明专利进
行公布期限
申请日(有优先权的,
自优先权日起算)
《专利法》第
34 条
发明专利申请经初步审查合格
后,自申请日(有优先权的,
为优先权日)起满 15 个月进行
公布准备,并于 18 个月期满时
公布
30 个
月
国际申请进入中国国际阶段
的期限
优先权日
《专利法实施
细则》第 101
条
在缴纳宽限期费用后,可以延
长 2 个月
自专利权人或者利害关
系人知道或者应当知道
侵权行为之日
《专利法》第
62 条
侵犯专利权的诉讼时效
侵权行为在起诉时仍在
继续,并且在该项专利
权的有效期内,自权利
人起诉之日起向前推算
2 年
《最高人民法
院关于审理专
利纠纷案件适
用法律问题的
若干规定》第
23 条
自专利权人得知或者应
当得知他人使用之日
2 年
发明专利临时保护的诉讼时
效
专利权人在专利授权之
《专利法》第
62 条
诉讼时效适应诉讼法中关于“诉
讼时效的中止和中断”的规定,
不适用“期限的延长和恢复”
日前即已得知或者应当
得知的,自专利权授予
之日
发明专利提出实质审查的期
限
《专利法》第
35 条
未在规定的期限内提交实质审
查的请求书,视为撤回
3 年
缴纳发明专利的实质审查费
的期限
申请日(有优先权的,
自优先权日起算) 《专利法实施
细则》第 93 条
期满未缴纳或者缴足,视为未
提出请求
10 年
实用新型、外观设计专利的
保护期限
20 年 发明专利的保护期限
在中国的实际申请日
《专利法》第
42 条
超过保护期限,专利权终止
二、期限的延长(《专利法实施细则》第 7 条、第 70 条)
1、延长的对象
(1)仅适用于指定期限
(2)在无效宣告程序中,指定期限不得延长
2、延长的请求
(1)时间——期限届满日之前
(2)形式——书面
(3)以月计算并在期限届满前缴纳延长期限请求费
3、延长的期限
(1)延长的期限不足 1 个月的,以 1 个月计算
(2)延长的期限不得超过 2 个月
(3)对同一指定期限一般只允许延长一次
三、期限的恢复(《专利法实施细则》第 7 条)
1、不适用恢复的期限
(1)不丧失新颖性的宽限期
(2)优先权期限
(3)专利保护期限
(4)侵权诉讼时效
2、请求恢复的手续
(1)不可抗拒的事由
①提出请求的时间——自障碍消除之日起 2 个月内,最迟自期限届满之日起 2 年内
①提交恢复权利请求书
①缴纳恢复权利请求书
①附件证明文件
(2)正当理由
①提出请求的时间——自收到决定之日起 2 个月内
①提交恢复权利请求书
①缴纳恢复权利请求费
①附具证明文件
(3)在请求恢复的同时,当事人应当消除造成权利丧失的原因
(4)国际申请再中国的效力只能依据不可抗力恢复
3、请求恢复的审批
(1)合格的恢复权利请求书
①提交信函表明请求恢复权利的意愿
①写明申请号(或专利号)
①签字或者盖章符合要求
(2)发出补正通知书的情形
①前提——必须在规定期限内提交了书面请求并缴足恢复权利请求费
①签字或者盖章不符合规定
①申请人声明因丢失补正通知书而不能完成相应的补正
①申请请求恢复权利时,未提交在先申请文件副本
(3)恢复的,继续专利审批程序,并公告恢复权利的决定
四、期限的中止(《专利法实施细则》第 86 条)
1、请求中止的条件
(1)当事人请求中止
①权属纠纷的当事人
①权属纠纷已被地方知识产权管理部门或者人民法院受理
①缴纳了中止程序请求费
(2)法院要求中止
①法院要求专利局协助
①法院已经作出财产保全的民事裁定
2、中止的范围
(1)撤回专利申请、放弃专利权、权利转移等直接涉及权利丧失或者转移的手续
(2)视为撤回、专利权终止、授予专利权、视为放弃取得专利权、宣告专利权无效等与执行调处结论或者
判决直接有关
(3)申请人(或专利权人)的姓名(名称)的变更、授予专利权、颁发专利证书和授权公告
(4)全部审查、复审、无效宣告请求审查
3、不中止的程序
(1)中止请求批准前,已经公布
(2)中止请求批准权,公告程序已经进入公布编辑
4、权属纠纷当事人请求中止的程序
(1)请求中止的手续
①提交中止程序请求书
①地方知识产权管理部门或者法院出具的受理通知书正本或者副本
①在提出请求之日起 1 个月内缴纳中止程序请求费
(2)直接“视为未提出”的情形
①请求中止的专利申请(或专利)已发出权利丧失的处分决定(涉及无效宣告程序的除外)
①已经执行了中止程序
①请求不是由证明文件记载的权属纠纷当事人提出
①受理权属纠纷的机关没有管辖权
①证明文件记载的申请号(或专利号)、发明创造名称和权利人与请求中止的专利申请(或专利)记载的内
容不一致
①当事人没有在提出请求之日起 1 个月内缴足中止程序请求费
(3)经过补正“视为未提出”的情形——中止请求书与证明文件不符合形式要求
(4)中止的告知
①流程部的审查员发出中止程序请求审批通知书
①处于无效宣告程序中的专利——流程部通知复审委,再由复审委通知当事人
5、法院要求中止的程序
(1)要求中止的手续
①财产保全的民事裁定书
①协助执行通知书
①专利申请(或专利)处于有效期内
(2)中止的告知
①流程部的审查员发出保全程序开始通知书
①处于无效宣告程序中的专利——流程部通知复审委,再由复审委通知当事人
6、中止的期限
(1)权属纠纷当事人请求的中止期限
①一般不得超过 1 年,即自中止请求之日起满 1 年的,中止程序结束,恢复有关程序
①延长中止期限
A 权属纠纷在中止期限 1 年内未能结案
B 请求人在中止期限届满前请求
C 延长一次
D 延长的期限不得超过 6 个月
(2)协助执行财产保全的中止期限
①一般为 6 个月,即自收到协助执行通知书之日起满 6 个月的,中止程序结束,恢复有关程序,并公告解除
专利权保全
①延长中止期限
A 在中止期限届满前提出——继续保全的民事裁定书及协助执行通知书
B 中止程序延长 6 个月
C 同一法院的总保全期不得超过 1 年,即总保全期满 1 年的,专利局自行恢复有关程序
①轮候保全
A 对已执行财产保全的不得重复进行保全
B 轮候登记在先的,自前一保全结束之日起轮候保全开始 6 个月
C 前一法院“中止程序结束通知书”和轮候法院“保全程序开始通知书”
(3)涉及无效宣告程序的中止期限——不超过 1 年,期限届满专利局将自行恢复有关程序
7、中止的撤销
(1)权属纠纷当事人请求的中止的撤销
①地方知识产权管理部门作出的处理决定产生法律效力
①法院作出的判决产生法律效力
①涉及权利人变更的,在办理著录项目变更手续之后
①中止程序结束通知书,通知双方当事人,恢复有关程序
(2)要求协助执行财产保全的中止的撤销
①法院送达解除保全通知书——中止程序结束通知书
①通知法院和专利申请人(或专利权人),恢复有关程序
①公告解除专利权保全
(3)法律效力
①判决书的上诉期是否已满(调解书均没有上诉期)
①在审查员指定的期限内未答复或者明确不上诉的,文件视为发生法律效力
①提起上诉的,当事人应当提交上级法院出具的证明文件,原法院判决书不发生法律效力
(4)权利人的变更
①审查员应当发出办理手续补正通知书
①取得权利一方的当事人在收到通知书之日起 3 个月内办理著录项目变更手续
①期满未办理——视为放弃取得转申请权(或专利权)
第十五节 费用
一、费用的计算
1、优先权要求费——以作为优先权基础的在先申请的项数计算(不退)
2、申请附加费——说明书(包括附图)页数超过 30 也或者权利要求超过 10 项时,以页数或者项数计算
3、公布印刷费——发明专利申请公布需要交纳的费用
4、延长期限请求费——在期限届满之前缴纳,以要求延长的期限长短(以月为单位)计算
5、年费及滞纳金
超过的期限 滞纳金比例
不足 1 个月 不缴纳滞纳金
1 个月(不含)至 2 个月(含) 全额年费的 5%
2 个月(不含)至 3 个月(含) 全额年费的 10%
3 个月(不含)至 4 个月(含) 全额年费的 15%
4 个月(不含)至 5 个月(含) 全额年费的 20%
5 个月(不含)至 6 个月(含) 全额年费的 25%
凡在 6 个月的滞纳期补缴年费或者滞纳金不足需要再次补缴的,应当依照再
次补缴年费或者滞纳金时所在滞纳金时段内的滞纳金标准,不足应当缴纳的
全部年费和滞纳金备注
凡因年费和/或滞纳金缴纳逾期或者不足造成专利权终止的,在恢复程序中,
应当补缴年费和全额年费 25%的滞纳金
二、费用的支付
1、支付方法
(1)直接向专利局(或者代办处)缴纳
(2)通过邮局或者银行汇付
(3)以国家知识产权局规定的其他方式
(4)以人民币为单位计算
2、汇付原则
(1)同一专利的多项费用
①分别注明每项费用的名称和金额
①各项费用的金额之和应当等于缴纳费用总额
(2)不同专利的费用——分别汇款
(3)视为未办理缴纳手续
①同一专利的多项费用总额少于各项费用的金额之和
①不同专利的费用在同一单据中汇出,造成无法分割
(4)指定外币
①在中国内地没有经常居所或者营业场所的当事人
①使用指定的外币
①通过指定的专利代理机构办理
①按汇出日国际规定的汇兑率折合人民币后结算
(5)自汇出日到专利局收到日超过 15 日,且当事人不能提供证据证明的,以专利局收到日为缴费日
3、邮件汇付
(1)缴费日的确定
①邮局取款通知单上的汇出日
①中国邮政普通汇款收据上收汇邮戳日
(2)视为未办理缴费手续
①未写明申请号(或专利号)
①未写明费用名称
4、银行汇付
(1)缴费日的确定——银行实际汇出日
(2)视为未办理缴费手续——未写明申请号(或专利号)或者费用名称
三、费用的减缓
1、减缓的种类
(1)申请费(不包括公布印刷费、申请附加费)
(2)发明专利申请维持费
(3)发明专利申请审查费
(4)复审费
(5)年费(自授予专利权当年起 3 年的年费)
2、减缓的手续
(1)请求的时间
①提出专利申请时,一并请求减缓上述五种费用
①专利局受理专利申请后,申请费不再减缓
①只能就尚未到期的费用请求减缓,应当在该费用缴纳期限届满日的 2 个半月前提出
(2)提交的文件
①由全体申请人(或专利权人)签字或者盖章的费用减缓请求书
①相关证明文件
3、减缓比例
申请人或者专利权人 减缓比例
一个个人
申请费、发明专利申请审查费和年费(85%)发明专利申请维持费和复审
费(80%)
一个单位
两个或者两个以上的个人
个人与单位
申请费、发明专利申请审查费和年费(70%)发明专利申请维持费和复审
费(60%)
两个或者两个以上的单位 不予减缓
四、费用的暂存
1、暂存的情况
(1)既不能开出收据又不能退款
(2)暂存在专利局账户上
(3)费用暂存的视为未办理缴费手续
2、缴费日的确定
(1)以出暂存之日为缴费日——缴费人提供证明查清内容
(2)以原汇出日为缴费日
①缴费人自收到权利丧失的通知之日起 2 个月内提交证据
①由于银行或者邮局原因导致汇款暂存的
五、退款
1、当事人请求退款
(1)情形
①多缴费用
①重缴费用
①错缴费用
错缴费用包括在视为撤回、视为放弃、专利权终止等决定生效之后,或者宣告专利权全部无效的决定公告
后,或者主动撤回专利申请、专利权人声明放弃专利权的手续合格之后,当事人新缴纳的专利法用(即专
利权已经丧失的情况下,新缴的费用)
(2)时间——自缴费日起 1 年内提出
(3)退款请求人——缴款人或者专利代理机构
(4)文件——书面请求、附具证明
2、专利局主动退款
(1)发明专利申请审查费
①专利申请已被视为撤回之后,在专利局作出进入实审程序通知书之前
①撤回专利申请的声明已被批准后,在专利局作出进入实质审查程序通知书之前
(2)年费
①专利权终止的决定公告后
①宣告专利权全部无效的决定公告后
3、不予退款的情形
(1)当事人请求时间超过 1 年
(2)当事人不能提供错缴费用证据
(3)在费用减缓请求被批准之前已经按照规定缴纳的各种费用
4、退款的效力——视为自始未缴纳
六、特殊情形的处理
1、因银行或者邮局责任造成必要缴费信息不全被退款
(1)当事人应当以书面形式陈述意见
(2)附具汇款银行或者邮局出具的加盖公章的证明
(3)当事人应当重新缴纳已被退回的款项
(4)原缴费日视为重新缴纳款项的缴费日
2、因汇款人汇款后又取回汇款造成汇单无法兑现——视为未缴纳
七、费用的查询
1、当事人提供的文件
(1)未收到专利局收据的,提供银行汇单复印件或者邮局汇款凭证复印件
(2)已收到专利局收据的,提供收据复印件
2、查询时效为 1 年,自汇出费用之日起算
八、费用种类的转换
1、同一专利的不同费用可以转换,不同申请号之间的费用不能转换
2、费用种类转换的,缴费日不变
3、当事人申请,附具相应证明,经专利局确认
4、审查员依职权转换
第二章 专利申请文件
第一节 请求书
一、发明人(设计人)
1、发明人应当是对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人
2、在专利局的审查程序中,审查员对请求书中填写的发明人是否是真正的发明人不作审查
3、发明人应当是个人,不是单位或者集体,有在专利文件中写明自己是发明人的权利
4、多个发明人的,应当自左向右顺序填写(仅仅是署名顺序,不代表其贡献的大小)
5、外国发明人中文译名中可以使用外文缩写字母,姓和名之间用圆点分开,圆点置于中间位置
6、发明人请求专利局不公布其姓名
(1)提出的时间
①提出专利申请时
①提出专利申请后且在专利申请进入公报编辑之前
①专利申请进入公报编辑后才提出该请求的,视为未提出请求
(2)提出的方式
①提出专利申请时请求不公布发明人姓名的,应当在请求书“发明人”一栏填写的相应发明人后面注明“(不
公布姓名)”
①提出专利申请后请求不公布发明人姓名的,应当提交由发明人签字或者盖章的数码声明
(3)提出的结果
①专利局在专利公报、说明书单行本以及专利证书中均不公布其姓名,并在相应位置注明“请求不公布姓名”
字样
①一经提出,发明人不得再请求重新公布其姓名
二、申请人
1、申请人是本国人
(1)对填写的申请人采取“资格推定”为原则,“资格证明”为例外
①申请人是个人的,可以推定该发明为非职务发明,除非根据专利申请的内容判断申请人的资格明显有疑义
的,才需要通知申请人提供所在单位出具的非职务发明证明
①申请人是单位的,可以推定该发明是职务发明,该单位有权提出专利申请,除非该单位的申请资格明显有
疑义的,才需要通知申请人提供能表明其具有申请人资格的证明文件
①申请人声明自己具有资格并提交证明文件的,可视为申请人具备资格
①上级主管部门出具的证明、加盖本单位公章的法人证书或者有效营业执照的复印件,均视为有效的证明文
件
(2)因填写的申请人不具备资格,需要更换的,应当由更换后的申请人办理著录项目变更手续
(3)申请是个人的,应当使用本人真实姓名,不得使用笔名或者其他非正式的姓名
(4)申请人是单位的,应当使用正式全称,不得使用缩写或者简称,请求书填写的单位名称应当与所使用
的公章上的单位名称一致
2、申请是外国人、外国企业或者外国其他组织
(1)对申请人的营业所或者经常居所采取“资格证明”为原则
①申请人在请求书中表明在中国有营业所得,审查员应当要求申请人提供当地公司行政管理部门出具的证明
文件
①申请再请求书中表明在中国有经常居所的,审查员应当要求申请人提交公安部门出具的可在中国居住 1 年
以上的证明文件
(2)申请再中国没有经常居所或者营业所得:公约——协议——互惠
①申请人所属国:申请人是个人的,以国籍或者经常居所来确定;申请人是企业或者其他组织的,以营业所
或者总部所在地来确定
①申请人所属国不是公约成员国,所属国法律明文规定依互惠原则给外国人以专利保护
①申请人所属国不是公约成员国,所属国法律没有明文规定依互惠原则给外国人以专利保护,则申请人提交
其所属国承认中国公民和单位可以安装该国国民的同等条件,在该国享有专利权和其他有关权利的证明文
件
(3)申请人是个人的
①中文译名中可以使用外文缩写字母,姓和名之间用圆点分开,圆点置于中间位置
①姓名中不应含有学位、职务等称号
(4)申请人是企业或者其他组织的,其名称应当使用中文正式译文的全称。对于申请人所属国法律规定具
有独立法人地位的某些称谓允许使用
3、本国申请人与外国申请共同申请,两者分别适用各自规定
三、联系人
1、联系人仅是代替申请人接受专利局所发信函的收件人
2、联系人只能是一人,并同时填写联系人的通信地址、邮政编码和电话号码
3、必须填写联系人的情形:申请人是单位且未委托专利代理机构的
4、一般情况下,申请人或当事人是单位的,其指定的联系人应当是本单位的工作人员;申请人或当事人是
个人的,指定的联系人应当是便于收到专利局信函并可迅速交给申请人或当事人本人的人
四、代表人
1、代表人的产生——申请人有两人以上且未委托专利代理机构
(1)请求书中有声明的,所声明的代表人应当是申请人之一
(2)请求书中没有声明的,以第一署名申请人未代表人
2、代表人的权限
(1)代表人可以代表全体申请人办理除直接涉及共有权利的其他手续
(2)代表人办理直接涉及共有权利的手续应当由全体权利人签字或者盖章
(3)直接涉及共有权利的手续包括:提出专利申请,委托专利代理,转让专利申请权、优先权或者专利权,
撤回专利申请,撤回优先权要求,放弃专利权。
五、主题名称
1、请求书中的发明名称和说明书中的发明名称应当一致
2、表明专利申请要求保护的主题和类型
3、不得含有非技术词语:人名、单位名称、商标、代号、型号
4、不得还有含糊的词语:及其他、及其类似物
5、不得仅使用笼统的词语,致使未给出任何发明信息:仅用“方法”、“装置”、“组合物”、“化合物”作为名称
6、字数限制:一般不得超过 25 个字,特殊情况下,利润化学领域的某些发明,最大到 40 个字
注:3、4 和 5 中的例子往往成为考题的选项
第二节 委托书
一、专利代理基本知识
1、专利代理机构
(1)国家知识产权局批准成立,涉外代理由国家知识产权局指定
(2)在请求书中使用登记的全称,并与加盖的公章一致
(3)在请求书中填写专利代理机构的编码
2、专利代理人
(1)专利代理人,是指获得专利代理人资格证书、在合法的专利代理机构执业,并且在国家知识产权局办
理了专利代理人工作证的人员
(2)在请求书中,使用其真实姓名,同时填写工作证的证书号码
(3)一件专利申请的专利代理人不得超过两人
二、专利代理的类型
1、任意代理
(1)中国内地的单位或者个人
(2)在中国国内(不含港澳台)申请专利和办理其他专利事务
(3)期满未答复或者补正不符合规定的,视为未委托专利代理机构
2、强制代理
(1)强制代理的原因(《专利法》第 19 条第 1 款)——外国人在中国内地(大陆)没有经常居所或者营
业所
(2)强制代理的情形
①外国申请人申请专利
①外国申请人作为第一署名申请人与中国内地的申请人共同申请专利
①港澳台的企业申请专利
①港澳台的个人申请专利
①港澳台的个人和企业共同申请专利
①港澳台的个人、企业与外国申请人共同申请专利
①港澳台的个人和企业,作为第一署名申请人,与中国内地的个人或者单位共同申请专利
注意:港澳台的个人委托代理即可;外国人、港澳台的企业申请或者作为第一署名申请的,委托指定代理
机构。
(3)强制代理的后果
①在指定期限内未答复的,申请被视为撤回
①申请人陈述意见或者补正不符合规定的,专利申请被驳回
三、委托书
1、委托书的双方当事人是申请人和被委托的专利代理机构
2、被委托的专利代理机构仅限一家,被指定的专利代理人不得超过两名
3、标准表格:委托权限、发明创造名称、专利代理机构名称、专利代理人姓名,并应当与请求书中内容一
致
4、在专利申请确定申请号后提交委托书的,还应当注明专利申请号
5、个人申请:签字或者盖章;单位申请:单位公章,同时也可以附有其法定代表人的签字或者盖章
6、外国申请人可以向专利局交存总委托书,在提出专利申请时可以不再提交专利代理委托书原件,而提交
总委托书复印件(注意:写明专利局给出的总委托书编号)
四、解除委托和辞去委托
1、解除委托
(1)申请人委托专利代理机构后,可以解除委托,应当事先通知对方当事人
(2)办理著录项目变更申报手续的主体:申请人
(3)办理著录项目变更的文件(两者之一即可)
①著录项目变更申报书和全体申请人签字或者盖章的解聘书
①全体申请人签字或者盖章的著录项目变更申报书
2、辞去委托
(1)专利代理机构接受申请人委托后,可以辞去委托,应当事先通知对方当事人
(2)办理著录项目变更申报手续的主体:专利代理机构
(3)办理著录项目变更的文件(两者之一即可)
①著录项目变更申报书和申请人或者其代表人签字或者盖章的同意辞去委托声明
①著录项目变更申报书和专利代理机构盖章的表明已通知对方当事人的声明
3、解除委托和辞去委托的结果
(1)变更手续符合规定的,审查员应当向双方当事人发出手续合同通知书,变更手续生效
(2)变更手续生效(即发出手续合格通知书)之前,该专利代理关系依然有效
(3)专利代理机构已为申请人办理的各种事务在变更手续生效之后继续有效
(4)强制重新委托
①第一署名申请人是外国申请人,香港、澳门或者台湾地区申请人
①在办理解除委托或者辞去委托手续时,应当同时委托新专利代理机构
①没有委托或者委托不符合规定的,不予办理,并视为未提出
五、复审程序中的委托手续
1、委托书中写明代理机构的委托权限仅限于办理复审程序有关事务
(1)委托手续或者解除、辞去委托的手续应当在专利复审委员会办理,无需办理著录项目变更手续
(2)提交的委托书中未写明权限仅限于办理复审程序有关事务的,期满未补正的,视为未委托
2、收件人的确定
(1)以书面方式指定其中一个专利代理机构作为收件人
(2)未指定的,专利复审委员会将在复审程序中最先委托的专利代理机构视为收件人
(3)最先委托的专利代理机构有多个的,专利复审委员会将署名在先的视为收件人
(4)署名五先后(同日分别委托)的,未在指定期限内指定的,视为未委托
3、复审请求人的强制代理
(1)未委托且未在指定期限内补正的,复审请求视为未提出
(2)未委托且在指定期限内补正不合格的,复审请求不予受理
六、无效程序中的委托手续
1、委托书中写明代理机构的委托权限仅限于办理无效宣告程序
(1)委托手续或者解除、辞去委托的手续应当在专利复审委员会办理,无需办理著录项目变更手续
(2)未提交委托书的,委托书中未写明委托权限的,为在委托书中写明权限仅限于办理无效宣告程序有关
的事务的,期满未补正的,视为未委托
2、请求人和专利权人委托了相同的专利代理机构
(1)专利复审委员会通知双方变更委托
(2)未在指定期限内变更委托的,后委托的视为未委托,同一日委托的,视为双方均未委托
3、请求人的强制代理
(1)未委托且未在指定期限内补正的,复审请求视为未提出
(2)未委托且在指定期限内补正不合格的,复审请求不予受理
4、收件人的确定
(1)以书面方式指定其他一个专利代理机构作为收件人
(2)未指定的,专利复审委员会将在复审程序中最先委托的专利代理机构视为收件人
(3)最先委托的专利代理机构有多个的,专利复审委员会将署名在先的视为收件人
(4)署名无先后(同日分别委托)的,未在指定期限内指定的,视为未委托
5、公民代理的权限仅限于在口头审理中陈述意见和接收当庭转送的文件
七、实用新型检索程序中的委托手续
1、请求可以由专利权人或者其委托的专利代理机构办理
2、办理委托后另行委托的,应当另行提交委托书,并在委托书中写明期委托权限仅限于办理实用新型专利
检索报告事务
3、办理委托后由本人办理的,应当声明本人仅办理实用新型专利检索报告事宜
第三节 权利要求书
一、形式要求
1、用阿拉伯数字顺序编号权利要求
2、编号前不得冠以“权利要求”或者“权项”
3、可以有化学式或者数学式,必要时也可以有表格,但不得有插图
4、用阿拉伯数字顺序编写权利要求书页码
5、不得使用含义不确定的用语——厚、薄、强、弱、高温、高压、很宽范围(除非在特定技术领域中具有
公认的确切含义)
6、不得出现“例如”、“最好是”、“尤其是”、“必要时”等类似用语
7、一般情况下,不得使用“约”、“接近”、“等”、“或类似物”等类似的用语——审查使用此种用语是否会导致权
利要求不清楚
8、括号
(1)原则上尽量避免使用括号
(2)可以使用括号:具有通常可以接受含义的括号;附图标记;化学式;数学式
9、原则上不得使用“如说明书……部分所述”或者“如图……所示”等类似用语,但是当发明或者实用新型涉
及的某特定形状仅能用图形限定而无法用语言表达时,可以使用
10、每一项权利要求只允许在其结尾处使用句号
11、使用的科技术语应当与说明书中使用的科技术语一致
12、一项权利要求通常用一个自然段表述,也可以用分行或者分小段的方式描述
二、实质要求
1、以说明书为依据
(1)核心要求:每一项权利要求所要求保护的技术方案应当是所属技术领域的技术人员能够从说明书充分
公开的内容中得到或概况得出的技术方案,并且不断超出说明书公开的范围
(2)允许概括至覆盖所有的等同替代或者明显变型的方式——如果所属技术领域的技术人员可以合理预测
说明书给出的实施方式的所有等同替代方式或明显变型方式都具备相同的性能或用途
(3)信息公开不充分的,允许申请人说明所属技术领域的技术人员在说明书给出信息的基础上,能够容易
地将发明或者实用信息扩展到权力要求的保护范围
(4)功能性限定的判断
①主体:所属技术领域的技术人员
①依据:说明书记载和本领域公知技术
①内容:能否解决发明或者实用新型所要解决的技术问题,并达到相同的技术效果
①纯功能性的权力要求得不到说明的支持——不允许
(5)应当考虑说明书的全部内容,而不是仅限于具体实施方式部分的内容
(6)逐一判断各项权利要求是否都得到了说明书的支持
①独立权利要求得到说明书支持并不意味着从属权利要求也必然得到支持
①方法权利要求得到说明书支持也并不意味着产品权利要求必然得到支持
(7)当技术方案的部分或者全部内容在原始申请的权利要求书中已经记载而在说明书中没有记载时,允许
申请人将其补入说明书
(8)权利要求的技术方案在说明书中存在一致性的表述,并不意味着权利要求必然得到说明书的支持
2、清楚
(1)产品权利要求
①产品权利要求应当用产品的结构特征来描述
①一个或多个技术特征无法用结构特征予以清除地表征时,允许借助物理或化学参数表征——参数必须是所
属技术领域的技术人员根据说明书的教导或通过所属技术领域的惯用手段可以清除而可靠地加以确定的
①无法用结构特征并且也不能用参数特征予以清楚地表征——允许借助于方法特征表征
(2)方法权利要求
①通常应当用工艺过程、操作条件、步骤或者流程等技术特征来描述
①用途权利要求属于方法权利要求
3、简要
(1)一件专利申请不到出现两项或两项以上保护范围实质上相同的同类权利要求
(2)数目应当合理
(3)只记载技术特征
(4)不得对原因或者理由作不必要的描述
(5)不得使用商业性宣传用语
三、撰写规定
1、主题
(1)产品权利要求或者方法权利要求
(2)不允许采用模糊不清的主题名称,如“一种……技术”或者“一种……产品及其制造方法”
(3)主题名称应当与权利要求的技术内容相适应
2、独立权利要求
(1)从整体上反映技术方案,记载解决技术问题的必要技术特征
(2)必要技术特征
①定义:为解决技术问题所不可缺少的技术特征,其总和足以构成技术方案,使之区别于背景技术中所述的
其他技术方案
①判断方法——从所要解决的技术问题出发并考虑说明书描述的整体内容,不应简单地将实施例中的技术特
征直接认定为必要技术特征
(3)独立权利要求所限定的一项发明或者实用新型的保护范围最宽
(4)一件专利申请的权利要求书中,应当至少有一项独立权利要求,并且写在引用其的从属权利要求之前
(5)独立权利要求应当包括当前序部分和特征部分
①前序部分写明要求保护的技术方案与最接近的现有技术共有的必要技术特征——选用合适的对比文件进
行划界
①特征部分:使用“其特征是……”或者类似的用语,写明所要保护的技术方案区别于最接近的现有技术的技
术特征
(6)不采用“划界”写法的情况
①开拓性发明
①由几个状态等同的已知技术整体组合而成的发明,其发明实质在组合本身
①已知方法的改进发明,其改进之处在于省去某种物质或者材料,或者是用一种物质或材料代替另一种物质
或材料,或者是省去某个步骤
①已知发明的改进在于系统中部件的更换或者其相关关系上的变化
3、从属权利要求
(1)定义:包含一项同类型权利要求中的所有技术特征,且对该项权利要求的技术方案作了进一步的限定
——附加的技术特征对所引用的权利要求作进一步的限定
(2)附加技术特征
①对所引用的权利要求的技术特征作进一步限定的技术特征
①增加的技术特征
(3)从属权利要求应当包括引用部分和限定部分
①引用部分写明引用的权利要求的编号,其后应当重述引用的权利要求的主题名称
①限定部分写明发明或者实用新型附加的技术特征
(4)从属权利要求只能引用在前的权利要求——“后引用”
(5)“择一”选择——引用两项以上权利要求的多项从属权利要求
(6)“多项不得引多项”——灾后的多项从属权利要求不得营业再去的多项从属权利要求
(7)从属权利要求的限定——在前独立权利要求的特征部分和前序部分的技术特征
(8)至二级或间接从属于某一项独立权利要求的所有从属权利要求都应当写在该独立权利要求之后,另一
项独立权利要求之前
4、开放式的权利要求采用“包含”、“包括”、“主要由……组成”的表达方式
5、封闭式的权利要求宜采用“由……组成”的表达方式
6、权利要求的概括性限定
(1)概括性的限定要得到说明书支持
(2)概况限定的方式
①用上位概念概况
①用并列选择法概况——被并列选择概况的内容当是等效的
7、功能或者效果特征限定
(1)原则——对产品权利要求来说,应当尽量避免使用
(2)可以使用的例外情况
①某一技术特征无法用结构特征来限定
①技术特征用结构特征限定不如用功能或效果特征来限定更为恰当
①功能或者效果能通过说明书中规定的实验或者操作或者所属技术领域的惯用手段得到直接和肯定地验证
四、解释原则
1、在确定权利要求的保护范围时,权利要求中所有特征均应当予以考虑,而每一个特征的实际限定作用应
当最终体现在该权利要求所要求保护的主题上
2、权利要求中的技术特征可以引用说明书附图中相应的标记,但是其不得解释为对权利要求保护范围的限
制
3、独立权利要求的前序部分和特征部分的技术特征一起构成专利的全部必要技术特征,限定独立权利要求
的保护范围
4、对于权利要求中所包含的功能性限定的技术特征,应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式
5、权利要求的保护范围应当根据其所用词语的含义来理解
(1)一般情况下,权利要求中的用词应当理解为香港技术领域通常具有的含义
(2)在特定情况下,说明书中指明了某词具有特定的含义,则使用了该词的权利要求的保护范围应当采用
说明书中对该词的说明而限定
6、开放式的权利要求解释为还可以含有该权利要求中没有述及的结构组成部分或方法步骤
7、封闭式的权利要求解释为不含有该权利要求所述以外的结构组成部分或方法步骤
8、权利要求中包含有数值范围的,尽量以数学方式表达,“大于”、“小于”、“超过”等理解为不包括本数;“以
上”、“以下”、“以内”等理解为包括本数
五、涉及计算机程序的权利要求
1、总体原则
(1)采用方法权利要求或者产权权利要求(实现方法的装置)
(2)不能只概况地描述计算机程序所具有的功能和效果
2、方法权利要求的撰写
(1)按照方法的流程描述计算机程序所执行的各项功能
(2)计算机程序如何完成功能
3、装置权利要求的撰写
(1)装置的各个组成部分及其各组成部分之间的关系
(2)计算机程序的各项功能是由装置的那些组成部分完成以及如何完成
(3)装置权利要求中的各组成部分与计算机程序流程的各个步骤完全对应一致
①装置权利要求中的各组成部分——实现程序流程各步骤的功能模块
①由功能模块限定的装置权利要求——主要通过计算机程序实现技术方案的功能模块架构
①不应当理解为主要通过硬件方式实现技术方案的实体装置
第四节 说明书
一、说明书的形式要求
1、第 1 页第 1 行应当写明发明名称,与请求书中的名称一致,并左右居中
2、发明名称前不得冠以“发明名称”或者“名称”等字样
3、发明名称与说明书正文之间应当空一行
4、说明书应当包括以下各部分,并在每一部分签名写明标题
(1)技术领域
(2)背景技术
(3)发明或者实用新型内容
(4)附图说明
(5)具体实施方式
5、说明书文字部分可以有化学式、数学式或者表格,但不得有插图
6、附图说明应当与附图对应
(1)申请人补交附图的,以向专利局提交或者邮寄补交附图之日为申请日
(2)申请人删除相应附图说明的,保留原申请日
7、说明书应当用阿拉伯数字顺序编写页码
二、说明书的实质要求
1、清楚——主题明确和表达准确
2、完整
(1)一份说明书应当包括的内容
①帮助理解发明或者实用新型不可缺少的内容——所属技术领域、背景技术和附图说明
①确定发明或者实用新型具有新颖性、创造性和实用性所需的内容——所要解决的技术问题、采用的技术方
案和有益效果
①实现发明或者实用新型所需的内容——采用的具体实施方式
(2)关于“克服偏见”的说明
①解释为什么说发明或者实用新型克服了偏见
①新的技术方案与偏见之间的差别
①克服偏见所采用的技术手段
(3)原则:凡是所属技术领域的技术人员不能从现有技术中直接、唯一地得出的有关内容,均应当哎说明
书中描述
3、能够实现
(1)所属技术领域的技术人员能够实现,是指所属技术领域的技术人员安置说明书记载的内容,就能够实
现该发明或者实用新型的技术方案,解决其技术问题,并且产生预期的技术效果
(2)由于缺乏解决技术问题的技术手段而无法实现的情况:
①说明书中只给出任务和/或设想,或者只表明一种愿望和/或结果
①说明中给出了技术手段,但含糊不清,无法具体实施
①说明中给出了技术手段,但采用该手段并不能解决发明或者实用新型所要解决的技术问题
①申请的主题为由多个技术手段构成的技术方案,对于其中一个技术手段,所属技术领域的技术人员安置说
明书记载的内容并不能实现
①说明书中给出了具体的技术方案,但未给出实验证据,而该方案又必须依赖实验结果加以证实才能成立
三、说明书的撰写要求
1、技术领域
(1)技术领域赢得是要求保护的技术方案所属或者直接应用的具体技术领域
(2)不是上位的或者相邻的技术领域,也不是发明或者实用新型本身
2、背景技术
(1)应当写明对理解、检索、审查有用的背景技术,并且尽可能引证反映这些背景技术的文件
(2)尤其要引证包含独立权利要求前序部分技术特征的现有技术文件(最接近的现有技术文件)
(3)客观地指出背景技术中存在的问题和缺点(可能的情况下,说明存在问题和缺点的原因以及解决问题
曾经遇到的困难)
(4)引证文件的要求
①引证文件应当是公开出版物,包括电子出版物
①引证专利文件,写明专利文件的国别、公开号,最后包括公开日期
①引证非专利文件的,写明标题和详细出处
①非专利文件和外国专利文件的公开日应当在本申请的申请日之前
①中国专利文件的公开日不能弯腰本申请的公开日
①引证外国专利或非专利文件——使用原文,必要将中文译文放在括号内
①引证文件达到充分公开
3、发明或者实用新型内容
(1)要解决的技术问题
①针对现有技术中存在的缺陷或不足
①正面、简洁、客观而有根据地反映要解决的技术问题,可以进一步说明技术效果
①不得采用广告式宣传用语
①多个要解决的技术问题应当与一个总的发明构思相关
(2)技术方案
①与权利要求所限定的相应技术方案的表达相一致
①至少应反映包含全部必要技术特征的独立权利要求的技术方案
①通过对附加技术特征的描述,反映作进一步改进的从事权利要求的技术方案
(3)有益效果
①技术特征直接带来的或者由技术特征必然产生的技术效果
①确定发明是否具有“显著的进步”,实用新型是否具有“进步”的重要依据
①说明有益效果,应当与现有技术进行比较,指出与现有技术的区别
①机械、电气领域:通过对发明或者实用新型结构特点的分析和理论说明相结合,说明有益效果
①化学领域:通过列车实验数据的方式予以说明有益效果
①目前尚无可取的测量方法而不得不依赖于人的感官判断的,采用统计方法表示的实验结果来说明
①在引用实验数据说明时,应该给出必要的实验条件和方法
4、附图说明
(1)各幅附图的图名,并且对图示的内容作简要说明
(2)在零部件较多的情况下,允许用列表的方式对附图中具体零部件名称列表说明
(3)附图不止一幅的,应当对所有附图作出图面说明
5、具体实施方式
(1)举例说明,数量应当根据发明或者实用新型的性质、所属技术领域、现有技术状况以及要求保护的范
围来确定
①一个实施例足以支持权利要求
①涉及数值范围时,通常应给出两端值附件(最好是两端值)的实施例,当数值范围较宽时,还应当给出至
少一个中间值的实施例
①在发明创造比较简单的情况下,技术方案以及就要求保护的主题作出了清楚、完整的说明,可以不在具体
实施方式部分再作重复说明
(2)产品的实施例
①产品的机械构成、电路构成、化学成分
①产品的各部分之间的相互关系
①可动作的产品——应当说明动作过程或者操作步骤
(3)方法的实施例——应当写明方法的步骤,包括可以用不同的参数或者参数范围表示的工艺条件
(4)一般来说可以对共有的技术特征不作详细的描述(可以引证)
(5)充分说明的技术特征
①区别于现有技术的技术特征
①从属权利要求中的附加技术特征
(6)对照附图说明的说明方式
①使用的附图标记应当与附图中所示的一致
①放在相应的技术名称的后面
①不加括号
(7)优选的具体实施方式应当体现申请中解决技术问题所采用的技术方案,并应当对权利要求的技术特征
给予详细说明,以支持权利要求
6、说明书语言
(1)术语——清楚,不会造成理解错误,前后一致
①国家规定的统一术语
①所示技术领域约定俗成的术语
①鲜为人知或者最新出现的科技术语
①直接使用外来语(中文音译或意译词)
①采用自定义词,并给出明确的定义或者说明
(2)文字
①中文
①个别词语可以使用中文以外的其他文字——不产生歧义
①第一次使用非中文技术名词——中文译文或者中文说明
(3)使用非中文表述形式的情况
①所属技术领域的技术人员熟知的技术名词
①计量单位、数学符号、数学公式、各种编程语言、计算机程序、特定意义的表示符号
①外国专利文献、专利申请、非专利文献的出处和名称
(4)计量单位
①国家法定计量单位,包括国际单位制计量单位和国家选定的其他计量单位
①本领域公知的其他计量单位
(5)可以使用商品名词
(6)避免使用注册商标
四、说明书附图
1、附图的绘制
(1)用制图工具和黑色墨水绘制,不得着色和涂改
(2)剖面线不得妨碍附图标记线和主线条的清楚识别
(3)同一附图应当采用相同比例绘制,可另增局部放大图
(4)一幅总体图可以绘制在几张图纸上
①每一张上的图都是独立的
①全部图纸组合起来构成一幅完整总体图时不互相影响清晰程度
(5)原则行竖向绘制
(6)水平绘制的例外
①零件横向尺寸明显打印竖向尺寸必须水平布置时,将附图的顶部置于图纸的左边
①一页图纸上有一幅附图已经水平布置,该页上其他附图也应当水平布置
2、附图的种类
(1)不得使用工程蓝图
(2)流程图、框图——在框内给出必要的文字和符号
(3)一般情况不得使用照片作为附图——金相结构和组织细胞例外
3、附图标记
(1)阿拉伯数字编号
(2)与说明书文字部分记载一致
4、清晰度——附图缩小到三分之二时,仍能清晰地分辨出图中各个细节
5、附图的语言
(1)可以使用必要的词语
(2)不得含有其他注释
(3)使用中文,也可以在其后的括号里注明原位
6、用阿拉伯数字顺序编写页码
7、实用新型专利申请的说明书必须有附图
8、附图的编号
(1)使用阿拉伯数字顺序编号,并在编号前冠以“图”字
(2)编号应当标准在相应附图的正下方
五、说明书摘要及摘要附图
1、摘要文字
(1)内容要求
①发明的名称和所属的技术领域
①所要解决的技术问题
①解决该问题的技术方案的要点以及主要用途
未写明发明名称或者不能反映技术方案要点——补正
(2)字数要求——包括标点符号,不得超过 300 个字
(3)形式要求
①不得使用商业性宣传用语
①使用的附图标记应当加括号
(4)法律效力
①仅是一种技术信息,不具有法律效力
①不属于发明或者实用新型原始记载的内容
①不能作为修改说明书或者权利要求书的根据
①不能用来解释专利权的保护范围
2、摘要附图
(1)形式要求
①有附图的专利申请
①摘要附图应当是说明书附图中的一幅
(2)实质要求——最能说明发明技术方案主要技术特征的附图
(3)大小及清晰度——在附图缩小到 4 厘米*6 厘米时,仍能清楚地分辨出图中的各个细节
(4)产生——申请人提供或者由审查员指定
(5)摘要可以包含最能说明发明的化学式——视为摘要附图
六、涉及计算机程序的说明书
1、计算机程序的主要技术特征
(1)以所给出的计算机程序流程为基础,按照该流程的时间顺序,以自然语言对该计算机程序的各步骤进
行清楚、完整的描述
(2)满足“充分公开”的要求
(3)可用惯用的标记性程序语言简短摘录某些关键部分的计算机程序以供参考
(4)不需要提交全部计算机源程序
2、说明书附图中应当给出计算机程序的主要流程图
3、涉及改变计算机装置硬件结构
(1)说明书附图应当给出计算机装置的硬件实体结构图
(2)说明书应当根据硬件实体结构图,清楚、完整地描述计算机装置的各硬件组成部分及其相互关系,以
本领域的技术人员能够实现为准
第五节 申请文件的修改
一、实质审查程序中的文件修改原则
1、“被动修改”原则——针对审查意见通知书指出的缺陷
2、“修改不得超范围”原则
(1)原说明书和权力要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容(仅指发明
的技术方案,不包括现有技术)
(2)申请文件的外文文本和优先权文件,不能作为判断“修改超范围”的依据
3、申请人主动修改
(1)提出的时间
①提出实质审查请求时
①收到专利局发出的进入实质审查阶段通知书之日起的 3 个月内
(2)申请人“主动修改”超出“被动修改”的范围
①接受的条件(节约程序)——消除了原申请文件存在的缺陷,并且具有被授权的前景
①不接受的条件(不利于节约审查程序)
A、 删除独立权利要求中的技术特征,扩大权利要求请求保护的范围
B、改变独立权利要求中的技术特征,导致扩大了请求保护的范围
C、将仅在说明书中记载的与原来要求保护的主题缺乏单一性的技术内容作为修改后权利要求的主题
D、 增加了新的独立权利要求,该独立权利要求限定的技术方案在原权利要求书中未出现过
二、允许的修改——“修改没有超范围”
1、权利要求书的修改
(1)增加独立权利要求中的技术特征
(2)变更独立权利要求中的技术特征
注意:数值范围的修改——①修改后数值范围的两个端值在原说明书和/或权利要求书中已确实记载;①修改
后的数值范围在原数值范围之内。
(3)变更独立权利要求的类型、主题名称及相应的技术特征
(4)删除一项或多项权利要求
(5)将独立权利要求相对于最接近的现有技术正确划界
(6)修改从属权利要求的引用部分,改正引用关系上的错误
(7)修改从属权利要求的限定部分,清楚地限定该从属权利要求的保护范围
注意:上述修改符号《专利法》第 33 条的规定,因而是允许的。但是还需要对修改后的权利要求书是否负
其他规定,进行审查。
2、说明书及其摘要的修改
(1)发明名称
(2)发明所属技术领域
(3)背景技术部分
注意:将新发现的现有技术内容补入背景技术部分,实际上使说明书增加了原申请中未记载的内容,但由
于修改仅涉及背景技术而不涉及发明本身,且增加的内容是申请日前已经公知的现有技术,因此是允许的
(4)发明内容部分中与该发明所解决的技术问题有关的内容
(5)发明内容部分中与发明技术方案有关的内容
注意:独立权利要求进行了修改,则允许该部分作相应的修改;如果独立权利要求未作修改,则允许在不
改变原技术方案的基础上,进行理顺文字、改正不规范用词、统一技术术语等修改。
(6)发明内容部分中与该发明的有益效果有关的内容
注意:修改的条件——①有益效果没有被清楚地提及;①技术特征在原始申请文件中已清楚地记载;①所属
技术领域的技术人员可以直接地、毫无疑义地从原始申请文件中推断出这种效果。
(7)附图说明
注意:缺少附图说明的,允许补充所缺德附图说明。
(8)最佳实施方式或者实施例
注意:一般限于补入原实施方式或者实施例中具体内容的出处以及已记载的反映发明的有益效果数据的标
准测量方法。
(9)修改附图
包括将不必要的词语和注释补入说明书文字部分;修改附图中的标记使之与说明书文字部分相一致;增加
局部放大图;修改附图的阿拉伯数字编号。
(10)摘要
包括修改使摘要写明发明的名称、所属技术领域、所要解决的技术问题、技术方案的要点以及主要用途,
删除商业性宣传用语和更换摘要附图
(11)所属技术领域的技术人员能够识别出的明显错误,即语法错误、文字错误和打印错误
注意:这一修改必须是所属技术领域的技术人员能从说明书的整体及上下文看出的唯一的正确答案。
三、不允许的修改
1、不允许的增加
(1)将某些不能从原说明书(包括附图)和/或权利要求书中直接明确认定的技术特征写入权利要求和/或
说明书
(2)为使公开的发明清楚或者使权利要求完整而补入不能从原说明书(包括附图)和/或权利要求书中直接
地、毫无疑义地确定的信息
(3)增加的内容是通过测量附图得出的尺寸参数技术特征
(4)引入原申请文件中未提及的附近组分,导致出现原申请没有的特殊效果
(5)补入了所属技术领域的技术人员不能直接从原始申请中导出的有益效果
(6)如入实验数据以说明发明的有益效果,和/或补入实施方式和实施例以说明在权利要求请求保护的范围
内发明能够实施
(7)增补原说明书中未提及的附图
注意:允许增补或者变更的附图是关于背景技术的附图
2、不允许的改变
(1)改变权利要求中的技术特征,超出了原申请记载的范围
(2)由不明确的内容改成明确具体的内容而引人原申请文件中没有的新的内容
(3)将原申请中的几个分离的特征,改变成一种新的组合,而原申请没有明确提及这些分离的特征彼此间
的关联
(4)改变说明书中的某些特征,使得改变后的技术内容不同于原申请记载的内容,超出了原申请记载的范
围
3、不允许的删除
(1)删除独立权利要求中明确认定的发明必要技术特征
(2)从权利要求中删除一个与说明书记载的技术方案有关的技术术语
(3)从权利要求中删除在说明书中明确认定的关于具体应用范围的技术特征
(4)从说明书中删除某些内容而导致修改后的说明书超出了原申请记载的范围
注意:数值范围的放弃证明——申请人能够根据申请原始记载的内容证明两者之一:①数值取被“放弃”的数
值时,发明不可能实施;①数值取经“放弃”后的数值时,发明具有新颖性和创造性。
四、修改的方式
1、申请人提交替换页——规定格式,一式两份
(1)提交重新打印的替换页和修改对照表
(2)提交重新打印的替换页和在原文复制件上做出修改的对照页
2、审查员代为修改——依职权并通知申请人
(1)代为修改的内容
①个别文字、标记的修改或者增删
①对发明名称或者摘要的明显错误
(2)代为修改的方式
①使用钢笔、签字笔或者圆珠笔作出清楚明显的修改
①不得使用铅笔进行修改
五、实用新型申请文件的修改
1、修改原则——原说明书和权力要求书记载的范围
(1)原说明书和权力要求书中直接地、毫无疑义地确定的内容
(2)明显错误的更正
明显错误,是指不正确的内容可以从原说明书、权力要求书的上下文中清楚地判断出来,没有作其他解释
或者修改的可能
(3)允许将附图中明显可见并有唯一解释的结构,补入说明书和权力要求书
2、修改超范围的情况
(1)删掉某个或者某些特征,导致超出原说明书和权力要求书记载的范围
(2)说明书中补入原权力要求书中记载而原说明书中没有记载的技术特征,并作了扩大其内容的描述
(3)补入原说明书和权力要求中没有记载的技术特征并且借助原说明书附图表示的内容不能毫无疑义地确
定
3、申请人的主动修改
(1)提出修改的时间——自申请日起 2 个月内
(2)超过 2 个月的修改,消除缺陷,并且具有授权的前景——接受修改文件
(3)不接受的修改文件——视为未提出
(4)修改超范围的,经过补正程序后,驳回
4、申请人按照通知书要求修改——超范围的,经过补正程序后,驳回
5、审查员依职权修改,通知申请人
(1)说明书——明显不适当的实用新型名称和/或所属技术领域;错别字、错误的符号、标记;明显不规范
的用语;说明书各部分所遗漏的标题;附图中不必要的文字说明
(2)权利要求书——错别字、错误的标点符号、错误的附图标记、附图标记增加括号,且不能引起保护范
围的变化
(3)摘要方面——不适当的内容、明显的错误,指定摘要附图
六、外观设计申请文件的修改
1、修改依据
(1)原图片或者照片表示的范围
(2)修改后的外观设计与原始申请文件中表示的相应的外观设计相比,属于不相同的设计
2、申请人主动修改
(1)提出修改的时间——自申请日起 2 个月内
(2)超过 2 个月的修改,如果修改的文件消除了缺陷,并具有授权的前景——接受修改文件
(3)不接受的修改文件——视为未提出
(4)修改超范围的,经过补正程序后,驳回
3、申请人按照通知书要求修改——超范围的,经补正程序后,驳回
4、审查员依职权修改明显错误,通知申请人
(1)明显的产品名称错误
(2)明显的视图名称错误
(3)明显的视图方向错误
(4)“外观设计图片或者照片”表格使用方向错误
(5)外观设计图片中的产品形状绘制线条包含有应删除的线条——阴影线、指示线、中心线、尺寸线、点
划线
(6)简要说明中写有明显不属于简要说明可以写明的内容——产品内部结构、技术效果、产品推广宣传等
的描述
第六节 外观设计的申请文件
一、请求书
1、类别
(1)产品所属类别,即产品在国际外观设计分类表中的类别
(2)申请人不明确该产品所属类别的,应当写明产品所属领域、用途、使用方法或使用场所
2、产品名称
(1)一般情况下不得在产品名称后加括号,除非需要括号中的内容内产品进行区分
(2)括号内可以使用简洁的数字、英文字母或文字以示区别
(3)字数限制:以 1~10 个字为宜,包括括号内的内容一般不得超过 20 个字
(4)一般应当符合国际外观设计分类表中小类列举的名称
(5)应当与外观设计图片或者照片中表示的产品相符合
(6)应当避免使用的名称——考试中经常考查以下每一种类中的具体例子
①含有人名、地名、国名、单位名称、商标、代号、型号或以历史时代命名的产品名称
①概况不当、过于抽象的名称,如“文具”、“炊具”、“乐器”、“建筑用物品”
①描述技术效果、内部构造的名称,如“节油发电机”、“人体增高鞋垫”、“装有新型发动机的汽车”
①附有产品规格、大小、规模、数量单位的名称,如“21 英寸电视机”、“中型书柜”、“一副手套”
①以产品的形状、图案或色彩命名的名称,如“菱形尺”、“带有熊猫图案的书包”、“红色外衣”
①省略不当的名称,如“棋盘”不能写成“棋”,“玩具汽车”不能写成“汽车”
①以外国文字或无确定的中文意义的文字命名的名称,但已经众所周知并且含义确定的文字可以使用,如
“DVD 播放机”、“LED 灯”、“USB 集线器”
二、简要说明
1、必要时提供,用来对外观设计产品的设计要点、省略视图以及请求保护色彩等情况进行扼要的描述
2、不当使用商业性宣传用语,也不能用来说明产品的性能和内部结构
3、在简要说明中写明的情况
(1)产品的前后、左右或者上下相同或对称的情况,注明省略的视图
(2)产品的状态是变化的情况
(3)产品的透明部分
(4)平面产品中的单元图案两方连续或四方连续等而无限定边界的情况
(5)细长物品的长度采用省略画法
(6)产品由具有特殊视觉效果的新材料制成
(7)请求保护的外观设计包括色彩
(8)新开发的产品的所属领域、用途、使用方法或使用场所
(9)设计要点及其所在部位
(10)产品属于成套产品或组件产品,必要时应当写明各套件所对应的产品名称
三、图片或照片
1、视图种类、名称及其标注
(1)申请人提交视图的种类
①立体产品设计要点涉及六个面的,应当提交六面正投影视图
①立体产品设计要点仅涉及一个或几个面的,应当至少提交所设计面的正投影视图和立体图
①立体产品设计要点涉及一个面的,可以仅提交该面正投影视图
①立体产品设计要点涉及两个面的,应当提交两名正投影视图
①必要——产品的展开图、剖视图、剖面图、放大图、变化状态图以及使用状态参考图
(2)视图名称及其标注
①六面正投影视图
A.主视图、后视图、左视图、右视图、俯视图和仰视图
B.主视图所对应的面应当是使用时通常朝向消费者的面或者最大限度反映产品的整体设计的面
C.各视图的视图名称应当标注在相应视图的正下方
①成套产品:在每件产品的视图名称前加以阿拉伯数字顺序编号,并在编号前写明“套件”字样
①组件产品:在每个组件的视图名称前加以阿拉伯数字顺序编号,并在编号前写明“组件”字样
①多种变化状态的产品:显示编号状态的视图名称后,应当以阿拉伯数字顺序编号
2、视图尺寸
(1)提交的图片或者照片中所显示的使用外挂设计的产品图片的尺寸不得小于 3 厘米①8 厘米(细长物品
除外),也不对大于 15 厘米①22 厘米
(2)视图应当保证图形缩小到三分之二时,产品外观设计的各个设计细节能够清晰可辨
3、图片的绘制
(1)图片的绘制
①参照我国技术制图和机械制图国家标准
①正投影关系、线条宽度以及剖切标记
①粗细均匀的实现
①不得以阴影线、指示线、虚线、中心线、尺寸线、点划线等线条表达外观设计形状
(2)细长物品的省略部分:两条平行的双点划线或自然断裂线
(3)绘制工具,包括计算机在内
①不得使用铅笔、蜡笔、圆珠笔
①不得使用蓝图、草图、油印件
(4)图面分辨率应当满足清晰的要求
4、照片的拍摄
(1)镜头对证产品的中心部位拍摄
(2)背景应当单一,产品和背景有适当的明度差
(3)应当避免强光、反光、阴影、倒影、衬托物,清晰地现实外观设计
5、色彩
(1)色彩包括黑白灰系列和彩色系列
(2)“请求保护的外观设计包含色彩”的申请——提交图片或者照片一式两份
(3)图片的颜色应当着色牢固、不易褪色
注意:照片或者图片的形式缺陷主要是指照片或者图片不符合上述的绘制要求,而明显是指性缺陷和外观
设计无效的理由十分接近,建议考生对比理解这两方面的内容(《实审指南》第一部分第三章第 和
节。)
第三章 授予专利权的条件
第一节 专利法保护的客体
一、《专利法》第 5 条
1、违反国家法律的发明创造不授予专利权
(1)国家法律——全国人大或者常委会的法律,不包括行政法规和规章
(2)因发明创造的滥用违反国家法律——属于保护客体
(3)实施为国家法律所禁止的发明创造——属于保护客体
2、违法社会公德的发明创造——中国境内的社会公德
3、妨害公共利益的发明创造
(1)发明创造的实施或使用会给公众或者社会造成危害,或者会使国家和社会的正常秩序受到影响,不属
于客体
(2)发明创造的实施或使用会严重污染环境、严重浪费能源或资源、破坏生态平衡、危害公众健康,不属
于客体
(3)专利申请的文字或者图案设计国家重大政治事件或宗教信仰、伤害人民感情或民族感情或者宣传封建
迷信,不属于客体
(4)因发明创造的滥用违法国家法律——属于保护客体
(5)发明创造在产生积极效果的同时存在某种缺点——属于保护客体
二、《专利法》第 25 条
1.科学发现
从自然界找到以天然形态存在的物质
未经人类的任何技术处理而存在于自然界的微生物
不 予 以 保 护 的 客 体
——“科学发现”
从自然界找到以天然形态存在的基因或 DNA 片段
首次提取物及其得到方法:首次从自然界分离或提取出来,结构、形态或者其他物
理化学参数现有技术中不曾认识,并能被确切地表征,且在产业上有利用价值
基因或 DNA 片段及其得到方法:首次从自然界分离或提取,碱基序列现有技术不曾
记载,但能确切地表征,且在产业上有利用价值
天然物质:经过分离提纯之后,具有新颖性并且能够确定表征,且在产业上有利用
价值
予 以 保 护 的 客 体
——“新颖性、确切
表征、产业利用”
微生物:经过分离成为纯培养物,并且具有特定的工业用途时
2.智力活动的规则和方法——注意《审查指南》第 2 部分第 1 章第 节的举例
仅仅涉及智力活动的规则和方法的权利要求
除主题名称以外,限定的全部内容均为智力活动的规则和方法的权利要求
仅仅涉及一种算法或数学计算规则,或者计算机程序本身或仅仅记录在载体上的计
算机程序,或者游戏的规则和方法的权利要求
依 本 项 排 除 保 护 的
客体
除主题名称之外,限定的全部内容仅仅涉及一种算法或者数学计算规则,或者程序
本身,或者游戏的规则和方法的权利要求
限定的全部内容中既包含智力活动的规则和方法的内容,又包含技术特征的权利要
求(整体而言并不是一种智力活动的规则和方法)
不 依 据 本 项 排 除 获
得专利权的可能性
计算机介质涉及其物理特性的改进
3.疾病的诊断和治疗方法
疾病的诊断方法:“已有生命的人体或动物为对象”和“以获得疾病诊断结果或健康状
况为直接目的”依 据 本 项 排 除 的 客
体 根据现有技术,知晓诊断或检测信息,就能够直接获得疾病的诊断结果或监控状况
的诊断方法
以离体样品为对象的,以获得同一主体疾病诊断结果或健康状况为直接目的的诊断
方法
以治疗为目的或者具有治疗性质的各种方法,包括预防疾病或者免疫的方法
用于诊断或治疗疾病的物质的医药用途
治疗为目的的外科手术方法
在已经死亡的人体或动物体上实施的病理解剖方法
从活的人体或动物体获取作为中间结果的信息的方法,或处理该信息的方法(不是
获得诊断结果或健康状况)
对已经脱离人体或动物体的组织、体液或排泄物进行处理或检测以获取作为中间结
果的信息的方法,或处理该信息的方法(不是获得诊断结果或健康状况)
制造假肢或者假体的方法,以及为制造该假肢或者假体而实施的测量方法
通过非外科手术方式处置动物体以改变其生长特性的畜牧业生产方法
动物屠宰方法
对于已经死亡的人体或动物体采取的处置方法
单纯的美容方法
“输送氧气、负氧离子、水分的方法”
杀灭外部的细菌、病毒、虱子、跳蚤的方法
用于制造药品的物质
不 能 依 据 本 项 排 除
的客体
对于已经死亡的人体或者动物体实施的外科手术方法(依《专利法》第 5 条排除)
4.动物和植物新品种
动物和植物品种(植物新品种可以通过《植物新品种保护条例》给予保护)
转基因动物或植物
动物的胚胎干细胞、动物个体及其各个形成和发育阶段(生殖细胞、受精卵、胚胎)
不属于保护客体
单个植株及其繁殖材料
属于保护客体 动物和植物品种的非生物学生产方法(技术介入的主要控制作用或者决定性作用)
动物的体细胞、动物组织和器官不 属 于 本 规 定 的 范
畴 植物的细胞、组织和器官
5.原子核变换方法和用该方法获得的物质
完成核聚变反应的磁镜阱法、封闭阱法原子核变换方法
实现核裂变的方法不属于保护客体
用原子核变换方法获得的物质——同位素
增加粒子能量的粒子加速方法
实现核变换方法的各种设备、仪器及其零部件属于保护客体
同位素的用途以及使用的仪器、设备
三、《专利法实施细则》第 2 条(一般性定义,不是判断新颖性、创造性的具体审查标准)
1.《专利法》所称的发明,是对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案
(1)技术方案——对要解决的技术问题所采取的利用了自然规律的技术手段的集合,由技术特征来体现
(2)不属于保护客体——气味、声、光、电、磁、波等信号、能量
(3)不属于保护客体——涉及计算机程序的发明不是解决技术问题、没有利用技术手段或者没有获得技术
效果
2.《专利法》所称的实用新型,是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案
实用新型保护客体 产品,经过产业方法制造,有确定形状、构造且占据一定空间的实体
产品的渗碳层、氧化层等复合层结构
现有技术中已知材料的替换
在某种特定情况下所具有的确定的空间形状的产品
一切方法
未经人工制造的自然存在的物品
生物的或者自然形成的产品
权利要求中既包含形状、构造特征,又包含对方法本身提出的技术方案
权利要求中既包含形状、构造特征,又包含对材料本身提出的技术方案
无确定形状的产品
物质的分子结构、组分、金相结构
产品表面的文字、符合、图表或者其结合的新方案
实 用 新 型 不 予 保 护
的客体
产品的形状以及表面的图案、色彩或者其结合的新方案,没有解决技术问题
3.专利法所称外观设计,是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美
感并适于工业应用的新设计
重复生产
产品
不能重复生产的手工艺品、农产品、畜产品、自然物不是保护客体
适于工业应用 外观设计能应用于产业上并形成批量生产
取决于特定地理条件、不能重复再现的固定建筑物、桥梁等
因其包含有气体、液体及粉末状等无固定形状的物质而导致其形状、图案、色彩不
固定的产品
产品的不能分割、不能单独出售或者使用的局部或部分设计,例如袜跟、帽檐、杯
把、棋子
对于由多个不同特定形状或图案的构件组成的产品,如果构件本身不能成为具有独
立使用价值的产品,则该构件不属于外观设计专利保护的客体
不能作用于视觉或者肉眼难以确定,需要借助特定的工具才能分辨其形状、图案、
色彩的物品
要求保护的外观设计不是产品本身常规形态的外观设计,例如紫外灯照射下才能显
示的产品
以自然物原有形状、图案、色彩作为主体的设计
纯属美术范畴的作品
文字和数字的字音、字义不属于外观设计保护的内容
产品通电后显示的图案,例如软件界面、手机显示屏上显示的图案、电子表表盘显
示的图案
外 观 设 计 专 利 不 予
保护的客体
第二节 新颖性
一、现有技术
1.现有技术(《专利法实施细则》第 30 条),是指申请日(有优先权的,指优先权日)前国内外出版物上公
开发表、在国内公开使用或者以其他方式为公众所知的技术
(1)专利法意义上的“现有技术”应当在申请日以前处于能够为公众获得的状态,并包含有能够使公众从中
得知实质性技术知识的内容
(2)处于保密状态的技术内容不属于现有技术
(3)如果负有保密义务的人违法规定、协议或者默契泄露秘密,导致技术内容公开,使公众能够得知这些
技术,这些技术也就构成了现有技术的一部分
2.时间界限
(1)现有技术的时间界限是申请日,享有优先权的,则指优先权日
(2)申请日当天公开的技术内容不包括在现有技术范围内
3.地域界限
(1)属于出版物公开的,地域界限指全世界范围
(2)属于使用公开和以其他方式公开的,地域界限仅限于国内
4.公开方式
(1)出版物公开
①出版物不受地理位置、语言或者获得方式的限制,也不受年代的限制
①出版物的出版发行量多少、是否有人阅读过、申请人是否知道是无关紧要的
①对于印有“内部资料”、“内部发行”等字样的出版物,确系在特定范围内发行并要求保密的,不属于公开出
版物
①出版物的印刷日视为公开日,印刷日只写明年月的或者年份的,以所写月份的最后一日或者所写年份的 12
月 31 日为公开日
(2)使用公开
①制造、使用、销售、进口、交换、馈赠、演示、展出等方式使有关技术内容处于公众想得知就能够得知的
状态
①在展台上、橱窗内公众可以阅读的信息资料及直观资料属于使用公开
①使用公开是以公众能够得知该产品或者方法之日为公开日
(3)其他方式公开
①口头公开、广播、电视、电影等能够使公众得知技术内容的方式
①口头交谈、报告、讨论会发言以其发生之日为公开日
①公众可接收的广播、电视或者电影的报道,以其播放日为公开日
注意:A.在外国举办的展览会上展出的展品不构成现有技术
B.在外国举办的展览会上发现的出版物构成现有技术
C.在中国政府承认的在外国举办的国际展览会上发行的介绍展品的出版物所公开的发明创造可以享
受宽限期
二、抵触申请
1.抵触申请的类型
(1)由他人在该申请的申请日以前向专利局提出并且在申请日以后(含申请日)公布的同样的发明或者实
用新型专利申请,损害该申请日提出的专利申请的新颖性
(2)进入了中国国家阶段的国际专利申请,即申请日以前由他人提出、并在申请日之后(含申请日)作出
中文公布的且为同样的发明或者实用新型的国际专利申请
注意:A.所称的“他人”包括申请人部分相同的情形
B.所称的“专利局”为中国国家知识产权局专利局
C.申请有优先权的,所称“申请日”为优先权日
2.抵触申请不包括
(1)“当天申请”:由他人在申请日提出的同样的发明或者实用新型专利申请
(2)“本人申请”:由申请人本人提出的同样的发明或者实用新型专利申请
3.确定是否存在抵触申请,不仅要查阅在先专利或专利申请的权利要求书,而且要查阅其说明书(包括附
图),应当以其全文内容为准。
4.抵触申请只能用来评价专利申请的新颖性,不能用来评价创造性。
三、新颖性的审查原则和基准
1.审查原则
(1)发明或者实用新型专利申请是否具备新颖性,只有在其具备实用性后才予以考虑
(2)同样的发明或者实用新型:技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期效果
(3)单独对比:
①各项权利要求分别与每一项现有技术或申请在先公布在后的发明或实用新型的相关技术内容单独地进行
比较
①不得将几项现有技术或者申请在先公布灾后的发明或者实用新型内容的组合与各项权利要求进行比较
①不得将一份对比文件中的多项技术方案的组合与各项权利要求进行比较
2.审查基准
(1)相同内容的发明或者实用新型:技术内容完全相同或者仅仅是简单的文字变换
(2)具体(下位)概念与一般(上位)概念
①具体(下位)概念的公开使采用一般(上位)概念限定的发明或者实用新型丧失新颖性
①一般(上位)概念的公开并不影响采用具体(下位)概念限定的发明或者实用新型的新颖性
(3)惯用手段的直接置换
(4)数值和数值范围
①“点破线”:对比文件公开的数值或者数值范围落在技术特征的数值范围内,将破坏要求保护的发明或者实
用新型的新颖性
①“重叠破”:对比文件公开的数值范围与技术特征的数值范围部分重叠或者有一个共同的端点,将破坏要求
保护的发明或者实用新型的新颖性
①“点破点”:对比文件公开的数值范围的两个端点将破坏技术特征为离散数值并且具有该两端点中任一个
的发明或者实用新型的新颖性,但不破坏技术特征为该两端点之间任一数值的发明或者实用新型的新颖性
①“线不破点”:技术特征的数值或者数值范围落在对比文件公开的数值范围内,并且与对比文件公开的数值
范围没有共同的端点,则对比文件不破坏要求保护的发明或者实用新型的新颖性
四、化学发明新颖性的判断
1.化合物的新颖性
(1)对比文件里已经提到的化合物——明确定义或者说明了化合物的化学名称、分子式(或结构式)、理
化参数或制备方法(包括原料)
①原则——提到的和化合物破坏在后申请的新颖性
①例外——由申请人负责证明在申请日之前无法获得这种化合物
(2)通式
①通式不能破坏通式中一个具体化合物的新颖性,破坏端点化合物的新颖性
①一个具体化合物的公开使包括具体化合物的通式权利要求丧失新颖性
①一个具体化合物的公开不影响通式所包括的除该具体化合物以外的其他化合物的新颖性
(3)天然物质
①原则——天然物质的存在本身不能破坏新颖性
①例外——对比文件中公开的天然物质与发明物质的结构和形态一致或者直接等同
2.组合屋的新颖性(仅涉及组分)
对比文件公开了由组分(A+B+C)组成的组合物甲
(1)发明专利组合物乙(组分 A+B),并且全力要求采用封闭式撰写形式,具有新颖性
(2)发明专利组合物乙(组分 A+B),采用开放式撰写形式,且与组合物甲所解决的技术问题相同,则无
新颖性
(3)发明专利组合物乙(组分 A+B),采取排除法撰写,具有新颖性
3.用物理化学参数表征的化学产品的新颖性
(1)依据所记载的参数将公开产品和申请产品进行比较
(2)依据参数无法确定两者区别的,推定用参数表征的产品权利要求不具备新颖性
4.用制备方法表征的化学产品的新颖性
(1)新颖性审查应针对产品本身,而不是仅仅比较制备方法十分与对比文件公开的方法相同,即制备方法
不同并不一定导致产品本身不同
(2)推定不具备新颖性的条件
①申请没有公开证明产品不同之处的参数
①申请公开的仅仅是制备方法的不同
①申请没有公开由于制备方法上的区别为产品带来任何功能、性质上的改变
5.化学产品用途发明的新颖性
(1)新产品的用途发明——具有新颖性
(2)已知产品的新用途发明——已知产品不能破坏该新用途的新颖性
①新用途与原已知用途是否实质上不同
①新用途是否被原已知用途的作用机理、药理作用所直接揭示
①新用途是否属于原已知用途的上位概念
①仅仅体现在用药过程中的区别特征不能使用途具有新颖性
五、设计遗传工程的发明的新颖性
1.基因——蛋白质本身具有新颖性,则编码蛋白质的基因的发明也具有新颖性
2.重组蛋白质——以单一物质形式被分离和纯化的蛋白质是已知的,则由不同的制备方法定义的、具有同样
氨基酸序列的重组蛋白质的发明不具有新颖性
3.单克隆体
(1)抗原 A 是新的,则抗原 A 的单克隆体具有新颖性
(2)已知抗原 A’的单克隆体是已知的
①发明涉及的抗原 A 具有与一致抗原 A’相同的表位,即推定已知抗原 A’的单克隆体就能与发明涉及的抗原
A 结合
①原则上抗原 A 的单克隆体的发明不具有新颖性
①由申请人证明权利要求所限定的单克隆体与对比文件公开的单克隆体不同
注意:关于化学和生物领域的新颖性判断具有很强的专业性,预计不会在考试中占有很多的比例。笔者在
这里的总结是为了使整个新颖性体系完善(后面的创造性和实用性一样)
第三节 不丧失新颖性的公开
一、要求宽限期的条件
宽限期 特定公开方式 程序要求
“主办”:国务院、各部委、国
务院批准由其他机关或者地
方政府举办
“承认”:国务院及其各部委
在 中 国 政 府
主 办 或 者 承
认 的 国 际 展
览 会 上 首 次
展出
“国际展览会”:展出的展品
除了举办国的产品以外,还
应当有来自外国的展品
(1)在提出申请时在请求书中声明,并在
自申请日起 2 个月内提交证明材料
(2)国际展览会的证明材料:展览会主办
单位出具,注明展览会展出日期、地点、展
览会的名称以及发明创造展出的日期、形式
和内容,并加盖公章
申请日(享有
优先权日的指
优权日)之前
6 个月
在 规 定 的 学
术 会 议 或 者
技 术 会 议 上
首次发表
“规定”:国务院有关主管部
门、全国性学术团体组织召
开的学术会议或者技术会议
(1)在提出申请时在请求书中声明,并在
自申请日起 2 个月内提交证明材料
(2)学术会议和技术会议的证明材料:由
国务院有关主管部门或者组织会议的全国
性学术团体出具,注明会议召开的日期、地
点、会议的名称以及发明创造发表的日期、
形式和内容,并加盖公章
他 人 未 经 申
请 人 同 意 而
泄露内容
他人为遵守明示或者默示的
保密信约而将发明创造的内
容公开;
他人用威胁、欺诈或者间谍
活动等手段从发明人或者申
请人那里得知发明创造的内
容而后造成的公开
(1)申请人在申请日前已获知他人泄露,
在提出专利申请时在请求书中声明,并在自
申请日起 2 个月内提交证明材料
(2)申请人在申请日以后得知他人泄露,
在得知情况后 2 个月内提交证明材料
(3)证明材料注明泄露日期、泄露方式、
泄露的内容,并由证明人签字或者盖章
不符合上述规定的,视为未要求不丧失新颖性宽限期
二、宽限期的效力
1.在申请日(享有优先权日的指优先权日)之前 6 个月内对申请人的专利申请来说,“特定方式的公开”不视
为影响其新颖性和创造性的现有技术,并不是把发明创造的公开日看作是专利申请的申请日
2.在宽限期 6 个月内,第三人独立完成同样的发明创造而且在申请人之前提出申请——“同归于尽”
(1)根据先申请原则,申请人不能取得专利权
(2)由于申请人的公开对第三人构成现有技术,第三人不能取得专利权
三、宽限期内的“再次公开”
1.“再次公开”不属于“特定公开方式”的三种情况,申请因在后公开而丧失新颖性
2.“再次公开”属于“特定公开方式”的三种情况
(1)申请不丧失新颖性
(2)宽限期自发明创造的第一次公开之日起计算
第四节 禁止重复授权
一、先申请原则
二、禁止重复授权
1.同样的发明创造只能被授予一项专利
2.禁止重复授权是指同样的发明创造不能有多项处于有效状态的专利权同时存在
三、“同样发明创造”的判断
1.“同样的发明创造”是指两件或者两件以上申请(或专利)中存在保护范围相同的权利要求
2.判断对象——两件发明或者实用新型专利申请或专利的权利要求书
3.判断方法
(1)一件专利的一项权利要求与另一件专利的某一项权利要求的保护范围相同,则两件专利是同样的发明
创造
(2)两件专利说明书的内容相同,权利要求保护范围不同,则两件专利是不同的发明创造
(3)权利要求保护范围仅部分重叠的,不属于同样的发明创造
(4)产品专利与制造产品的方法专利属于不同的发明创造
4.判断顺序:在先申请构成抵触申请或已公开构成现有技术,应当使用新颖性和创造性的判断,而不是“先
申请”和“禁止重复授权”
四、“同样发明创造”的处理方式
具体情况 处理方式
两件专利申请 选择或者修改
(1)申请日不同,驳回后一件专利申请,并对前一
件申请授予专利权
(2)申请日相同,驳回两件申请
申请人相同
一件专利申请和 放弃已经获得的 (1)申请人期满不答复,申请被视为撤回;经申请
一项专利权 专利权或者撤回
尚未被授权的申
请
人陈述意见或者修改后仍不符合规定,驳回申请
(2)申请人放弃已经授予的专利权,在答复审查意
见通知书时附交自授权专利的申请日起放弃专利权
的书面声明
申请人不同 两件专利申请 自行协商;协商不成,驳回两件申请
五、无效程序中对于同样发明创造的处理
处理方式
具体情况 无效宣告
专利权人 复审委
(1)放弃一项专利权的方式来维持另一项专利权
(2)提交自申请日起放弃专利权的书面声明,专
利权视为自始不存在
维持另一项专利权有效
放弃被请求宣告无效的专利,提交自申请日起放
弃专利权的书面声明
终止无效宣告程序
专 利 权 人
相同
任何人以《专
利法实施细则》
第 13 条宣告其
中一个专利权
无效
专利权人未进行选择
宣告被请求宣告无效的
专利权无效
两个专利权人通过放弃一项专利权的方式来维持
另一项专利权有效,向复审委提交一个专利权人
自申请日起放弃专利权的书面声明
合并审理
任何人以《专
利法实施细则》
第 13 条宣告两
个专利权无效 两个专利权人均不放弃专利权
复审委宣告两项专利权
无效
专利权人可以请求宣告另外一项专利权无效,也
可以与另一专利权人进行协商
书面告知双方当事人
申
请
日
相
同
任何人针对其
中一项专利权
提出无效宣告 两个专利权人均不放弃专利权
宣告被请求的专利权无
效申请日不同
专 利
权 人
不同
(1)任何人以《专利法实施细则》第 13 条宣告在后专利权无效
(2)在先申请的发明或者实用新型专利权已经公开已构成现有技术或者抵触申请,复审委依据《专
利法》第 22 条进行审查
(3)在先申请的外观设计专利权在申请日前已经公开,复审委依据《专利法》第 23 条进行审查;
在先申请的外观设计属于他人申请在先公开在后,复审委依据《专利法》第 9 条进行审查
第五节 创造性
一、所属技术领域的技术人员
1.一种假设的“人”
2.知晓申请日或者优先权日之前所属技术领域所有的普通技术知识和现有技术
3.不具有创造能力
4.如果所要解决的技术问题能够促使本领域的计算人员在其他技术领域寻找技术手段,其具有从该其他技术
领域中获知该申请日或优先权日之前的相关现有技术、普通技术知识和常规实验手段的能力
二、创造性的审查原则和基准
1.创造性的概念
(1)突出的实质性特点,是指对所属技术领域的技术人员来说,发明相对于现有技术是非显而易见的
(2)显著的进步,是指发明与现有技术相比能够产生有益的技术效果
这里需要注意:上面的是发明创造性的要求,而对于实用新型专利来说,应当具有实质性特点和进步(《专
利法》第 22 条第 3 款)
2.审查原则
(1)在该发明具备新颖性的条件下考虑发明专利申请是否具备创造性
(2)将发明作为一个整体看待:技术方案、技术领域、所解决的技术问题和技术效果
(3)审查创造性时,将一份或者多份现有技术中的不同的计算内容组合在一起对要求保护的发明进行评价
(4)一项独立权利要求具备创造性,则该独立权利要求的从属权要求具有创造性
3.审查基准
(1)突出的实质性特点的判断——三步法
①确定最接近的现有技术
①确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题
①判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见
(2)现有技术的启示
①所述区别特征为公知常识,即本领域中解决该重新确定的技术问题的惯用手段,或教科书或者工具书等中
披露的解决该重新确定的技术问题的技术手段
①所述区别特征为与最接近的现有技术相关的技术手段,即同一份对比文件其他部分披露的技术手段,该技
术手段在该其他部分所起的作用与该区别特征在要求保护的发明中为解决该重新确定的技术问题所起的作
用相同
①所述区别特征为另一份对比文件中披露的相关技术手段,该技术手段在该对比文件中所起的作用于该区别
特征在要求保护的发明中为解决该重新确定的技术问题所起的作用相同
(3)显著的进步的判断
①发明与现有技术相比具有更好的技术效果
①发明提供了一种技术构思不同的技术方案,其技术效果能够基本上达到现有技术的水平
①发明代表某种新技术发展趋势
①尽管发明在某些方面有负面效果,但在其他方面具有明显积极的技术效果
4.判断发明创造性时需要考虑的其他因素
(1)发明解决了人们一直渴望解决但始终未能获得成功的技术难题
(2)发明克服了技术偏见
(3)发明取得了预料不到的技术效果
发明取得了预料不到的技术效果,是指发明同现有技术相比,其技术效果产生“质”的变化,具有新的性能;
或者产生“量”的变化,超出人们预期的想象。这种“质”的或者“量”的变化,对所属技术领域的技术人员来说,
事先无法预测或者推理出来
(4)发明在商业上获得成功
商业成功是由于发明的技术特征直接导致的,不是由于其他原因所致
5.注意的问题
(1)创立发明的途径,即不管发明者在创立发明的过程中是历尽艰辛,还是唾手而得,都不应当影响对该
发明创造性的评价
(2)如果发明与现有技术相比具有预料不到的技术效果,则不必再怀疑其技术方案是否具有突出的实质性
特点,可以确定发明具备创造性
(3)如果通过三步法,可以判断出发明的技术方案对本领域的技术人员来说是非显而易见的,且能够产生
有益的技术效果,则发明具有突出的实质性特点和显著的进步,具备创造性,此种情况不应强调发明是否
具有预料不到的技术效果
(4)对发明创造性的评价应当针对权利要求限定的技术方案进行,即使发明产生预料不到的技术效果的技
术特征,或者体现发明克服技术偏见的技术特征,应当写入权利要求中;否则,即使说明书中有记载,评
价发明的创造性时也不予考虑
(5)创造性的判断,应当针对权利要求限定的技术方案整体进行评价,即评价技术方案是否具备创造性,
而不是评价某一技术特征是否具备创造性
6.实用新型创造性的判断(《审查指南》第四部分第六章)
(1)实用新型有实质性特点和进步,创造性的标准应当低于发明专利创造性的标准
(2)在创造性判断标准上的不同,主要体现在现有技术中是不存在“技术启示”
①现有技术的领域
对应实用新型专利而言,一般着重于考虑该实用新型专利所属的技术领域。但是现有技术中给出明确的启
示,促使本领域的技术人员到相近或者相关的技术领域寻找有关技术手段的,可以考虑其相近或者相关的
技术领域
①现有技术的数量
对应实用新型专利而言,一般情况下可以引用一项或者两项现有技术评价其创造性,对于由现有技术通过
“简单的叠加”而成的实用新型专利,可以根据情况引用多项现有技术评价其创造性
(3)考虑对象——权利要求中记载的所有技术特征多为必要技术特征(材料特征和方法特征)
三、化学发明的创造性
1.化合物的创造性
(1)结构上与一致化合物不接近的化合物
①有一定用途或者效果,就可以认定创造性
①不需要预料不到的用途或者效果
(2)结构上与已知化合物接近的化合物——预料不到的用途或者效果
①与已知化合物的已知用途不同的用途
①对已知化合物的某一已知效果有实质性的改进或提高
①在公知常识中没有明确的用途或效果
①不能由常识推论得到的用途或效果
(3)技术方案的效果是已知的必然趋势所导致的,则没有创造性
2.化学品用途发明的创造性
(1)新产品的用途发明——用途不能从结构或者组成相似的已知产品预见到
(2)已知产品的用途发明
①不能从产品本身的结构性质以及现有用途显而易见地得出或者预见到
①利用了产品新发现的性质
①产生了预料不到的技术效果
四、涉及遗传工程的发明的创造性
1.基因
(1)编码蛋白的基因不具有创造性的条件
①蛋白质已知而氨基酸序列未知
①本领域技术人员可以容易地确定氨基酸序列
(2)编码蛋白的基因具有创造性的条件
①基因具有特定的碱基序列
①与其他编码基因相比,具有预料不到的效果
(3)结构基因不具备创造性的条件
①一个已知结构基因的可自然获得的突变
①与已知结构基因源于同一物种
①具有相同的性质和功能
2.重组载体
(1)载体与基因都是已知的,则不具有创造性
(2)由已知的载体和基因结合的重组载体具有预料不到的技术效果,则具有创造性
3.转化体
(1)载体与基因都是已知的,则不具有创造性
(2)已知的宿主与基因结合的转化体具有预料不到的技术效果,则具有创造性
4.融合细胞
(1)亲代细胞已知,由其融合所得到的细胞不具有创造性
(2)已知亲代细胞融合的细胞具有预料不到的技术效果,则具有创造性
5.单克隆抗体
(1)抗原已知并具有免疫原性,则不具有创造性
(2)由其他特征限定的,并因此产生预料不到的效果,则单克隆抗体的发明具有创造性
五、涉及微生物的发明创造性
1.微生物本身
(1)与“已知种”的分类学特征明显不同的微生物(新种)具有创造性
(2)与“已知种”的分类学特征没有实质区别的微生物,产生了本领域技术人员预料不到的技术效果,则具
有创造性
2.有关微生物应用的发明
(1)使用“已知种”,并且与一致的、用于同一用途的另一微生物属于同一个属,则不具有创造性
(2)使用“已知种”,并且与一致的、用于同一用途的另一微生物属于同一个属,产生了预料不到的技术效
果,则具有创造性
(3)使用“新种”,即使用途相同,也具有创造性
第六节 实用性
一、实用性的概念
1.授予专利权的发明或者实用新型,必须是能够解决技术问题,并且能够应用的发明或者实用新型(产品或
者方法)
2.在产业上能够制造或者使用的技术方案,是指符合自然规律、具有技术特征的任何可实施的技术方案
3.能够产生积极效果,是指发明或者实用新型专利申请之日,其产生积极的和有益的经济、技术和社会的效
果是所属技术领域的技术人员可以预料到的
二、实用性的审查原则和基准
1.原则
(1)发明或者实用新型专利申请是否具备实用性,应当在新颖性和创造性审查之前首先进行判断
(2)以申请日提交的说明书(包括附图)和权利要求书所公开的整体技术内容为依据,而不仅仅局限于权
利要求所记载的内容
(3)实用性与所申请的发明或者实用新型是怎样创造出来的或者是否已经实施无关
2.基准
(1)无再现性
①所属技术领域的技术人员,根据公开的技术内容,能够重复实施专利申请中为解决技术问题所采用的技术
方案
①产品的成品率低不属于无再现性
(2)违背自然规律
(3)利用独一无二的自然条件的产品
注意:在考查“独一无二”时题目往往明示,此外“不能因为利用独一无二的自然条件的产品不具备实用性,
而认为其构件本身也不具备实用性”也是一个常考考点
(4)人体或者动物体的非治疗目的的外科手术方法
(5)测量人体或者动物体在极限情况下的生理参数的方法
需要注意:以治疗为目的和非治疗目的的外科手术方法都不被授权,但是两者的法律依据不同——前者是
《专利法》第 25 条属于不授予专利权的客体,后者是《专利法》第 22 条第 4 款不具有实用性
(6)无积极效果
三、化学发明的实用性
1.菜肴的烹调方法——不具备实用性
(1)不适于在产业上制造、不能重复实施
(2)依赖于厨师的技术、创作等不确定因素导致不能重复实施
2.医生处方——不具备实用性
四、生物技术领域发明专利的实用性
1.由自然界筛选特定微生物的方法
(1)原则上由于受到客观条件的限制,且具有很大随机性,不具备实用性
(2)由申请人负责证明方法可以重复实施
2.通过物理、化学方法进行人工诱变生产新微生物的方法
(1)原则上由于碱基变化是随机的,不具备实用性
(2)由申请人负责证明在一定的诱变条件下经过诱变必然得到具有所需特性的微生物,即可以重复实施
第七节 外观设计的授权条件
一、相同和相近似的判断
1.判断主体
(1)被比设计产品的一般消费者,不是专业设计人员或者专家
(2)不同类别的被比设计产品具有不同的消费者群体
(3)作为某类外观设计产品的一般消费者应当具备
①对被比设计产品的同类或者相近类产品的外观设计状况具有常识性的了解
①对外观设计产品之间在形状、图案以及色彩上的差别具有一定的分辨力
①不会注意到产品的形状、图案以及色彩的微小变化
2.在先设计
(1)在先设计的类型
①在申请日以前在国内外出版物上公开发表过的外观设计
①在申请日以前国内公开使用过的外观设计
①在申请日以前申请并且在该申请日以后(含申请日)公告的外观设计
(2)内容的确定
①在先设计的图片、照片
①在先设计未反映产品各面视图——依据一般消费者的认知能力来确定在先设计所公开的信息
①依据一般消费者的认知能力,根据在先设计已经公开的内容即可推定出产品其他部分或者其他变化状态的
外观设计——视为已经公开
3.被比设计
(1)被比设计的类型——形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合
(2)内容的确定
①被比设计专利授权文本中的图片、照片
①简要说明——要求限定色彩和不限定边界
①参考图通常用于理解被比设计的所属领域、使用方法、使用场所或者用途,以便于确定产品类别
4.判断原则
(1)一般消费者判断被比设计和在先设计的差别对于产品外观设计的整体视觉效果是否具有显著的影响
(2)在确定是否具有显著的影响时,一般还应当综合考虑的因素
①使用时容易看到部位的设计变化相对于不容易看到或者看不到部位的设计变化,通常对整体视觉效果更具
有显著的影响
①当产品上某些设计被证明是该类产品公认的惯常设计时,则其余设计的变化通常对整体视觉效果更具有显
著的影响
①在综合考虑各种因素的情况下,若区别点仅在于局部的细微变化,则其对整体视觉效果不足以产生显著影
响
①在尺寸不同的情况下,若尺寸的差异仅导致产品被整体放大或者缩小,则对整体视觉效果不具有显著的影
响
①未导致产品外观设的变化或者仅属于某类外观设产品惯常选择的材料替换,通常对整体视觉效果不具有显
著的影响
①产品的功能、内部结构、技术性能对整体视觉效果不具有显著的影响
①由产品的功能唯一限定的特定形状对整体视觉效果通常不具有显著的影响
5.判断方式
(1)单独对比
①用一项在先设计与被比设计进行单独对比
①被比设计包含有若干项具有独立使用价值的产品的外观设计,可以用不同的在先设计与其所对应的各产品
的外观设计分别进行单独对比
①被比设计是由组装在一起使用的至少两个构件构成的产品的外观设计的,可以将与其构件数量相对应的明
显具有组装关系的构件结合起来作为一项在先设计与被比设计进行对比
(2)直接观察
①通过视觉进行直接观察
①不能借助放大镜、显微镜、化学分析等其他工具或者手段进行比较
(3)判断的对象
①仅以产品的外观作为判断的对象
①在被比设计以部分要素限定保护范围的情况下,其余要素在比较时不予考虑
①外表使用透明材料的产品——通过人的视觉能够观察到的其透明部分以内的形状、图案和色彩,应视为该
产品的外观设计的一部分
(4)组件产品
①组装关系唯一的组件产品——以组合状态下的整体外观设计为判断对象
①各构件之间无组装关系的组件产品——以所有单个构件的外观为判断对象
①组装关系不唯一的组件产品——以插接组件的所有单个构件的外观为判断对象
(5)变化状态的产品
①变化状态的产品是指在销售和使用时呈现不同状态的产品
①在先设计——产品在不同状态下的外观设计均可用作比较的对象
①被比设计——以产品使用状态图所示的外观设计作为比较对象
①产品的相同或者相近似取决于产品各种使用状态的外观设计的相同或者相近似
(6)整体观察、综合判断
①整体观察、综合判断——由整体确定,而不从部分或者局部出发
①在先设计未公开的部位属于该类产品使用状态下不会被一般消费者关注的部位,被比设计在相应部位的设
计的变化不会对产品的整体视觉效果产生显著影响
①被比设计中对应于在先设计未公开的内容仅仅是该类产品的惯常设计并且不受一般消费者关注,则不影响
对二者进行整体观察、综合判断
6.外观设计相同的判断
(1)同一类别的产品
①同一类别的产品是指用途完全相同的产品,即以产品的用途是否相同为准
①参考产品的名称、国际外观设计分类表以及产品货架分类
①产品类别不同的,及时外观设计的三要素相同,也不应认为是外观设计相同
(2)被比设计的全部外观设计要素与在先设计的相应要素相同——形状、图案或者其结合以及色彩与形状、
图案的结合
7.外观设计相近似的判断
(1)相同或者相近类别的产品
①相同类别的产品是指用途完全相同的产品
①相近类别的产品是指用途相近的产品
①多种用途的产品——如果其中部分用途相同,则二者应属于相近类别的产品
(2)相同类别产品的外观设计相近似——形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合
(3)相近类别产品的外观设计相近似——形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合
(4)外观设计不相近似
①产品类别相同或者相近,被比设计与在先设计不相近似
①产品类别不相同也不相近
8.要素相近似的判断
(1)形状相近似的判断
①产品的几何形状有较大差异,不能定为相近似
①包装盒——以使用状态下的形状作为判断依据
(2)图案相近似的判断
①题材、构图方法、表现方式、花样大小和色彩
①产品外表出现的包括产品名称在内的文字是一种图案——考虑作为图案的装饰作用,而不考虑作为文字的
字意
(3)色彩相近似的判断
①颜色的色相、纯度和明度
①两种以上颜色的组合、搭配
①单一色彩的外观设计仅作色彩改变——相近似的外观设计
二、与他人在先取得的合法权利相冲突
《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第 15-16 条规定了“保护在先合法权益”原
则:
(1)人民法院受理的侵犯专利权纠纷案件,涉及权利冲突的,应当保护在先依法享有权利的当事人的合法
权益
(2)外观设计授权条件的“在先取得的合法权利”包括:商标权、著作权、企业名称权、肖像权、知名商品
特有包装或者装潢使用权等
第四章 专利的复审和无效
第一节 复审和无效程序中的基本制度
一、专利复审委员会
1.人事组成
(1)主任委员由国家知识产权局局长兼任
(2)副主任委员、复审委员和兼职复审委员由局长从局内有经验的技术和法律专家中任命
(3)复审员和兼职复审员由局长从局内有经验的审查员和法律人员中聘任
2.职能
(1)对复审请求进行受理和审查,并作出决定
①对初步审查程序中驳回专利申请的决定不服而请求复审的案件
①对实质审查程序中驳回专利申请的决定不服而请求复审的案件
(2)对专利权无效宣告请求进行受理和审查,并作出决定
(3)专利复审委员会出庭应诉
二、审查原则
1.请求原则
(1)复审程序和无效宣告程序应当基于当事人的请求启动
(2)请求人在专利复审委员会作出审查决定前撤回其请求的,启动的审查程序终止
(3)审查决定已宣布或者数码决定已经发出之后,请求人撤回请求的,不影响审查决定的有效性
2.听证原则——给予当事人陈述意见的机会
(1)作出审查决定之前
(2)审查决定对其不利的当事人
(3)针对审查决定所依据的理由、证据和认定的事实陈述意见
即审查决定对其不利的当事人已经通过通知书、转送文件或者口头审理被告知过审查决定所依据的理由、
证据和认定的事实,并且具有陈述意见的机会
3.合法原则——审查程序和审查决定符合法律、法规、规章等有关规定
4.公开原则——除保密案件外,各种案件的口头审理应当公开举行,审查决定应当公开出版发行
三、审查方式
1.一人独任审查:简单的案件
2.合议审查
(1)合议组的组成:三或五人组成的合议组
①合议组组长一人:各申诉处负责人、复审委员;其他人员经主任委员或者副主任委员批准
①主审员一人:复审委员、复审员、兼职复审委员、兼职复审员
①参审员一或三人:复审委员、复审员、兼职复审委员、兼职复审员、依个案聘请的审查员
(2)应当组成五人合议组的案件(应当进行口头审理)
①在国内或者国外有重大影响的案件
①涉及重要疑难法律问题的案件
①涉及重大经济利益的案件
(3)合议组成员的职责分工
①合议组组长:支持程序、口头审理、合议会议及其表决,确定合议组的审查决定是否需要报主任委员或者
副主任委员审批
①主审员:负责案件的全面审查
①参审员:审查并协助组长和主审员工作
(4)合议组审查意见的形成——依照少数服从多数的原则
四、回避制度(《专利法实施细则》第 38 条)
1.适用的程序:初步审查、实质审查、复审程序、无效宣告程序
2.回避的情形
(1)审理人员是当事人或者其代理人的近亲属
(2)审理人员与专利申请或者专利权有厉害关系
(3)审理人员与当事人或者其代理人有其他关系,可能影响公正审查和审理
(4)专利复审委员会成员曾参与原申请的审查
①专利复审委员会作出审查决定以后,同一请求人针对该专利权以不同理由或者证据提出新的无效宣告请求
的,作出原审查决定的主审员不再参与无效宣告案件的审查工作
①审查决定被人民法院的判决撤销后重新审查的案件,一般应当重新成立合议组
3.回避的申请
(1)审理人员自行回避
(2)当事人或者其他利害关系人要求回避
①审理人员应当自行回避而没有回避
①当事人以书面方式提出,并且说明理由,必要时附具有关证据
①专利复审委员会对当事人提出的回避请求,以书面方式作出的决定,并通知回避请求人
五、审查决定
1.合议组全面责任
2.需经主任委员或者副主任委员审核批准的审查决定
(1)组成五人合议组审查的案件
(2)合议组的表决意见不一致的案件
(3)专利复审委员会的审查决定被法院的判决撤销后,重新作出决定的案件
3.案件的审批者对审查决定的法律适用及结论负审批责任
4.主任委员或者副主任委员审核批准的程序
(1)主任委员或者副主任委员不同意合议组作出的审查决定,可以提出意见并指示合议组重新合议
(2)合议组重新合议后,与主任委员或者副主任委员的意见仍不一致的,主任委员或者至少两位副主任委
员认为有必要在较大范围内进行研究的,应当召开有三分之二以上的专利复审委员会主任委员、副主任委
员和复审委员参加的会议进行讨论,合议组和负责审批的主任委员或者副主任委员应当按照与会人员二分
之一以上的多数意见处理
5.审查决定的构成
(1)审查决定的著录项目
(2)法律依据
(3)决定要点
(4)案由
(5)决定的理由
(6)结论
(7)附图:涉及外观设计相同或者相近似判断的审查决定,应当根据需要使用外观设计的图片或者照片作
为审查决定的附图
6.审查决定的出版
(1)复审和无效宣告请求审查决定的正文应当全部公开出版(未公开的专利申请除外)
(2)当事人对审查决定不服向法院起诉并已被受理的,在法院判决生效后,审查决定和判决书一起公开
7.审查决定被法院生效判决撤销后的审查程序
(1)审查决定被法院的生效判决撤销后,专利复审委员会应当重新作出审查决定
(2)因主要证据不足或者法律适用错误导致审查决定被撤销的,不得以相同的理由和证据作出原决定相同
的决定
(3)因违反法定程序导致审查决定被撤销的,根据法院的判决,在纠正程序错误的基础上,重新作出审查
决定
六、口头审理
1.口头审理的性质——行政听证程序
2.口头审理的确定
(1)无效宣告程序
①当事人应当以书面方式提出请求
①请求进行口头审理的理由
A.当事人一方要求同对方当面质证和辩论
B.需要当面向合议组说明事实
C.需要实物演示
D.需要请出具过证言的证人出庭作证
①尚未进行口头审理的无效宣告案件,专利复审委员会在审查决定作出前收到当事人以书面方式提出请求
——合议组应当同意
(2)复审程序
①复审请求人请求进行口头审理的理由
A.需要当面向合议组说明事实或者陈述理由
B.需要实物演示
①复审请求人提出请求——合议组根据案件的具体情况决定
(3)在无效宣告程序或复审程序中,合议组根据案情自行决定进行口头审理
(4)针对同一案件已经进行过口头审理的,必要时可以再次进行口头审理
(5)审理地点:
①专利复审委员会
①经主任委员或者副主任委员批准,巡回口头审理,就地审理办案,并承担所需费用
3.口头审理的通知
(1)复审程序
①口头审理通知书:日期、地点以及口头审理拟调查的事项
①复审请求人可以选择参加口头审理进行口头答辩,或者在指定的期限内进行书面以及陈述
①复审请求人应在收到口头审理通知书之日起 7 日内向专利复审委员会提交口头审理通知书回执,并在回执
中明确表示是否参加口头审理——逾期未提交回执的,视为不参加口头审理
①复审请求人既未出席口头审理,也未在指定的期限内进行书面以及陈述——视为撤回复审请求
(2)无效程序
①口头审理通知书:日期和地点,一经确定一般不再改动
①通知书回执:在收到口头审理通知之日起 7 日内向专利复审委员会提交
①无效宣告请求人期满未提交回执,并且不参加口头审理——视为撤回
①专利权人不参加口头审理——缺席审理
(3)通知书回执
①当事人的签名或者盖章
①参加口头审理人员的姓名
①声明委派出具过证言的证人就其证言出庭作证,写明证人的姓名、工作单位(或者职业)和要证明的事实
4.口头审理的进行
(1)口头审理按照通知书指定的日期进行
(2)公开进行,但根据国家法律、法规等规定需要保密的除外
(3)当事人及代理
①每方当事人及其代理人的数量不多超过 4 人,不足 4 人的,可以庭前指定
①一方有多人参加口头审理的,应当指定其中之一作为第一发言人进行主要发言
①当事人不能在指定日期参加口头审理的,可以委托其专利代理人或者其他人代表出庭
①当事人委托专利代理机构代理的,指派专利代理人参加口头审理
(4)无效宣告的口审程序
①询问、和解
①请求人陈述无效宣告请求的范围和理由,并简要陈述有关事实和证据
①首次得知理由或者证据的一方有权选择当庭口头答辩或者以后进行书面答辩
①请求人就无效宣告理由以及所依据的事实和证据进行举证,再由专利权人质证
①案件存在多个无效宣告理由、待证事实或者证据的,当事人按照无效宣告理由和待证事实逐个举证和质证
①在口头审理辩论时,合议组成员可以提问,但不得发表自己的倾向性意见,也不得与任何一方当事人辩论
①在口头审理辩论过程中,当事人提出事先已提交过、但未经调查的事实或者证据的,合议组组长可以宣布
中止辩论,恢复口头审理调查
(5)复审程序的口审
①合议组告知复审请求人口头审理调查的事项
①复审请求人陈述意见
①复审请求人当庭提交修改文本,合议组应当审查是否符合有关规定
①在口头审理调查后,合议组可以就有关问题发表倾向性意见
①合议组必要时将任务专利申请不符合有关规定的具体事实、理由和证据告知复审请求人,并听取复审请求
人的意见
(6)当事人的缺席:“只要一方就可以审理”
(7)当事人中途退庭
①未经合议组许可,当事人不得中途退庭
①当事人中途退庭或者被合议组责令退庭——缺席审理
①当事人已经陈述的内容——由当事人或者合议组签字确认
(8)证人出庭
①出具过证言并在口头审理通知书回执中写明的证人可以就其证言出庭作证
①当事人在口头审理中提出证人出庭作证请求——合议组根据案情决定是否准许
①询问证人
A.合议组可以对证人进行提问
B.双方当事人交叉询问证人
①证人的回答
A.对合议组提出的问题作出明确回答
B.对于当事人提出的与案件无关的问题可以不回答
(9)旁听
①允许旁听,旁听者无发言权
①原则:不得拍照、录音和录像,也不得向参加口头审理的当事人传递有关信息
(10)记录
①记录人员:书记员或者合议组组长指定的合议组成员
①记录方式:笔录、录音、录像
①对笔录的差错,当事人有权请求记录人更正;核实无误后,由当事人签字并存入案卷
①当事人拒绝签字的,由合议组组长在口头审理笔录中注明
①重要的审理事项
A.无效口审中,当事人声明放弃的权利要求、无效宣告请求的范围、理由或者证据
B.无效口审中,双方当事人均认定的重要事实
C.复审口审中,合议组当庭告知复审请求人其专利申请不符合有关规定的具体事实、理由和证据以及复审
请求人陈述的主要内容
D.其他需要记录的重要事项
5.口头审理的中止
(1)合议组组长宣布中止,并在必要时确定继续进行口头审理的日期
(2)中止的情形
①当事人请求审案人员回避的
①因和解需要协商的
①需要对发明创造进一步演示的
①合议组任务必要的其他情形
第二节 复审程序
一、复审程序的形式审查
1.复审请求的客体
(1)提出复审请求只能针对专利局作出的驳回决定
(2)复审请求不是针对专利局作出的驳回决定——不予受理
2.复审请求人资格
(1)复审请求人必须是被驳回申请的申请人
(2)复审请求人不是被驳回申请的申请人——不予受理
(3)共同申请人的,如果复审请求人不是全部申请人,期满未补正——视为未提出复审请求
3.文件形式
(1)复审请求人应当提交复审请求书,说明理由,必要时还应当附具有关证据
(2)复审请求书应当符合规定的格式,不符合规定格式的,期满未补正或者在指定期限内补正但经两次补
正后仍存在同样缺陷——视为未提出复审请求
4.期限
(1)专利申请人在收到专利局作出的驳回决定之日起 3 个月内向专利复审委员会提出复审请求
(2)专利申请人提出复审请求的期限不符合规定并且不能恢复权利——不予受理
5.费用
(1)复审请求人在收到驳回决定之日起 3 个月内缴纳复审费
(2)复审请求人在此期限内未缴纳或者未缴足复审费的并且不能恢复权利——视为未提出复审请求
二、复审程序的前置审查
1.前置审查的部门
(1)作出驳回决定的原审查部门
(2)前置审查应当在收到案卷后 1 个月内完成(特殊情况除外)
2.前置审查意见的类型
(1)复审请求成立,同意撤销驳回决定
(2)复审请求人提交的申请文件修改文本克服了申请中存在的缺陷,同意在修改文本的基础上撤销驳回决
定
(3)复审请求人陈述的意见和提交的申请文件修改文本不足以使驳回决定被撤销,因此坚持驳回决定
3.修改文本的审查
(1)申请文本的修改时间
①提出复审请求
①答复复审通知书(包括复审请求口头审理通知书)
①参加口头审理
(2)修改的原则
①《专利法》第 33 条:复审请求人对申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围;原说明
书和权利要求书记载的范围包括原说明书和权利要求书文字记载的内容和根据原说明书和权利要求书文字
记载的内容及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容。
①《专利法实施细则》第 60 条第 1 款:复审请求人对申请文件的修改应当仅限于消除驳回决定或者合议组
指出的缺陷
(3)不符合修改原则的修改
①修改后的权利要求相对于驳回决定针对的权利要求扩大了保护范围
①将与驳回决定针对的权利要求所限定的技术方案缺乏单一性的技术方案作为修改后的权利要求
①改变权利要求的类型或者增加权利要求
①针对驳回决定指出的缺陷未涉及的权利要求或者说明书进行修改
(4)符合原则的修改
①明显文字错误
①与驳回决定所指出缺陷性质相同的缺陷
4.前置审查的范围
(1)前置审查的基础:复审请求人提交的修改文本
(2)复审请求人提交的新证据、陈述的新理由
5.原审查部门的理由和证据
(1)前置审查程序中,原审查部门原则上不得补充驳回理由和证据
(2)前置审查程序中,原审查部门可以进行补充的例外情况
①补充所属技术领域中的公知常识性证据
①任务审查文本中存在驳回决定没有指出,但足以用已告知过申请人的事实、理由和证据予以驳回的缺陷,
在复审请求人提交的修改文件中又出现了新的缺陷——虽然消除了驳回决定的缺陷,但是造成已告知的缺
陷
①认为驳回决定指出的缺陷仍然存在的,如果发现审查文本中还存在其他明显实质性缺陷或者驳回决定所指
出缺陷性质相同的缺陷——驳回缺陷与“明显实质性缺陷或者相同性缺陷”
三、复审程序的合议审查
1.不进行合议审查的情形——根据前置审查意见作出复审决定,通知复审请求人,并且由原审查部门继续进
行审批程序
(1)复审请求成立,同意撤销驳回决定
(2)复审请求人提交的申请文件修改文本克服了申请中存在的缺陷,同意在修改文本的基础上撤销驳回决
定
2.合议审查的方式
(1)书面审理
(2)口头审理
(3)书面审理与口头审理相结合的方式进行审查
3.理由和证据的审查
(1)原则:仅针对驳回决定所依据的理由和证据进行审查
(2)例外:
①审查文本中存在“足以用在驳回决定作出前已告知过申请人的其他理由及其证据予以驳回的缺陷”,合议组
对与之相关的理由及其证据进行审查
①审查文本中存在“驳回决定未支持的明显实质性缺陷或者与驳回决定所支持缺陷性质相同的缺陷”,合议组
对与之相关的理由及其证据进行审查
①合议组可以引入所属技术领域的公知常识
4.应当发出复审通知书、复审请求口头审理通知书或者进行口头审理的情形
(1)复审决定将维持驳回决定
(2)需要复审请求人依照规定修改申请文件,才有可能撤销驳回决定
(3)需要复审请求人进一步提供证据或者对有关问题予以说明
(4)需要引入驳回决定未提出的理由或者证据
5.复审请求人的答复
(1)针对合议组作出的复审通知书
①在收到通知书之日起 1 个月内针对通知书指出的缺陷进行书面答复
①期满未进行答复——视为撤回复审请求
①提交无具体答复内容的意见陈述书——视为无反对意见
(2)针对合议组作出的复审请求口头审理通知书
①应当参加口头审理或者在收到通知书之日起 1 个月内针对通知书指出的缺陷进行书面答复
①如果通知书已指出申请不符合《专利法》及其实施细则和《审查指南》有关规定,复审请求人未参加口头
审理且期满未进行书面答复的——视为撤回复审请求
四、复审决定
(1)复审请求不成立,维持驳回决定
(2)复审请求成立,撤销驳回决定
①驳回决定适用法律错误
①驳回理由缺少必要的证据支持
①审查违法法定程序
①驳回理由不成立的其他情形
(3)专利申请文件经复审请求人修改,克服了驳回决定所指出的缺陷,在修改文本的基础上撤销驳回决定
2.复审决定对原审查部门的约束力
(1)复审决定撤销原审查部门作出的决定的,专利复审委员会应当将有关的案卷返回原审查部门,由原审
查部门继续审批程序
(2)原审查部门应当执行专利复审委员会的决定,不得以同样的事实、理由和证据作出与复审决定意见相
反的决定
五、复审程序的中止
1.复审请求因期满未答复而被视为撤回
2.在作出复审决定前,复审请求人撤回复审请求
3.已受理的复审请求因不符合受理条件而被驳回请求
4.复审决定作出后,复审请求人没有在收到复审决定之日起 3 个月内向人民法院起诉
5. 复审决定作出后,复审请求人提起诉讼,法院的生效判决维持复审决定
第三节 无效程序
一、无效程序的审查原则
1.一事不再理原则
(1)对已作出审查决定的无效宣告涉及的专利权,以同样的理由和证据再次提出无效宣告请求的,不予受
理和审理
(2)再次提出的无效宣告理由或者证据未被在先的无效宣告审查决定所考虑,则该无效宣告请求,应当受
理和审理
2.保密原则
(1)在作出审查决定之前,合议组的成员不得私自将观点明示或者暗示给任何一方当事人
(2)合议组成员原则上不得与一方当事人会晤
3.当事人处置原则
(1)请求人可以放弃全部或者部分无效宣告理由及证据——专利复审委员会不再查证
(2)当事人有权自行与对方和解
(3)专利权人针对无效宣告请求主动缩小专利权保护范围且相应地修改已被专利复审委员会接受——视为
专利权人承认大于该保护范围的权利要求自始不符合规定,并且承认请求人对该权利要求的无效请求——
免去请求人对宣告专利权权要求无效的举证责任
(4)专利权人声明放弃从属权利要求——视为专利权人承认该权利要求自始不符合规定,并且承认请求人
对该权利要求的无效请求——免去请求人对宣告该权利要求无效的举证责任
二、专利权无效的理由
1.《专利法》第 5 条——不授予专利权的客体
2.《专利法》第 9 条——先申请原则
3.《专利法》第 22 条——新颖性、创造性、实用性
4.《专利法》第 23 条——外观设计的实质条件
5.《专利法》第 25 条——不授予专利权的客体
6.《专利法》第 26 条第 3 款——说明书的充分公开
7.《专利法》第 26 条第 4 款——权利要求书以说明书为依据
8.《专利法》第 33 条——专利文件的修改不能超出原始申请的范围
9.《专利法实施细则》第 2 条——发明、实用新型和外观设计的定义
10.《专利法实施细则》第 13 条第 1 款——禁止重复授权
11.《专利法实施细则》第 20 条第 1 款——权利要求书清楚、简要地表述保护的范围
12.《专利法实施细则》第 21 条第 2 款——独立权利要求记载必要技术特征
三、无效宣告请求的形式审查
1.无效宣告请求客体
(1)已经公告授权的专利,包括已经终止或者放弃的专利(自申请日起放弃的除外)
(2)无效宣告请求不是针对已经公告授权的专利——不予受理
(3)专利复审委员会作出的宣告专利权全部或者部分无效的审查决定生效后,针对已被该决定宣告无效的
专利权提出无效宣告——不予受理
2.无效宣告请求人资格
(1)任何单位或者个人
(2)请求人不具备民事诉讼主体资格——不予受理
(3)专利权人针对其专利权提出请求宣告全部无效——不予受理
①提交的证据应是公开出版物
①请求人是共有专利权的所有专利权人
3.文件形式
(1)书面形式,规定格式,一式两份
(2)期满未补正或者在指定期限内补正但经两次补正后仍存在同样缺陷——视为未提出无效宣告请求
4.费用
(1)请求人自提出无效宣告请求之日起 1 个月内缴纳
(2)未缴纳或者未缴足无效宣告请求费——视为未提出无效宣告请求
5.无效宣告请求范围和理由
(1)无效宣告请求书应当明确无效宣告请求范围,未明确且期满未补正——视为未提出无效宣告请求
(2)无效宣告理由仅限于《专利法实施细则》第 54 条第 2 款的规定,不属于上述理由——不予受理
(3)在专利复审委员会就一项专利已作出无效宣告请求审查决定后,又以同样的理由和证据提出无效宣告
请求——不予受理,但所属理由或者证据因时限等原因未被所述决定考虑的情形除外
(4)以外观设计与他人在先取得的合法权利相冲突为理由宣告专利权无效,但未提交生效的能够证明外观
设计专利权与商标权,著作权等再先权利相冲突的处理决定或者判决——不予受理
(5)请求人应当具体说明无效宣告理由,提交有证据的,并结合提交的所有证据具体说明——未具体说明
无效宣告理由的,或者提交有证据但未结合证据具体说明无效宣告理由的,或者未指明每项理由所依据的
证据——不予受理
6.形式审查通知书
(1)需要补正的,请求人在收到通知书之日起 1 个月内补正
(2)专利复审委员会将无效宣告请求书和有关文件副本转送专利权人,要求其在收到通知书之日起 1 个月
内答复
(3)在无效宣告请求审查程序中,专利复审委员会指定的期限不得延长
(4)当事人在指定期限内未答复或者期满未答复——不影响审理
(5)受理的无效宣告请求设计专利侵权案件的,专利复审委员会可以应人民法院、地方知识产权管理部门
或者当事人的请求,向处理该专利侵权案件的人民法院或者地方知识产权管理部门发出无效宣告请求案件
审查状态通知书
四、无效宣告请求的合议审查
1.专利复审委员会的审查范围
(1)原则:依请求进行审查,不承担全面审查专利有效性的义务
①请求人在提出无效宣告请求时没有具体说明的无效宣告理由和证据,且在提出无效宣告请求之日起 1 个月
内也未补充具体说明——不予考虑
①请求人增加无效宣告理由、双方补充证据不符合规定——不予考虑
(2)例外:依职权进行审查的情形
①请求人提出的无效宣告理由明显与其提交的证据不相对应的,专利复审委员会可以告知其有关法律规定的
含义,并允许其变更为相对应的无效宣告理由——释明
①专利权存在请求人未提及的缺陷而导致无法针对请求人提出的无效宣告理由进行审查的,专利复审委员会
可以依职权针对专利权的上述缺陷引入相关无效宣告理由并进行审查
①依职权认定技术手段是否为公知常识,并可以引入所属技术领域中的公知常识性证据
2.请求人无效宣告理由的增加
(1)原则:在提出无效宣告请求之日起 1 个月内
(2)例外:1 个月后增加无效宣告理由的,仍予以考虑
①针对专利权人以合并方式修改的权利要求,在专利复审委员会指定期限内增加无效宣告理由,并在该期限
内对所增加的无效宣告理由具体说明
①对明显与提交的证据不相对应的无效宣告理由进行变更
五、无效程序的审查方式
1.文件的转送
(1)需要指定答复期限的,指定答复期限为 1 个月
(2)当事人期满未答复的,视为当事人已得知转送文件中所涉及的事实、理由和证据,并且未提出反对意
见
(3)当事人提交的意见陈述书及其附近应当一式两份
2.无效宣告请求审查通知书
(1)向双方当事人发出无效宣告请求审查通知书的情形
①当事人主张的事实或者提交的证据不清楚或者有疑问
①专利权人对其权利要求书主动提出修改,但修改不符合有关规定
①需要依职权引入当事人未提及的理由或者证据
①需要发出无效宣告请求审查通知书的其他情形
(2)答复期限:在收到通知书之日起 1 个月
(3)期满未答复的,视为当事人已得知通知书中所涉及的事实、理由和证据,并且未提出反对意见
3.审查方式的选择
(1)直接作出审查决定:在指定期限答复届满后,被请求人未要求进行口审,专利复审委员会任务请求人
提交的证据充分,其请求宣告专利权全部(或者部分)无效的理由成立
(2)口审结案:在指定答复期限届满后,专利复审委员会任务请求人请求宣告无效的范围部分成立,可能
会作出宣告专利权部分无效的决定的,应当发出口头审理通知书
(3)书面审查或者口审结案
①在指定答复期限内专利权人已经答复,专利复审委员会认为专利权人提交的已经陈述理由充分,将会作出
维持专利权的决定
①在指定答复期限内专利权人没有答复,专利复审委员会认为请求人提交的证据不充分,请求宣告专利权无
效的理由不成立,将会作出维持专利权的决定
①在发出口头审理通知书后,由于当事人原因未按期举行口头审理的,专利复审委员会可以直接作出审查决
定
4.案件的合并审理
(1)合并审理的情形
①针对一项专利权的多个无效宣告案件——依职权
①针对不同专利权的无效宣告案件,部分或者全部当事人相同且案件事实相互关联——依职权或者依申请
(2)合并审理的各无效宣告案件的证据不得相互组合使用
六、证据规则
1.举证责任的分配——谁主张,谁举证
2.举证期限
(1)请求人举证
①原则:在提出无效宣告请求之日起 1 个月内
①例外:在提出无效宣告请求之日起 1 个月后补充证据仍予考虑
A.针对专利权人以合并方式修改的权利要求或者提交的反正
B.所属技术领域中的公知常识性证据
C.用于完善证据法定形式的证据
(2)专利权人举证
①原则:专利复审委员会指定的答复期限
①例外:口头审理辩论终结前
A.所属技术领域中的公知常识性证据
B.用于完善证据法定形式的证据
(3)延期举证
①有证据表明因无法克服的困难在期限内不能提交的证据
①在所述期限内书面请求延期提交
①不允许延期提交明显不公平的,专利复审委员会应当允许延期提交
3.专利复审委员会对证据的调查收集
(1)专利复审委员会一般不得主动调查收集审查案件需要的证据
(2)调查收集的条件:依申请为原则
①当事人及其代理人确因客观原因不能自行收集的证据
①当事人在举证期限内提出申请
①专利复审委员会认为确有必要
(3)调查收集的方式
①实地调查收集
①委托地方知识产权管理部门或者其他有关职能部门调查收集
(4)费用承担
①依申请的,由提出申请的当事人或者专利复审委员会承担
①自行决定的,由专利复审委员会承担
4.外文证据
(1)当事人提交外文证据的,应当在举证期限内以书面方式提交中文译文
(2)外文证据中没有提交中文译文的部分,不作为证据使用
(3)译文异议
①对中文译文内容有异议的当事人,应当在指定的期限内对有异议的部分提交中文译文——否则视为无异议
①双方就异议部分达成一致意见的,以双方最终认可的中文译文为准
①双方就委托翻译达成协议的,专利复审委员会可以委托其进行翻译
①双方就委托翻译达不成协议的,专利复审委员会可以自行委托,进行翻译
A.委托翻译所需翻译费用由双方当事人各承担 50%
B.拒绝支付翻译费用的,视为其承认对方提交的中文译文正确
5.域外证据
(1)证明手续
①经所在国公证机关予以证明,并经中华人民共和国驻该国使馆予以认证
①履行条约中规定的证明手续
①港澳台证据应当履行相关的证明手续
(2)不需要办理证明手续的情形
①能够从香港、澳门、台湾地区外的国内公共渠道获得
①有其他证据足以证明该证据真实性的
①对方当事人认可该证据的真实性
6.书证真实性的考查
(1)证据是否为原件,复印件与原件是否相符
(2)提供证据的人与当事人是否有利害关系
(3)发现证据时的客观环境
(4)证据形成的原因和方式
(5)证据的内容
(6)影响证据真实性的其他因素
7.证人证言
(1)证人作证原则
①证人应当陈述亲历的具体事实
①证人根据经历所作的判断、推测或者评论,不能作为定案的依据
(2)证人证言的认定
①通过对证人与案件的利害关系以及证人的智力状况、品德、知识、经验、法律意识和专业技能等的综合分
析作出判断
①未能出席口头审理作证的证人出具的书面证言不能单独作为认定案件事实的依据
①证人确有困难不能出席口头审理作证,专利复审委员会对书面证言进行认定
(3)出庭作证的证人不得旁听,可以对质
8.公知常识
(1)谁主张某技术手段是本领域公知常识,谁举证
(2)证明手段:教科书、技术词典、技术手册等工具记载的技术内容
9.公证文书
(1)有效公证文书所证明的事实,应当作为认定事实的依据
(2)公证文书不能作为定案依据的情形
①有相反证据足以推翻
①形式上存在严重缺陷
①结论明显缺乏依据
①内容存在自相矛盾之处
10.进口行为导致在国内公开使用的认定
(1)提交的各种有关进口行为的证据足以证明进口产品已经办结海关手续,准予放行——认为进口行为已
经完成
(2)海关放行日视为进口产品在中国境内的公开日
(3)在海关放行日不能确定的情况下,将报关日起的第 8 日视为海关放行日
11.申请日后记载的使用公开或者口头公开
在判断证明力时,形成于专利公开前(含公开日)的证据的证明力一般大于形成于专利公开后的证据的证
明力
12.技术内容和问题的咨询、鉴定
(1)专利复审委员会可以邀请有关单位或者专家、委托有关单位
(2)案件中涉及的技术内容和问题
(3)提供咨询性意见,必要时进行鉴定
(4)所需的费用根据案件的具体情况由专利复审委员会或者当事人承担
13.认可
(1)原则:当事人明确认可的另外一方提交的证据,专利复审委员会应当予以确认
(2)例外:专利复审委员会不予以确认
①与事实明显不符
①有损国家利益、社会公共利益
①当事人反悔并有相反证据足以推翻
14.承认
(1)时间:无效宣告程序中
(2)方式
①对一方陈述的案件事实,另外一方明确表示承认
①对一方陈述的案件事实,另一方既未承认也未否认,经合议组充分说明并询问后,其仍不明确表示肯定或
者否定
①代理人承认
①当事人在场但对其代理人的承认不作否认表示
(3)不予确认承认效力的情形
①与事实明显不符
①有损国家利益、社会公共利益
①当事人反悔并有相反证据足以推翻
①未经特别授权的代理人对事实的承认直接导致承认对方无效宣告请求
(4)承认的撤回
①时间:在口头审理辩论终结前,或者无效宣告决定作出前
①条件
A.经对方当事人同意
B.有充分证据证明承认行为时在受胁迫或者重大误解情况下作出且与事实不符
(5)妥协无不利——达成调解协议或者和解
15.当事人提交的样品等不作为证据的物品的处理
(1)当事人有权以书面方式请求在案件审结后取走该物品——合议组决定何时允许
(2)允许的,当事人应当在收到通知之日起 3 个月内取走该物品
(3)期满未取走的,或者在提交物品时未提出取走请求的,专利复审委员会有权处置该物品
七、无效宣告程序中专利文件的修改
1.修改原则——发明或者实用新型仅限于权利要求书,外观设计不得修改专利文件
(1)不得改变原权利要求的主题名称
(2)与授权的权利要求相比,不得扩大原专利的保护范围
(3)不得超出原说明书和权利要求书记载的范围
(4)一般不得增加未包含在授权的权利要求书中的技术特征
2.修改方式
(1)权利要求的删除
(2)权利要求的合并
①两项或者两项以上相互无从属关系但在授权公告文本中从属于同一独立权利要求的权利要求的合并
①新的权利要求应当包含被合并的从属权利要求中的全部技术特征
①在独立权利要求未修改的情况下,不允许对其从属权利要求进行合并式修改
(3)技术方案的删除
3.修改方式的限制
(1)专利权人可以以合并的方式修改权利要求书的三种情况
①针对无效宣告请求书
①针对请求人增加的无效宣告理由或者补充的证据
①针对专利复审委员会引入的请求人未提及的无效宣告理由或者证据
(2)在作出审查决定之前,专利权人可以删除权利要求或者权利要求中包括的技术方案
八、无效宣告请求的审查决定
1.三种类型
(1)宣告专利权全部无效:专利权视为自始即不存在
(2)宣告专利权部分无效
①被宣告无效的部分应视为自始即不存在
①被维持的部分(包括修改后的权利要求)应视为自始即存在
①作出部分无效的审查决定生效后,针对该专利权的无效宣告请求的审查以维持有限的专利权为基础
(3)维持专利权有效
2.送交
(1)无效宣告请求审查决定——双方当事人
(2)对于涉及侵权案件的无效宣告请求,审查决定和无效宣告结案通知书——有关人民法院或者地方知识
产权管理部门
3.登记和公告——当事人未起诉或者法院生效判决维持的审查决定
九、无效宣告程序的终止
无效宣告程序的终止情况
1 请求人在专利复审委员会作出审查决定之前,撤回无效宣告请求
2 请求人未在指定的期限内答复口头审理通知书,并且不参加口头审理,视为撤回请求
3 已受理的无效宣告请求因不符合受理条件,驳回请求
4 专利权人自申请日起放弃专利权
5 当事人未在收到审查决定之日起 3 个月内起诉
6 法院生效判决维持审查决定
十、专利权无效的效力和司法救济
1.专利权无效的追溯力(《专利法》第 47 条)
(1)原则上具有追溯力
(2)不具有追溯力的情形
①在宣告专利权无效前法院作出并已执行的专利侵权的判决、裁定
①已经履行或者强制执行的专利侵权纠纷处理决定
①已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同
(3)赔偿原则
①因专利权人的恶意给他人造成的损失,应当给予赔偿
①专利权人不向被许可实施专利人或者专利权受让人返还专利使用费或者专利权转让费,明显违反公平原则,
应当返还全部或者部分专利使用费或者专利权转让费
2.司法救济
《专利法》第 46 条第 2 款:“对专利复审委员会宣告专利权无效或者维持专利权的决定不服的,可以自收
到通知之日起 3 个月内向人民法院起诉。人民法院应当通知无效宣告请求程序的对方当事人作为第三人参
加诉讼。”
第五章 专利的复议与诉讼
第一节 专利的行政复议
一、复议的范围
1.申请复议的范围(《国家知识产权局行政复议规程》第 5 条)
(1)专利的不予受理、视为未要求优先权、视为撤回、视为放弃、专利权终止
(2)专利申请日的确定
(3)不予恢复权利
(4)保密专利申请
(5)给予专利实施强制许可
(6)终止专利实施强制许可
(7)国际专利申请的终止和复查决定
(8)撤销专利代理机构
(9)吊销《专利代理人资格证书》
(10)布图设计的不予受理、视为撤回、不予恢复权利
(11)布图设计的非自愿许可
(12)对侵犯布图设计专有权所作的行政处罚
2.不能申请复议的范围(《国家知识产权局行政复议规程》第 6 条)
(1)专利的驳回决定、复审决定、无效宣告审查决定
(2)实施强制许可的专利许可使用费
(3)国家知识产权局作为国际申请的受理单位、国际检索单位和国际初步审查单位所作的决定
(4)布图设计的驳回决定、复审决定、撤销决定
(5)布图设计的非自愿许可报酬
(6)侵权布图设计专有权的纠纷处理决定
3.考生需结合《专利法》和《集成电路布图设计保护条例》,注意“不属于复议范围”的事项的救济途径——
起诉
(1)专利申请人对驳回决定不服的,自收到通知之日起 3 个月内,向专利复审委员会请求复审
(2)专利申请人对专利复审委员会的复审决定不服的,自收到通知之日起 3 个月内向人民法院起诉
(3)当事人对专利复审委员会宣告专利权无效或者维持专利权的决定不服的,自收到通知之日起 3 个月内
向人民法院起诉
(4)专利权人和取得实施强制许可的单位或者个人对实施强制许可的使用费的裁决不服的,自收到通知之
日起 3 个月向人民法院起诉
(5)布图设计登记申请人对驳回决定不服的,自收到通知之日起 3 个月内,向国务院知识产权行政部门请
求复审
(6)布图设计登记申请人对复审决定不服的,自收到通知之日起 3 个月内向人民法院起诉
(7)布图设计权利人对国务院知识产权行政部门撤销决定不服的,自收到通知之日起 3 个月内向人民法院
起诉
(8)布图设计权利人和取得非自愿许可的自然人、法人或者其他组织对使用布图设计非自愿许可的报酬的
裁决不服的,自收到通知之日起 3 个月内向人民法院起诉
二、复议参加人员
1.复议申请人
(1)具体行政行为侵犯合法权益的公民、法人和其他组织
(2)利害关系人
(3)涉及共有权利的,由共有人共同提出
2.被申请人——国家知识产权局
3.委托代理人——复议申请人、第三人
4.外国人、外国企业或者外国其他组织的适用
三、复议申请的提出(《国家知识产权局行政复议规程》第 10、13、15 条)
1.期限——自知道具体行政行为之日起 60 日内提出
2.形式
(1)复议申请书一式两份
(2)必要的证据材料
(3)标准复议申请表格
四、复议申请的受理(《国家知识产权局行政复议规程》第 11、16、17、31 条)
1.复议申请日
(1)向国家知识产权局法律事务处邮寄或者递交复议申请书
(2)以邮戳日或者递交日为复议申请日
2.复议申请的审查受理
(1)在收到复议申请书之日起 5 日内作出处理
(2)通知申请人在指定期限内补正——视为未提出
3.与行政诉讼的关系
(1)人民法院已经立案的,不得申请复议——受理后驳回申请
(2)国家知识产权局已经受理复议申请,在法定复议期限内不得向人民法院提起行政诉讼
4.不收取费用
五、复议申请的审理(《国家知识产权局行政复议规程》第 3、4、18、19、20、21、22、24 条)
1. 审理单位——国家知识产权局法律事务所
2. 审理方式
(1)不适用调解
(2)书面审理方式,可以调查情况和听取口头已经
(3)以法律、行政法规、部门规章为依据
3. 审理程序
(1)法律事务处自受理复议申请之日起 7 日内将复议申请副本转交有关部门
(2)有关部门在收到复议申请书副本之日起 10 日内提出书面答复意见,并提交当初作出具体行政行为的
证据
(3)有关部门逾期不提出答复意见的,不影响复议决定的作出
(4)复议申请人可以在提出复议申请时一并提出行政赔偿请求
(5)复议申请人可以在复议决定作出之前,撤回复议申请——复议程序终止
4. 具体行政行为的效力
(1)原则上不停止执行
(2)法律事务处认为需要停止执行的,发出停止执行通知书,并通知复议申请人及第三人
六、复议决定(《国家知识产权局行政复议规程》第 23、25、26、27、28 条)
1. 决定的类型
(1)决定维持——适用法律正确,事实清楚,符合法定权限和程序
(2)决定补正——程序上不足
(3)决定履行——有关部门不履行职责
(4)决定撤销、变更(或者确认违法)
①主要事实不清、证据不足
①适用法律、法规、规则错误
①违法法定程序
①超越或者滥用职权
①具体行政行为明显不当
①出现相反证据,撤销或者变更原具体行政行为更为合理
2. 决定撤销或者变更的
(1)法律事务处可以决定有关部门重新作出具体行政行为
(2)法律事务处可以向有关部门提出后续程序的书面建议
3. 决定作出的期限
(1)自受理复议申请之日起 60 日内
(2)延长的期限最多不得超过 30 日
(3)本规程中有关时间的规定是指工作日
4. 以国家知识产权局的名义作出,加盖专用章
5. 复议决定书的送达
(1)直接送达的,复议申请人在送达回证上的签收日期为送达日期
(2)邮寄送达的,自交付邮寄之日起满 15 日视为送达
6. 复议决定书一经送达,即发生法律效力
第二节 专利行政执法办法
一、管理专利工作部门的设立
1. 由省、自治区、直辖市人民政府设立
2. 由专利管理工作量大又有实际处理能力的设区的市人民政府设立
二、专利侵权纠纷的处理
1. 管辖
(1)被请求人所在地或者侵权行为地的管理专利工作的部门
(2)两个以上管理专利工作的部门都有管辖权
①当事人可以向其中一个管理专利工作的部门提出请求
①当事人向两个以上有管辖权的管理专利工作的部门提出请求,由最先受理的管辖
(3)指定管辖——共同上级或者国务院专利行政部门
2. 请求人
(1)专利权人
(2)利害关系人包括专利实施许可合同的被许可人、专利权的合法继承人
①独占实施许可合同的被许可人——单独提出请求
①排他实施许可合同的被许可人在专利权人不请求的情况——单独提出请求
①除合同另有约定外,普通实施许可合同的被许可人不能单独提出请求
(3)请求人请求处理时,没有就专利侵权纠纷向人民法院起诉
3. 管理专利工作的部门可以向国家知识产权局核实专利权的法律状态,可以要求请求人出具由国家知识产
权局作出的检索报告
4. 处理程序
(1)管理专利工作的部门在收到请求书之日起 7 日内决定是否立案,并通知请求人
(2)管理专利工作的部门指定 3 名或 3 名医生单数承办人员处理侵权纠纷
(3)管理专利工作的部门在立案之日起 7 日内将请求书及其附件送达被请求人
(4)被请求人自收到之日起 15 日内提交答辩书,逾期不答辩,不影响管理专利工作的部门进行处理
(5)管理专利工作的部门可以根据案情需要决定口头审理
①决定进行口头审理,至少在口头审理 3 日前通知当事人时间和地点
①当事人无正当理由拒不参加的,或者未经允许中途退出的,对请求人按撤回请求处理,对被请求人按缺席
处理
(6)处理结果——当事人达成调解、和解协议;请求人撤回请求;处理决定书
(7)认定侵权成立后,被请求人就同一专利权再次作出相同类型的侵权行为,专利权人或者利害关系人请
求处理,管理专利工作的部门可以直接责令立即停止侵权行为
5. 处理依据——专利侵权判定的依据“全面覆盖”、“等同特征”
6. 处理方式:责令侵权人立即停止侵权行为“制造、使用、销售、许诺销售和进口”
(1)销毁制造侵权产品的专用设备、模具,并且不得销售、使用尚未售出的侵权产品或者以任何其他形式
将其投放市场;侵权产品难以保存的,责令侵权人销毁该产品
(2)销毁实施专利方法的专用设备、模具,并且不得销售、使用尚未售出的依照专利方法所直接获得的产
品或者以任何其他形式将其投放市场;侵权产品难以保存的,责令侵权人销毁该产品
(3)不得使用尚未售出的侵权产品或者以任何其他形式将其投放市场;尚未售出的侵权产品难以保存的,
责令侵权人销毁该产品
(4)不得进行任何实际销售行为
(5)侵权产品已经入境的,不得销售、使用该侵权产品或者以任何其他形式将其投放市场;侵权产品难以
保存的,责令侵权人销毁该产品;侵权产品尚未入境的,可以将处理决定通知有关海关
三、专利纠纷的调解
1. 调解范围
(1)专利申请权和专利权归属纠纷
(2)发明人、设计人资格纠纷
(3)职务发明的发明人、设计人的奖励和报酬纠纷
(4)在发明专利申请公布后专利权授予前使用发明而未支付适当费用的纠纷
2. 调解程序
(1)管理专利工作的部门收到调解请求书后,及时送达被请求人
(2)被请求人在收到之日起 15 日内提交意见陈述书
①被请求人提交意见陈述书并同意进行调解,管理专利工作的部门应当及时立案,通知双方进行调解的时间
和地点
①被请求人逾期未提交意见陈述书,或者在意见陈述书中表示不接受调解,管理专利工作的部门不予立案,
并通知请求人
(3)当事人经调解达成协议的,应当制作调解协议书
(4)当事人经调解未能达成协议的,管理专利工作的部门以撤销案件的方式结案,并通知双方当事人
(5)因专利申请权或者专利权的归属纠纷请求调解的,当事人可以持管理专利工作的部门的受理通知书请
求国家知识产权局中止有关程序
四、假冒他人专利和冒充专利行为的查处
1. 管辖
(1)行为发生地的管理专利工作的部门
(2)指定管辖:共同的上级人民政府管理专利工作的部门或者国家知识产权局
2. 查处程序
(1)及时立案,并制定两名或者两名以上案件承办人员
(2)听证:在作出行政处罚决定前,应当告知当事人作出处罚决定的事实、理由和依据,并告知当事人依
法享有的权利(陈述和申辩)
(3)核实当事人提出的事实、理由和证据
3. 结案方式——处罚决定书或者撤销案件
4. 认定假冒他人专利、冒充专利行为,责令采取改正措施
(1)立即消除专利标记和专利号;专利标记和专利号与产品难分离的,责令行为人销毁产品
(2)立即停止发布广告或者停止散发该宣传材料,消除影响,并上缴尚未发出的宣传材料
(3)立即通知合同的另一方当事人,改正合同的有关内容
(4)立即停止假冒和冒充行为,上缴伪造或者变造的专利证书、专利文件或者专利申请文件
五、调查取证
1. 调查收集证据
(1)查阅、复制有关的合同、账册
(2)询问当事人和证人
(3)现场勘验
(4)涉嫌侵犯制造方法专利权,进行现场演示
2. 抽样取证:被抽取样品的数量应当以能够证明事实为限
3. 登记保存:证据可能灭失或者以后难以取得,又无法进行抽样取证
六、处理决定的救济和执行
1. 救济——行政诉讼,但在诉讼期间不停止决定的执行
2. 执行——侵权人期满不起诉又不停止侵权行为的,管理专利工作的部门可以申请人民法院强制执行
第三节 诉前禁令和保全
一、提出申请
1. 管辖法院——专利侵权案件管辖权的法院
2. 提出申请的主体
(1)专利权人
(2)利害关系人
①专利财产权利的合法继承人
①独占实施许可合同的被许可人可以单独向人民法院提出申请
①排他实施许可合同的被许可人在专利权人不申请的情况下,可以提出申请
3. 申请文件
(1)书面申请状:申请的理由包括有关行为如不及时制止会使申请人合法权益受到难以弥补的损害的具体
说明
(2)证明专利权真实有效的文件,包括专利证书、权利要求书、说明书、专利年费缴纳凭证、实用新型检
索报告
(3)专利实施许可合同及其在国务院专利行政部门备案的证明材料(未经备案的应当提交专利权人的证明,
或者证明其享有权利的其他证据)
(4)被申请人正在实施或者即将实施侵犯其专利权的行为的证据,包括被控侵权产品以及专利技术与被控
侵权产品技术特征对比材料
二、诉前禁令的程序
1. 担保和反担保
(1)申请人应当提供担保,否则法院驳回申请
(2)法院责令申请人追加担保,申请人不追加担保,法院解除有关停止措施
(3)不因被申请人提出反担保而解除诉前禁令
2. 法院裁定
(1)法院裁定范围限于申请的范围
(2)48 小时内作出书面裁定
(3)裁定责令被申请人停止侵犯专利权行为的,应当立即开始执行
(4)停止侵犯专利权行为裁定的效力,一般应维持到终审法律文书生效时止
(5)期限届满时,根据当事人的请求,法院可以做出继续停止有关行为的裁定
3. 当事人复议
(1)当事人对裁定不服的,可以在收到裁定之日起 10 日内申请复议一次
(2)复议期间不停止裁定的执行
4. 被申请人的救济
(1)申请人不起诉或者申请错误造成被申请人损失
(2)被申请人可以向有管辖权的人民法院起诉请求申请人赔偿
(2)被申请人可以在专利权人或者利害关系人提起的专利权侵权诉讼中提出损害赔偿的请求,法院可以一
并处理
5. 法院解除措施——申请人 15 日内不起诉
6.法院的先行裁定——提起侵权诉讼,同时提出先行停止侵犯专利权行为请求
三、法院参照民事诉讼法规定,进行证据保全和财产保全
《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第 13 条对专利权的保全作了进一步规定:
1. 法院对专利权进行财产保全,应当向国务院专利行政部门发出协助执行通知书,并附法院作出的裁定书
2. 对专利权保全的期限一次不得超过 6 个月,自国务院专利行政部门收到协助执行通知书之日起计算
3. 法院对已经进行保全的专利权,不得重复进行保全
4. 法院需要对专利权继续保全的,应当在保全期限届满前向国务院专利行政部门另行送达继续保全的协助
执行通知书;保全期限届满前未送达的,视为自动解除对该专利权的财产保全
5. 法院对出质的专利权可以采取财产保全措施,质权人的优先受偿权不受保全措施的影响
6. 专利权人与被许可人以及签订的独占实施许可合同,不影响法院对专利权进行财产保全
第四节 专利侵权诉讼
一、专利权的保护期限(《专利法》第 13 条、第 42 条;《专利法实施细则》第 79 条)
1. 起算点——申请日
2. 保护期限
(1)发明专利权——20 年
(2)实用新型专利权和外观设计专利权——10 年
3. 专利权从授权公告之日开始生效
4. 发明专利的临时保护——从申请公布后到专利授权
考试需要注意的是虽然专利的保护期限是从在中国的实际申请日开始起算,但是专利权人必须在授权公告
日之后才能以侵犯专利权为由提起侵权诉讼。我国对发明专利采用“早期公开”和“延期审查”的制度,所以出
于对发明专利权人的保护目的,就设立了“发明专利的临时保护”。
二、诉讼时效(《专利法》第 57、62 条、《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》
第 23 条)
1. 侵权的诉讼时效
(1)专利权人或者利害关系人得知或者应当得知侵权行为之日起 2 年
(2)专利权人超过 2 年起诉的救济——“停止侵权、向前赔两年”
2. 发明专利使用费用的诉讼时效
(1)自专利权人得知或者应当得知他人使用其发明之日起计算 2 年
(2)专利权人在专利权授予之日前即已得知或者应当得知的,自专利权授予之日起计算 2 年
3. 当事人不服管理专利工作部门认定侵权决定的诉讼时效——自收到处理通知之日起 15 日内向法院起诉
三、诉讼管辖(《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第 2、5、6 条)
1. 级别管辖:专利纠纷案件的第一审案件由中级人民法院管辖
(1)各省、自治区、直辖市人民政府所在地的中级人民法院
(2)最高人民法院指定的中级人民法院:深圳、珠海、汕头、厦门、大连、青岛、烟台、温州、佛山、宁
波、苏州、潍坊、景德镇、葫芦岛等地中级人民法院
2. 地域管辖
(1)因侵犯专利权行为提起的诉讼,由侵权行为地(侵权行为实施地和侵权结果发生地)或者被告住所地
法院管辖
①侵权行为实施地
A.侵犯发明、实用新型专利权的产品的制造、使用、许诺销售、销售、进口行为的实施地
B.依照该专利方法直接获得的产品的使用、许诺销售、销售、进口行为的实施地
C.外观设计专利产品的制造、销售、进口行为的实施地
D.假冒他人专利的行为实施地
①侵权行为结果第——侵权行为直接产生的结果发生地
(2)原告仅起诉制造者,未起诉销售者,侵权产品制造地与销售地不一致的,制造地法院有管辖权
(3)原告以制作者与销售者为共同被告起诉的,销售地法院有管辖权
(4)销售者是制造者分支机构的,原告在销售地起诉制造者制造、销售行为,销售地法院有管辖权
四、特殊举证(最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第 4 条)
因新产品制造方法发明专利引起的专利侵权诉讼,由制造同样产品的单位或者个人对其产品制造方法不同
于专利方法承担举证责任
1. 专利侵权诉讼坚持“谁主张,谁举证”的举证责任分配原则,即当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事
实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的
事实主张的,由负有举证责任的当事人承担不利后果。
2. 在举证的顺序上,先由原告举证,再由被告就制造方法的不同举证。
即先由原告举证的事实有:
(1)原告生产的产品是新产品;
(2)原告生产新产品的方法是专利方法;
(3)被告制造的产品是同样的新产品;
(4)原告的经济损失,再由被告就其制造方法不同于原告专利方法举证。
五、专利权的保护范围(《专利法》第 56 条、《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干
规定》第 17 条)
1. 发明或者实用新型专利权的保护范围
(1)以权力要求的内容为准,说明书及附图可以用于解释权力要求
(2)折衷解释原则——以权力要求的内容为准的原则,以说明书及附图解释权力要求应当采用折衷解释原
则
(3)等同原则——以权力要求书中明确记载的必要技术特征所确定的范围为准,也包括与必要技术特征相
等同的特征所确定的范围
①基本相同的手段,实现基本相同的功能,达到基本相同的效果
①本领域的普通技术人员无效经过创造性劳动就能够联想到的特征
2. 外观设计专利权的保护范围——以表示在图片或者照片中的外观设计专利产品为准
六、侵犯专利权的行为(《专利法》第 11 条)
1. 侵犯发明或者实用新型专利权的行为
(1)为生产经营目的
(2)制造、使用、许诺销售、销售、进口专利产品
(3)使用专利方法
(4)使用、许诺销售、销售、进口依照专利方法直接获得的产品
2. 侵犯外观设计专利权的行为
(1)为生产经营目的
(2)制造、销售、进口外观设计专利产品
3. 各个行为的解释[《北京市高级人民法院关于专利侵权判断若干问题的已经(试行)》第 113~119 条]
(1)制造产品:专利权利要求书中所记载的产品技术方案被实现
①产品的数量、质量及制造方法不影响对制造行为的认定
①委托他人制造或者在产品上表明“监制”的视为参与制造
①将部件组装成专利产品的行为,属于制造
①对专利产品的部件进行更换性维修,或者对已过使用寿命的专利产品进行维修行为属于制造
(2)使用产品:专利权利要求书中所记载的产品技术方案的技术功能得到了应用
(3)使用方法:权利要求书中记载的专利方法技术方案的每一个步骤均被实现的行为;除新产品的制造方
法外,使用该方法的结果不影响对其性质的认定
(4)销售产品:依专利权利要求书中所记载的技术方案而制得的产品的所有权从卖方有偿转移到买房;为
销售提供条件(如仓储)的行为视为销售
(5)许诺销售:以做广告、在商店橱窗中陈列或者在展销会上展出等方式作出销售产品的意思表示
(6)进口产品:依专利权利要求书中所记载的技术方案而制得的产品或者依照专利方法直接制得的产品在
空间上从境外越过边界运进境内
(7)方法延及产品:一项产品制造方法发明专利权被授予后,任何单位或个人未经专利权人许可,除了不
得为生产经营目的而使用该专利方法外,还不得为生产经营目的而使用、销售或进口依照该专利方法所直
接获得的产品
七、侵犯专利权的抗辩(《专利法》第 63 条)
1. 专利权用尽原则——专利产品被合法地出售以后,专利权人或者经专利权人授权的人就没有权利再去干
涉买方“使用”此项专利产品
(1)专利权人制造、进口的专利产品出售
(2)经专利权人许可而制造、进口的专利产品出售
(3)依照专利方法直接获得的产品出售
2. 先用权
(1)在申请日前,已经做好制造、使用的“必要准备”:已经完成了产品图纸设计和工艺文件,已准备好专
用设备和模具,或者完成了样品试制等项准备工作
(2)在先制造相同产品或者使用相同方法
(3)先用权人自己独立研发或者合法获得专利技术方案,不是在专利申请日前抄袭、窃取或者以其他不正
当手段从专利权人处获取
(4)仅在申请日前的原有范围内继续制造、使用:超出原有范围的制造、使用行为,构成侵犯专利权
(5)先用权人对自己在先实施的技术不能转让,除非连同所属企业一并转让
(6)对依据先用权生产的产品的销售行为,不视为侵犯专利权的行为
3. 临时过境
(1)临时通过中国领陆、领水、领空的外国运输工具
(2)为运输工具自身需要而在其装置和设备中使用有关专利
(3)协议、国际条约、互惠原则
(4)不包括利用交通运输工具对专利产品的“转运”,即从一个交通运输工具转到另一个交通运输工具上的
行为
4. 专为科学研究和实验而使用有关专利的行为:区分“对专利产品进行实验”和“在实验中使用专利产品”
(1)专为科学研究和实验而使用有关专利,应当包括专为科学研究和实验而制造有关专利产品的行为
(2)专为科学研究和实验而使用,是指以研究、验证、改进他人专利技术为目的,使用的结果是在已有专
利技术的基础上产生新的技术成果
(3)在科学研究和实验过程中制造、使用他人专利技术,其目的不是为研究、改进他人专利技术,其结果
与专利技术没有直接关系,则构成侵犯专利权
5. 非故意行为
(1)为生产经营目的,使用或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利产品,或者依照专利
方法直接获得的产品的行为,属于侵犯专利权行为
(2)使用者或者销售者能证明其产品合法来源,不承担赔偿责任,但应当停止侵权行为
(3)“合法来源”是指使用者或者销售者通过合法的进货渠道、正常的买卖合同和合理的价格从他人处购买的
6. 小结
(1)1~4 的行为属于“不视为侵权”,5 的行为属于“不赔偿抗辩”
(2)对《专利法》第 11 条和第 63 条第 2 款的理解
①只要以生产经营为目的,不论是生产者,还是使用者、销售者,只要其产品落入他人专利权的保护范围因,
构成对他人专利权的侵犯,应当承担停止侵权的民事责任
①生产者不能以制造产品时不知道他人已有专利为抗辩理由,进而免除赔偿责任,即《专利法》要求生产者
在制造产品前有义务审查其制造的产品是否侵犯他人的专利权
①如果使用者和销售者不知道使用、销售的是侵犯他人专利权的产品,并能够证明其产品有合法来源的,不
承担赔偿责任
八、侵权赔偿数额的确定(《专利法》第 60 条、《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若
干规定》第 20、21、22 条)
1. 第一步——按照权利人因被侵权所受到的损失或者侵权人因侵权所获得的利益确定
(1)权利人因被侵权所受到的损失可以根据专利权人的专利产品因侵权所造成销售量减少的总数乘以每件
专利产品的合理利润所得之积计算;权利人销售数量减少的总数难以确定的,侵权产品在市场上销售的总
数乘以每件专利产品的合理利润所得之积可以视为权利人因被侵权所受到的损失
(2)侵权人因侵权所获得的利益可以根据该侵权产品在市场上销售的总数乘以每件侵权产品的合理利润所
得之积计算;侵权人因侵权所获得的利益一般按照侵权人的营业利润计算,对于完全以侵权为业的侵权人,
可以安照销售利润计算
2. 第二步——参照该专利许可使用费的 1 至 3 倍合理确定赔偿数额
3. 第三步——在 5000 元以上 30 万元以下确定赔偿数额,最多不得超过 50 万
4. 在确定赔偿范围时,将权利人因调查、制止侵权所支付的合理费用计算在内
第五节 实用新型检索报告和侵权诉讼的中止
一、实用新型专利检索的程序
1. 检索的启动
(1)请求检索的主体——实用新型专利权人,有多个专利权人的,请求应当由所有的专利权人共同提出,
或者由所有专利权人所委托的代表提出
(2)请求作出检索报告的时间——授予公告后
(3)提交的文件——请求书(实用新型专利的法律状态,并附具有关证明文件)、专利说明书及专利证书
复印件
(4)“单一检索”——每项请求应限于一项实用新型专利,针对一项实用新型专利权只能作出一份实用新型专
利检索报告
(5)检索文本——授权公告公布的实用新型专利文件,或者是由生效的无效宣告请求审查决定等维持有效
的实用新型专利文件
2. 检索的进行
(1)作出检索报告的主体——国务院专利行政部门,即由负责该实用新型专利所属技术领域的实质审查部
门或者国家知识产权局指定的其他部门承担
(2)检索应当针对实用新型专利的所有的权利要求进行
(3)不必进行检索的情况:
①属于《专利法》第 5 条或者第 25 条规定的不授予专利权的范围
①不具备实用性
①不符合《专利法实施细则》第 2 条的规定
①说明书和权利要求书未对该申请的主题作出清楚、完整的说明,以至于所属技术领域的技术人员不能实现
(4)缺乏单一性的处理
①请求人在规定期限内缴纳附加检索费
①未缴费的,只检索实用新型专利的第一项权利要求保护的主题以及与该项权利要求之间符合单一性要求的
其他权利要求保护的主题
3. 检索报告的作出
(1)对所有检索过的权利要求逐一进行评述
(2)不必检索的情形或者因缺乏单一性而需要限制检索的,应当说明原因,并作出必要的分析
(3)在检索报告中,表示对比文件与权利要求关系的符合
①X——单独影响权利要求的新颖性或创造性的文件
①Y——与检索报告中其他 Y 类文件组合后影响权利要求的创造性的文件
①A——背景技术文件,即反映权利要求的部分技术特征或者有关的现有技术的文件
①R——在申请日或申请日后公开的同一申请人的属于同样的发明创造的专利或专利申请文件以及他人在
申请日向专利局提交的、属于同样的发明创造的专利申请文件
①P——中间文件,其公开日在申请的申请日与所要求的优先权日之间的文件,或者会导致所需要核实该申
请优先权的文件
①E——单独影响权利要求新颖性的抵触申请文件
(4)由检索审查员与审核人共同签章,再加盖专用章
4. 检索报告的更正
(1)可以进行更正的内容
①著录项目信息或文字错误
①作出检索报告的程序错误
①法律适用明显错误
①初步结论所依据的事实认定明显错误
①其他应当更正的错误
(2)检索部门自行启动更正程序
(3)请求人请求启动更正程序
①请求人在收到检索报告后 2 个月内提出更正请求
①请求人不得修改其实用新型专利文件
(4)更正程序的执行
①由原审核人任组长,相关领域的 2 名审查员分别任主核员和参核员,原承担检索的审查员不参加复核组
①发出更正的检索报告,并在更正的检索报告上注明以此报告代替某年某月某日针对实用新型专利作出的检
索报告
①复核组一般不进行补充检索;但因事实认定发送变化,导致原来的检索不完整或者不准确的,应当进行补
充检索
①复核一般只进行一次,但对于复核组在补充检索后作出的检索报告,请求人可再次提出更正请求
二、实用新型专利检索报告的作用
1.侵权诉讼中的作用——“起诉”
(1)当专利侵权纠纷涉及实用新型专利时,人民法院或者地方知识产权局可以要求专利权人出具由国家知
识产权局作出的检索报告
(2)提起侵犯实用新型专利权诉讼的原告,应当在起诉时出具由国务院专利行政部门作出的检索报告
注意:《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第 8 条第 1 款的规定是根据《专
利法》第 57 条第 2 款的规定作出的,主