国家商标局商标代理人培训班培训讲义之一
商标注册申请
国家商标局申请处 魏宁
一、商标种类
商标是区别商品与服务来源的标志。按照不同的划分标准,商标可以划分为不同的类型,
最常见的方法是将商标划分为商品商标、服务商标两个类型,其中商品商标和服务商标又可
以划分为一般商标、集体商标和证明商标。商标还可以按照下列标准进行类型划分:
1、根据是否在商标局核准注册可划分为注册商标和未注册商标。
2、按照感知方式可以划分为视觉商标、听觉商标(音响商标)与嗅觉商标(气味商标)。视
觉商标包括平面商标和三维标志(立体商标)两种。目前,听觉商标和嗅觉商标在我国尚不
能注册并获得保护。
3、按照商标权利主体数量的不同还可以分为单个所有人商标和共有商标。
根据《商标法》第 3 条的规定,经商标局核准注册的商标为注册商标,包括:商品商标、
服务商标、集体商标、证明商标。法律上已把这四种商标明确划分为注册商标的四个基本类
型。 商品商标,顾名思义就是使用在商品上的商品标志,是相对于服务商标而言的。 服务
商标是指自然人、法人或者其他组织在提供服务时或在广告中用以区别其服务与他人服务的
人所不同的标志。习惯上,我们把商品商标、服务商标称为一般商标。集体商标是指以团体、
协会或者其他组织名义注册的,供该组织成员在商事活动中使用,以表明使用者在该组织中
的成员资格地位的标志。 证明商标是指由对某种商品或者服务具有监控能力的组织所控制,
而由该组织以外的单位或者个人使用于其商品或者服务,用以证明该商品或者服务的原产地、
原料、制造方法、质量或者其他特定品质的标志。
二、申请人
商标法及其实施条例修改后扩大了商标权的主体范围,赋予了国内自然人申请商标注册
的权利,取消了过去对经营范围及药品、烟草、报刊杂志商标所需特殊要求的限制,同时允
许共有商标注册申请。在我国申请商标注册的申请人按所属国可以分为两种:国内申请人与
国外申请人。
(一)国内申请人主要有以下几种情况
1、自然人
自然人是人在法律上的称谓。根据《民法通则》的规定,自然人即公民。公民从出生时
起到死亡时止,具有民事权利能力,依法享有民事权利,承担民事义务。也就是说任何中华
人民共和国公民都有权利申请商标注册;当然了,法律另有规定的除外。
2、法人
《民法通则》中“法人”的定义是这样的:具有民事权利能力和民事行为能力,依法独立享
有民事权利和承担民事义务的组织。法人包括:企业法人,机关、事业单位和社会团体法人。
3、其他组织
其他组织是指不具有法人资格的企业、事业单位和社会团体等组织。
(二)外国申请人
根据《商标法》第十七条、第十八条的规定,外国人或者外国企业按照其所属国和我国
签订的协议或者共同参加的国际条约,或者按对等原则,可以在我国申请商标注册。对于在
中国有经常居所或者营业所的外国人或者外国企业,办理申请手续时视同国内申请人;但在
中国没有经常居所或者营业所的外国人或者外国企业,则应当委托国家认可的具有商标代理
资格的组织代理。
有一点需要注意,尽管商标法中只提到外国人或者外国企业可以依据相关规定在我国申
请商标注册,但实践中,外国其他组织同样可以申请。
(三)共同申请人
除了单一申请人外,根据《商标法》第五条的规定,两个以上的自然人、法人或者其他
组织可以共同向商标局申请注册同一商标,共同享有和行使该商标专用权,共同申请人中可
以全部是国内申请人或全部国外申请人,也可以既有国内申请人,也有国外申请人。
实践中,在我国商标局申请注册商标和办理其它相关事项,办理手续的,港澳地区以及
台湾地区的申请人是参照“外国申请人”办理的。
三、商标注册申请所需书件及要求
申请商标注册及办理其他商标事宜,均须使用国家工商行政管理总局于 2002 年 9 月 19
日公布的文件格式(《商标公告》2002 年第四十三期增刊),之前的申请书式同时废止。依
照《商标法实施条例》的规定,商标注册申请等有关文件,应当打字或者印刷。依照商标法
及其实施条例规定提交的各种证件,证明文件和证据材料是外文的,应当附送中文译文。(以
上要求在办理其他商标事宜程序中将不再赘述)
(一)《商标注册申请书》一份
申请书上应加盖申请人印章。申请人为自然人的,申请书上应由本人用钢笔或签字笔签
名,申请人名字后应标注其身份证号码。 国外申请人的名称、地址应用中英文两种文字填写,
而不允许用其它文字填写,如申请人所属国的文字(非中英文)。委托代理的,申请书上可以不
加盖申请人印章或由申请人签字,但必须加盖代理组织印章,同时代理人应当签名。 共同申
请注册同一商标的,应当在申请书中指定一个代表人;没有指定代表人的,以申请书中顺序
排列的第一人为代表人。具体填写申请书时,申请人名称、申请人地址栏填写代表人的名称
及地址,其他共同申请人名称在附页中列出(不需要填写地址),同时应在申请书首页声明
该申请为共同申请。代表人在首页盖章或签字,其它共同申请人都必须在申请书附页盖章或
签字。商标局在以后的程序中将只与代表人联系,代表人的行为将被视为已征得所有共同申
请人的同意。
(二)证明申请人身份(主体资格)的有效证件的复印件,同时出示原件(委托代理的,由
代理组织负责查验原件)。商标注册申请人的名称、地址应与所提交的证件相一致(自然人
可以填写实际地址)。
1、申请人为自然人的,应提交本人的身份证复印件;
2、申请人为企业的,应提交企业法人营业执照或营业执照(?);
3、申请人为社会团体、事业单位或其他组织的,应提交社团法人登记证或事业单位法人证书,
或该组织依法成立的证明文件;
4、申请人为行政机关的,应提交上级主管机关关于设立该机构的证明文件。
(三)每一件商标注册申请应当提交商标图样 5 份(指定颜色的彩色商标,应当提交着色图样
5 份、黑白稿 1 份),并在申请书上的指定位置粘贴商标图样一张(指定颜色的贴彩色图样)。
商标图样必须清晰、便于粘贴,用光洁耐用的纸张印制或用照片代替,雪茄烟商标注册的,
提交的商标图样可以与烟标示物同等大小。
由于现在所有的申请件都要经扫描录入计算机,因此要求图样一定要清晰、黑白反差明显,
没有任何模糊的地方。对于指定颜色的商标所需要提供的黑白稿,申请人往往只是简单地把
彩色图样复印一下就附上,经常不清楚。因此,黑白稿应另行制版,制作一张清晰的黑白图
样。
(四)几种特殊类型商标
1、三维标志(立体商标)
以三维标志(立体商标)申请注册商标的,应当在申请书加以声明,并提交能够确定三
维形状的图样,即提供该标志的整体效果图。图样中画面的数量可以根据立体标志的形状而
定。可以是该立体图形的主视图,也可以包含其六视图中立体图或几个视图,但必须制作在
一张纸上,并且满足前述规格大小的要求。
2、颜色组合商标
以颜色组合申请注册商标的,应当在申请书中予以声明,并提交文字说明,如标明色标。
3、人物肖像商标
以人物肖像作为商标申请注册的,须提交肖像权人同意申请人以此肖像作为商标注册申
请的声明,并将附有该肖像的声明经公正机关公正。
(五)商标说明
商标是外文或包含外文,应当在申请书上“商标说明”一栏加以说明。如果外文
是无含义字母组合,应说明其无含义;如果由有含义的外文组成,应说明其主要
含义,不要把有含义的外文说成是无含义的字母组合。有些商标的组成,不仅商
标是外文而且还附带一些类似广告或说明性的文字,要在商标说明中一并说明。
如果所报商标包含中外文的美术体或草写体等字体,应当说明该文字的规范写法,
以便审查员辨认。 商标图样中有需要放弃专用权等类似问题的,应当在该栏中予
以声明。
六)商品名称和服务项目
商标名称和服务项目的填写是否具体、规范,分类是否准确,是商标注册申请过程中的
一个非常重要的环节。它不仅决定申请能否被顺利受理而进入实质审查程序,而且关系到所
申请商标的专用权的保护范围。 自 2002 年 1 月 1 日起,我国开始采用《商标注册商品的服
务国际分类》(尼斯分类)第八版,同时商标局根据上述分类表修改了《类似商品和服务区
分表》。申请人应当依照上述分类表和区分表填写商品和服务项目;填写商品或服务项目,
应按照所填商品/服务的数量填写顺序号。
申请商标注册的,一份申请限制在一个商标一个类别,不同类别的商品或服务,应提交
不同的申请。
对于没有列在分类表中的商品名称或者服务项目,要避免使用含糊不清、过泛且不足以
划分其类别的商品或服务名称,并参照以下原则:
1、商品分类原则
(1)制成品原则上按其功能、用途进行分类,同时兼顾商品使用的原材料、操作方式以
及生产部门、销售渠道和商品消费习惯等;
(2)原料、未加工或半成品原则上按其组成的原料进行分类(例如,金属建筑材料 6 类,
非金属建筑材料 19 类);
(3)成品或半成品按其组成的原材料分类时,如果是由几种不同原材料制成,原则上按
其主要原材料进行分类(例如加鱼米饭 30 类);
(4)商品构成其它商品一部分,并在正常情况下不能用于其它用途,原则上与其他商品
分在一类(例如电话机听筒与电话机同在 9 类);
(5)专用于盛放商品的盒、箱之类的容器,原则上与该商品分在同一类(例如高尔夫专
用球袋和高尔夫球分在同一类 28 类)。
2、服务项目的分类原则
(1)服务原则上按照服务分类名及其注视所划分的行业进行分类;
(2)出租业的服务,原则上与通过出租物所实现的服务分在一类(如出租电话机,分在 38
类);
(3)提供建议、信息或咨询和服务原则上与提供服务所涉及的事物归于同一类别,例如运输
咨询 39 类,商业管理咨询 35 类,金融咨询 36 类,美容咨询 44 类。以电子方式(例如电话、
计算机)提供建议、信息或咨询不影响这种服务的分类。
3、一些国内外的新产品、新潮的商品难以分类的,一定要附送商品说明书,包括该商品的主
要组成部分、功能、用途等,并尽可能附送商品的实物图片。
4、对商品或服务名称的翻译应当准确、简单明了,特别是专业性较强的商品或者服务名称,
用词应当尽量规范并符合我国习惯。国外的一些商品名称往往冠以很长的定语或者修饰语,
很容易出现不规范、不具体甚至跨类的情况,对于这种情况,代理人不能仅仅起一个翻译的
作用,应当认真琢磨商品,使其能划分在合适的类别,并且规范、具体。
四、集体商标与证明商标
申请集体商标或者证明商标注册的,除满足前述基本要求外,还应当在申请书中声明,
同时附送主体资格证明及该商标的使用管理规则并符合以下规定:
(一) 集体商标的注册申请
集体商标的申请人应当是团体、协会或者其他组织,而不是通常的生产者或经营者。申
请集体商标注册的,应当附送主体资格证明文件并应当详细说明该集体组织成员的名称和地
址;以地理标志作为集体商标申请注册的,应当附送主体资格证明文件并应当详细说明其所
具有的或者其委托的机构具有的专业技术人员、专业检测设备等情况,以表明其具有监督使
用该地理标志商品的特定品质的能力。 申请以地理标志作为集体商标注册的团体、协会或者
其他组织,应当由来自该地理标志标示的地区范围内的成员组成。 还应附送该集体商标的使
用管理规则。
(二) 证明商标的注册申请
申请证明商标注册的,应当附送主体资格证明文件并应当详细说明其所具有的或者其委
托的机构具有的专业技术人员、检测设备等情况,以表明其具有监督该证明商标所证明的特
定商品品质的能力。 还应附送该集体商标的使用管理规则。
(三) 地理标志作为集体商标、证明商标的要求
申请以地理标志作为集体商标、证明商标注册的,还应当附送管辖该地理标志所标示地
区的人民政府或者行业主管部门出具的,证明申请人对其指定的商品上的特定品质具有监督
能力及其商品生产地域范围的证明文件。 外国人或者外国企业申请以地理标志作为集体商标、
证明商标注册的,申请人应当提供该地理标志以其名义在其原属国受法律保护的证明。 作为
集体商标、证明商标申请注册的地理标志,可以是该地理标志标示地区的名称,也可以是能
够标示其商品来源于该地区的其他可视性标志。这里所说的地区无需与该地区的现行行政区
划名称、范围完全一致。 申请时,应当在申请件中说明下列内容:
1、 该地理标志所标示的商品的特定质量、信誉或者其他特征;
2、 该商品的特定质量、信誉或者其他特征与该地理标志所标示的地区的自然因素和人文因
素的关系;
3、 该地理标志所标示的地区的范围。
五、申请日及收文日、送达日的确定
根据《商标法实施条例》第 18 条的规定,商标注册的申请日期,以商标局收到申请文件
的日期为准。
根据《商标法实施条例》第 10 条的规定,除商标注册申请的申请日外,当事人向商标局
递交文件或者材料的日期,直接递交的,以递交日为准;邮寄的,以寄出的邮戳日为准;邮
戳日不清晰或者没有邮戳的,以商标局实际收到日为准,但是当事人能够提出实际邮戳日证
明的除外。
根据《商标法实施条例》第 11 条的规定,商标局的各种文件,可以通过邮寄、直接递交
或者其他方式送达当事人。当事人委托商标代理组织的,文件送达商标代理组织视为送达当
事人。商标局向当事人送达各种文件的日期,邮寄的,以当事人收到的邮戳日为准;邮戳日
不清晰或者没有邮戳的,自文件发出之日起满 15 日,视为送达当事人;直接递交的,以递交
日为准。文件无法邮寄或者无法直接递交的,可以通过公告的方式送达当事人,自公告发布
之日起满 30 日,该文件视为已经送达。
六、形式审查及《受理通知书》、〈补正通知书〉与〈不予受理通知书〉
商标局受到申请件后,首先进行的是形式审查。形式审查主要分三个部分:申请书件的
审查(文件是否齐全、填写是否规范、牵字/印章是否缺少)、对商标图样规格、清晰程序及
必要的说明的审查、分类审查(对填报的商品/服务项目的审查)。在形式审查过程中,商标
局主要发出三种通知书:〈受理通知书〉、〈补正通知书〉与〈不予受理通知书〉。 经审查
认为审查手续齐备并按照规定填写申请文件的,予以受理,确认申请日期、申请号,并发给
〈受理通知书〉。
申请手续不齐备或者未按照规定申请文件的,商标局不予受理,申请日期不予保留,发
出〈不予受理通知书〉。前述申请手续不齐或者未按照规定填写申请文件主要包括以下一些
情况:
(一) 商标注册申请人名义、印章及主体资格证明名义不符;
(二) 未按规定填写申请文件的主要内容,如申请人名称、地址(包括中文及英文);未填
写商品/服务项目;未附送或未贴商标图样及申请书上贴的图样与所附图样不一致的;
(三) 申请商标注册书件缺少主体资格证明复印件;
(四) 商标图样不清晰以至无法辨认;
(五) 委托代理的没有委托书或委托书填写不规范;
(六) 委托代理的申请书件上没有加盖代理组织印章;
(七) 未按规定缴纳费用;
申请手续基本齐备或者申请文件基本符合规定,但是需要补正的,商标局发出《补正通
知书》,限其自收到通知之日起 30 日内,按照指定内容补正并交回商标局。在规定期限内补
正并交回商标局的,保留申请日期;期满未补正的,视为放弃申请,商标局书面通知申请人
(发出《商标注册申请无效通知书》),申请日期不予保留。前述申请手续基本齐备或者申
请文件基本符合规定但需要补正的包括以下情况:
(一) 所填报的商品/服务项目名称不规范、不具体;
(二) 所填报的商品/服务项目名称不属于同一类别;
(三) 需要对商标图样中的文字做出说明。
七:《补正通知书》的答复
对《补正通知书》的答复,是申请人及代理人应当注意的一个非常重要的环节。处理不
当,不仅会影响申请的审查进程,甚至可能导致申请无效。因此答复时要注意以下几点:
(一)补正内容一律用打印机在商标注册申请补正通知书上的相应位置。
(二)要求删除商品或者服务项目的,应标注“同意删除”字样确认删除。
(三)补正后的商品或者服务项目应限制在要求补正的原商品或者服务项目的相应范围之内,
不得随意改动、添加。
(四) 修改后的商品或者服务项目应和修改前的商品或者服务项目一一对应,以利于审查工
作的继续进行。
(五) 要是附送商品或者服务项目说明收的,应在补正栏目内注明“已附文明书”字样,并附
送相应的说明书(用 A4 纸)。
(六) 补正内容多,补正通知书上写不下的,可以直接添加附页(用 A4 纸),并在补正栏
目内注明“有附页”或者“见附页”字样。
(七) 代理人的签名或者代理组织的印章应该统一位于补正内容的右下方,并且不得遮盖补
正内容。
(八) 对补正内容有不同意见的,可以在相应位置说明,供商标局参考。交回空白补正通知
书的,视为未作补正,原申请失效,申请日期不予保留。
八:优先权
关于优先权,在新修改的商标法以及巴黎公约中都有明确的规定。《商标法》二十四条
第一款规定“商标注册申请人自其商标在外国第一次提出商标注册申请之日起六个月内,又在
中国就相同商品以同一商标提出商标注册申请的,依照该外国同中国签订的协议或者共同参
加的国际公约,或者按照相互承认优先权的原则,可以享有优先权。”《商标法》二十五条第
一款规定“商标在中国政府主办的或者承认的国际展览会展出的商品上首次使用的,自该商品
展出之日起六个月内,该商标的注册申请人可以享有优先权。”《巴黎公约》对优先权的规定
为:任何人或其权利继承人,已经在本联盟某一成员国正式提出商标的注册申请的,应以在
六个月的期间内,为在其他国家提出的申请享有优先权。
商标法修改前并没有关于优先权的明确规定,只是在实施细则中提到商标局受理申请商
标注册要求优先权的事宜。修改后的商标法对优先权做出了明确的规定,不仅满足了巴黎公
约的要求,而且其保护范围要更大。巴黎公约中只是规定各国应对本联盟任一国家内举办的
官方或经官方认可的国际展览会展出的商品中的商标给予临时保护,并未要求就此产生优先
权。商标法中增加了对于一些国际展览会中展出商品首次使用的商标给予优先权,也就是说,
商标法中的这项规定赋予了申请人产生对抗他人的权利,他人在申请人首次展出到提出商标
注册申请之日前就相同或近似商标在相同或类似商品上提出的申请将会被驳回。
(一)在我国要求优先权
相关法律、法规:《法》24、25《条例》20 条
依照《商标法》第二十四条、二十五条的规定在我国申请商标注册要求优先权,应当在
提出商标注册申请的时候提出书面声明,即在申请书上填写初次申请国、申请日期、申请号
等,并且在自申请之日起三个月内提交第一次提出的商标注册申请文件的副本,该副本应当
经受理该申请的商标主管机关证明,并且注明申请日期和申请号。 要求展会优先权的,必须
符合以下条件:
1:须是在中国政府主办或者承认的国际展览会上展出的商品是使用的商标。
2:享有优先权的法定期限是自该商品展出之日起六个月内提出商标注册申请。即法律对享有
优先权的期限作了规定,超过法定期限,便失去机会。
3:商标注册申请人在提出商标注册申请的时候,就应当以书面形式提出享有优先权的声明,
并且在三个月提交展出其商品的展览会名称、在展出商品上使用该商标的证据、展出日期等
证明文件。该证明文件应当经国务院工商行政管理部门规定的机构认证;展出其商品的国际
展览会是在中国境内举办的除外。未提出书面声明或者超过三个月未提交证明文件的,视为
未要求优先权。
提交的优先权证明文件应当附送中文译本,代理人应如实翻译优先权文件,做到申请的
商标与优先权文件所附的商标一致,要求优先权的商标注册申请中申报的商品/服务项目不超
出首次申请中的商品/服务项目的范围。 多份申请要求优先权而只附送一份优先权证明文件的,
可以提交一份原件,其它的提交复印件,并应指明原件附在哪件申请文件上。 如要求优先权
的申请人与首次申请的申请人名义或地址不一致,还应提交相关的变更、转让证明文件。
(二)提供优先权证明文件申请
我国申请人到巴黎公约其他成员国申请商标注册的,同样可以要求优先权。如以在我国
的首次申请为基础申请,则应向我国商标局申请提供相关证明。申请时,应提交《提供优先
权证明文件申请书》,共有商标申请证明,需由代表人提出申请,并被视为已经得到其他共
有人的授权。
九:特殊标志登记申请
根据国务院一九九六年七月发布的《特殊标志管理条例》的有关规定,国务院工商行政
管理部门受理特殊标志的登记申请,商标局作为国家工商行政管理局的一个职能部门,具体
承办特殊标志的申请受理事宜。
(一)特殊标志的概念:特殊标志是指经国务院批准举办的丛国性或者是国际性的文化、
教育、科学研究及其他社会公益活动所使用的由文字、图形组成的名称及缩写、徽记、吉祥
物等标志。此定义包括以下三个方面的要件:1:特殊标志的使用范围必须是经国务院批准举
办的全国性或者是国际性的社会公益活动;2:申请使用特殊标志的活动必须是文化、体育、
科学研究及其他社会公益活动;3:特殊标志的内容是指由文字、图形组成的名称及缩写、徽
记、吉祥物等。
(二)特殊标志的申请人:特殊标志的申请人是应是举办社会公益活动的组织者或筹备
者,申请人有权利对其名称及缩写、徽记、吉祥物等向国务院工商行政管理部门提出登记申
请。 申请特殊标志登记可以直接办理,也可以委托他人代理。委托他人代理的应当交送代理
委托书一份,代理委托书应当载明代理内容和权限。
(三)办理申请特殊标志登记,应填写特殊标志登记申请书。申请书包括下列内容和项
目:1、申请人名称、地址、并加盖申请人印章;2、批准机关及批准文号;3、特殊标志种类
(文化、体育、科研或其他)及其设计说明;4、特殊标志名称(须写全称)、申请保护期间
(时间不超过四年,保护期自核准登记之日起计算);5、该社会公益活动的活动名称、活动
期间、活动场所及活动内容;6、申请保护的商品或服务项目。商品或服务项目名称一样可直
接填写类别及类名,不必填写级组名及具体商品或服务项目名称;7、特殊标志图样应当清晰,
便于粘贴,用光洁耐用的纸张或用照片代替,图样的长和宽不大于 10 厘米、不小于 5 厘米;
须将一张黑白图样贴于指定格内;另附 5 张图样;指定颜色的,送着色图样 5 张,另附黑白
墨稿 1 张;8、通过代理人办理的,写明代理人名称和地址,并加盖代理人印章;9、交纳规
费。
(四)申请特殊标志登记,在提交特殊标志申请书的同时,还须提交下列文件:1、国务
院批准举办该社会活动的文件或批示;2、准许他人使用特殊标志的条件及管理办法;3、国
务院工商行政管理部门认为应当提交的其他文件。
(五)已获准登记的特殊标志申请人即成为特殊标志的所有人,特殊标志所有人可以在
与其公益活动相关的广告、纪念品及其他物品上使用该标志,并可以许可他人在经核准登记
使用该标志的商品或服务项目上使用。
(六)特殊标志有效期为四年,自登记核准之日起计算。
特殊标志所有人可以在有效期届满前 3 个月内提出延期申请,处长的期限由国务院工商
行政管理部门根据实际情况和需要决定。
十、商标注册申请的撤回
商标注册申请人在其申请的商标未核准注册之前,可以要求撤回。申请人要求撤回商标
注册申请的,应当向商标局提交《撤回商标注册申请申请书》,同时缴回《受理通知书》。
委托代理的,还应提交《商标代理委托书》。 共有商标的撤回,需由代理人提出申请,并将
被视为已经得到其他共有人的授权。如申请人要求撤回部分商品,则必须提交《删减商品/服
务项目申请》,只有在《商标法实施条例》第二十一条第二款所述情况下,才允许撤回在部
分商品/服务上的注册申请。撤回全部商品/服务项目的,无须填写申请书上“撤回商品/服务项
目”一栏。
附录一 商标局受理的各种申请
1:商标注册申请
2:撤回商标注册申请
3:商标续展注册申请
4:商标异议申请
5:变更商标申请人/注册人名义/地址申请
6:删减商品/服务项目申请
7:变更商标代理人申请
8:更正商标申请/注册事项申请
9:转让申请/注册商标申请
10:撤销连续三年停止使用注册商标申请
11:商标注销申请
12:注册死亡/终止注销商标申请
13:补发变更/转让/续展证明申请
14:补发商标注册证申请
15:提供商标注册证明申请
16:提供优先权证明文件申请
17:商标使用许可合同备案
18:商标使用许可合同备案变更/提前终止申请
19:商标专用权质押登记申请
20:撤回商标异议申请
21:申请特殊标志的登记
附录二:与申请相关的法律条文
《商标法》3 条:商标种类,集体、证明商标定义;
《商标法》4 条:申请人主体:自然人、法人或其他组织;
《商标法》5 条:共同申请
《商标法》8 条:商标:可视性标志(包括立体、颜色组合商标);
《商标法》16 条:地理标志;
《商标法》17、18 条:外国人、外国企业的规定;
《商标法》19--21 条:按类申请;
《商标法》22 条:注册商标改变标志应重新申请;
《商标法》23 条:变更注册人名义、地址或者其他注册事项;
《商标法》24、25 条:优先权
《商标法》26 条:材料应真实、准确、完整;
《商标法》30 条:异议申请人、申请期限;
《商标法》36 条:明显错误的更正;
《商标法》37、38 条:续展;
《商标法》39 条:转让;
《商标法》40 条许可合同备案;
《商标法》44 条:连续三年停止使用;
《商标法》63 条:费用。
《商标法实施条例》6 条:地理标志申请集体、证明商标;
《商标法实施条例》7 条:委托代理;外国人、外国企业的含义;
《商标法实施条例》8 条:使用中文;
《商标法实施条例》10 条:收文日期;
《商标法实施条例》11 条:送达日期;
《商标法实施条例》13---15 条:商标注册申请所需手续;
《商标法实施条例》16 条:共同申请中的代表人;
《商标法实施条例》17 条:变更、删减、转让;
《商标法实施条例》18 条:申请日期、受理、不予受理、补正;
《商标法实施条例》20 条:要求优先权应提供的材料;
《商标法实施条例》21 条:申请人可在异议期满之日前,申请放弃在部分指定商品上使用商
标的注册申请;
《商标法实施条例》22 条:异议申请;
《商标法实施条例》24 条:变更手续;
《商标法实施条例》25 条:转让手续;
《商标法实施条例》26 条:移转手续;
《商标法实施条例》27 条:续展手续
《商标法实施条例》38 条:补发注册证;
《商标法实施条例》39 条:三年不使用;
《商标法实施条例》43 条:许可合同备案;
《商标法实施条例》46 条:注销;
《商标法实施条例》47 条:注册人死亡、终止的注销;
《商标法实施条例》56 条:分类表、申请书式;
《商标法实施条例》58 条:费用。
国家商标局商标代理人培训班培训讲义之二
商标审查准则及集体商标、证明商标、
特殊标志的注册与保护
主讲人: 商标局审查五处 何京萍
第一节 商标审查的新变化
一、 商标法及商标法实施条例的修改给商标审查工作带来的变化
(一)取消审查意见书,增加部分驳回
1、何谓部分驳回
所谓“部分驳回”,是指当驳回理由仅涉及部分指定商品或服务时,可以驳回在该部分商品上的
商标注册申请,对在其他指定商品上使用的商标注册申请予以初步审定并公告。2、部分驳回
是针对商品实行的。当一个商标注册申请所指定使用的商品是多个时,理论上,商标申请可
以分割为每个指定商品上的多个商品注册申请。因此,对指定商品上驳回该商标注册申请,
而在其他指定商品上对该商标注册申请予以核准。
2、 对被部分驳回的商标申请,如果申请人对驳回部分提出复审直至诉讼的,在终局裁定之
前,被核准部分不予公告。
(二)驳回的绝对理由的变化
1、《商标法》第十条一款一项“同中华人民共和国的国家名称、国旗、国徽、军旗、勋章相同
或者近似的,以及同中央国家机关所在地特定地点的名称或者标志性建筑物的名称、图形相
同的。”这条是在原法第八条一款一项修改而来的,增加了“同中央国家机关 所在地特定地点
的名称或者标志性建筑物的名称、图形相同的”禁止做商标的规定。上述标志作为商标既有损
国家尊严,又可能造成消费者对生产源的误认。例如:“中南海”、“人民大会堂”等等。
2、《商标法》第十条一款四项“与表示实施控制、予以保证的官方标志、检验标记相同或者近
似的,但经授权的除外”。这一项是新增的内容,旨在禁止使用和注册与表明实施控制、予以
保证的官方标志、检验标记相同或者近似的,但同时也规定了例外,经授权的可以使用,或
者经授权的可以使用,或者经授权他人可作为商标注册。如“3C”、“长城”等等。
3、 对《商标法》第十一条一款一、二项的理解和适用。这二项涵盖的情况一般称之为“描述
性”标志。修法后最直接的变化就是增加了“仅有”、“仅仅直接”,显然对商标显著性的判断标
准有了改变。在审查中主要考虑几点:首先是看商标的显著部分有无在先权利的冲突;其次
看商标是否有欺骗性。
(三)立体商标的审查
《商标法》第八条规定:文字、图形、字母、数字、三维标志和颜色组合均可作为商标申请
注册,其中增加了“颜色组合”和“三维标志”,扩大了商标构成要素的范围和商标的种类。
1、立体商标的四种类型
*与商品无关的“装饰性外形”;
*带有文字成分的商品外形或包装外形;
*包装外形
*商品本身外形
2、审查立体商标的一般原则
*合法性——即商标法第十条规定的内容;
*在先权利——即在先商标权。对三维图形的审查仍然要检索平面图形;
*非功能性——即依商标法第十二条规定,仅由商品本身的性质产生的形状、为获得技术效果
而需有的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状不得注册。即使通过使用获得显著性,
也不能获得注册。
*显著性——显著性是指商标能够区别商品出处的功能。对立体商标的前两种类型,显著性容
易判断。关键是在后两种类型。以包装外形或商品本身的外形作商标是否具有显著性,首先
是看有关包装是否可以指示商品的来源,是否具有“第二含义”商品本身的形状作立体商标也是
如此。
(四)、颜色商标审查
关于颜色商标审查,这方面的标准尚未确立,颜色商标能否获准注册,关键在于它能否起到
区别商品出处的作用。
(五)驰名商标的保护
依据《商标法》规定,商标专用权可以排斥他人在相同或类似商品上使用相同或近似商标,
因此我们对在先商标的保护也基于相同或类似商品。跨类保护是驰名商标所特有的待遇。依
照我局第五号令颁布实施的《驰名商标认定和保护规定》,对驰名商标给予超出普通商标的保
护,则一般是在异议阶段或者其他后续程序中解决。进一步的操作规范正在制定过程中。
二、商标审查标准的新变化
《商标法》中规定了作为商标注册的条件和禁止商标注册的理由,但是由于法律规定比较原
则,为了使商标审查员在进行商标审查工作中能够准确掌握商标审查尺度,做到准驳一致,
避免产生偏差,需要一个审查工作的统一标准。我们现行《审查标准》是 1993 年制定的,随
着《商标法》和《商标法实施条例》的修订,《审查准则》这两年也作了一定的修改,力求完
善、系统、具有操作性。下面做一简要介绍。
(一)与宗教、民间信仰有关的商标审查标准
以宗教及其专指名称、圣物、图像、标记、法事场所作商标容易伤害宗教界感情,应禁止作
商标。
1、宗教或民间信仰的偶像名称、图形及其组合,不得作为商标注册。宗教包括佛教、道教、
伊斯兰教、天主教、基督教;民间信仰主要指妈祖。如“观音”、“阿拉”、“圣母”、“默娘”(妈
祖)。
2、宗教活动场所的名称、图形及其组合,不得作为商标注册。如“金山寺”、“碧霞祠”(道
观)。
3、根据国办 1994 年 145 号令规定,宗教组织或团体可兴办自养企业。宗教企业和宗教自养
企业(经授权)可以将自己所在的宗教活动场所名称作为商标注册,但前提是这个宗教活动
场所的名称在全国是唯一的,不会损害其他宗教活动场所的利益。如,河南少林寺实业发展
有限公司经授权可以注册“少林寺”商标。
4、宗教的教派、经书、用语、仪式、习俗以及宗教人士的称谓、形象,不得作为商标注册。
例如“喇嘛”、“小和尚”、“正一”(道教教派之一)、“色两目”(真主与你同在)。
5、虽与宗教有关,但联系不太紧密或是意思已经泛化的文字可以作为商标注册。如“涅磐”、“太
极”。
(二)国名商标审查标准
1、以各国国名的全称、简称、官方缩写形式构成的商标或以国名的其他词性构成的商标,禁
止使用并注册。但国名的旧称在不造成产源误认的情况下,可以注册。
2、商标由形容词修饰国名的,不予注册。
3、商标虽包含国名但从整体上已具有其他含义的,在不造成产源误认的商品上准予注册。如
“中华龙鸟”,“HTTP//”。
4、商标是由国名和某一行业的通用名称构成,如果商标申请人是该国家或地区的垄断行业,
在该国家或地区是唯一性的,不会造成消费者的误认的,可以注册。
(三)地名商标审查
地名商标主要指中国县级行政区划名称、公众知晓的外国地名构成的商标及包含上述地名的
商标。原产地和地理标记除外。
1、一般原则:仅由行政区划或其简称、公众知晓的外国地名或者其同根词或其缩写构成的商
标不予注册,有其他含义的行政区划名称除外。
2、两个以上的行政区划简称共同组成的商标,可以注册。如“京津”。
3、商标虽包含地名但已构成其他含义的,在不造成产源误认的前提下,可以注册,整体保护。
如“芝加哥公牛队”。
4、某些特殊地域名称作为商标使用,且不会给消费者造成误导的,可以注册。如“南极”、“北
冰洋”。
5、商标由显著部分及真实表示产品产源的地名构成,可以整体予以注册。如“欧典 MADE IN
GERMANY”。
(四)短语、句子商标的审查标准
1、获得注册必须满足以下条件:
*有显著特征,能起到区别作用
*不影响他人的善意使用
*不会误导或欺骗消费者
*与在先权利不构成冲突
*不得违反《商标法》其他规定
2、仅仅直接表示商品质量、原料、功能、产源、价格、使用对象等特点上的短语、句子,禁
止注册。如“来自美丽的天山”、“补血精品”。
3、非独创性、流行的、普通的及公众熟知的公益性广告宣传用语,不具备商标应有的显著性,
禁止注册。如“保护环境,人人有责”。
4、夸大宣传并带有欺骗性的短语、句子,禁止注册。
5、有其他不良影响的短语、句子,禁止注册。如“金钱万能”。
6、商标由短语、句子和其他显著部分构成,且短语、句子缺乏显著性(属于商标法第十一条
不予注册的范围),可以注册,整体保护,非显著部分不在保护范围内。
(五)拼音商标与汉字商标近似判定标准
1、汉字商标和与其对应的拼音商标,一般不判为近似商标。但在先权是驰名商标或有其他特
定含义除外。如“天达与 TIAN DA”(不近似);“茅台与 MAO TAI”(近似)。
2、汉字商标与由相同汉字和拼音组合成的商标,一般判为近似商标。
3、拼音商标与由相同拼音加汉字构成的组合商标,一般判为近似商标。
4、拼音商标与其近似的英文商标,判为近似商标。
5、两个由汉字加与其对应拼音组合构成的商标,如果汉字不近似,一般不判为近似商标。如
“力康 LIKANG 与利抗 LIKANG ”
(六)关于含有不规范文字的商标审查标准
1、商标中汉字,原则上要求使用规范汉字,即简化字。但考虑到商标的特殊性和港澳台的现
实情况和历史传统,可以使用繁体字。
2、对于有错别字的商标依据商标法第十条一款八项驳回。
3、对于以各种书法形式书写的汉字,应提供出处,难以辨别的视为图形。
(七)商标法十条一款八项的理解与适用
第二节 集体商标、证明商标、
地理标志和地理标志的注册指南
一、集体商标、证明商标和地理标志的法律依据及保护意义
“集体商标”名称源自《保护工业产权巴黎公约》(以下简称《巴黎公约》)第七条之二和马德里
协议及其实施细则。“证明商标”名称源自马德里协定及其实施细则。“证明商标”名称源自马德
里协议及其实施细则。“地理标志”名称源自《与贸易有关的知识产权协议》(以下简称《知识
产权协议》)。集体商标和证明商标的适用国家很多,我国在商标法中明确集体商标、证明商
标和地理标志的规定是履行巴黎公约、马德里协定和《知识产权协议》的义务。
我国于 1993 年修订商标法实施细则和 1994 年 12 月 30 日国家工商行政管理局根据商标法实
施细则发布《集体商标、证明商标注册和管理办法》(以下简称《办法》)中首次将集体商标
和证明商标纳入商标法范围进行保护。经过几年的实践,有了比较成熟的经验,有必要在商
标法中明确规定。2001 年 12 月 1 日实施的商标法第三条明确规定:经商标局核准注册的商标
为注册商标,包括商品商标、服务商标和集体商标、证明商标;商标注册人享有商标专用权 ,
受法律保护。第十条第二款中规定县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名,不得
作为商标。但是,地名具有其他含义或者作为集体商标、证明商标组成部分的除外。
对集体商标、证明商标和地理标志的规定是修改后商标法中新增加的内容,新商标法对集体
商标和证明商标的保护将有利于我国生产力的提高和经济秩序的规范,有利于我国国民生活
水平的提高,有利于保护和发展我国的经济和传统产品,有利于创造企业集团信誉和竞争力,
也与国际公约的规定相一致。
集体商标、证明商标是社会发展的必然产物,它非常适应我国现阶段各种行业、各种经济实
体的蓬勃发展,如轻工业、纺织业、加工业、种植业等,以及农村经济。各行各业、各种经
济实体可以组织起来共用一个商标,即集体商标,参与市场竞争,参与国际竞争。利用证明
商标的特点,提高商品的附加值、商品的质量和档次,提高企业的竞争力。
二、集体商标、证明商标和地理标志的概念
商标分为商品商标和服务商标两大类,集体商标和证明商标是这两大类商标中具有特殊地位
的商标。
(一)集体商标的概念
《商标法》第三条第二款规定:集体商标是指以团体、协会或者其他组织名义注册,供该组
织成员在商事活动中使用,以表明使用者在该组织中的成员资格的标志。
根据商标法的规定,集体商标是指某一组织的商标,而不是某一企业的商标。集体商标可以
在商品上使用,也可以在服务上使用。集体商标的注册人,即该组织是该组织成员的代表,
注册商标的权利属于一个集体,由该组织的成员共同使用,不是该组织的成员不能使用。因
此,集体商标表示的是商标使用者属于某一个组织,体现其“共有”和“共用”的特点,表示该组
织成员提供的商品或者服务相互遵守某种共同的标准。
(二)集体商标与商品商标、服务商标的区别
团体、协会或者其他组织可以申请集体商标,也可以申请商品商标、服务商标(以下均为商
品商标),两者区别是:
1、集体商标与商品商标均为表示商品或者服务的经营者,但集体商标表示商品或者服务来自
于某一组织;商品商标或者服务来自于某一经营者。
2、集体商标只能由某一组织申请注册,商品商标则可以由某一组织或者某一经营者、自然人
申请注册。
3、申请集体商标注册的,必须提交该商标的使用管理规则,申请商品商标不必提交使用管理
规则。
4、集体商标不得许可其组织以外的成员使用,商品商标可以许可本组织以外的人员使用。
5、集体商标准许其组织成员使用时不必签订许可使用合同,商品商标许可他人使用时必须签
订许可使用合同。
6、集体商标转让时,受让人必须具备相应的主体资格,商品商标转让时受让人没有要求。
(三)证明商标的概念
《商标法》第三条第三款规定:证明商标是指由对某种商品或者服务具有监督能力的组织所
控制,而由该组织以外的单位或者个人使用于其商品或者服务,用于证明该商品或者服务的
原产地、原料、制造方法、质量或者其他特定品质的标志。
依据《商标法》的规定,证明商标应该由某个具有监督能力的组织注册,由注册人以外的其
他人使用。因此,证明商标不是表示商标或者服务来源于某个经营者,而是用于证明商品或
者服务出自某个原产地或者具有某种特种品质的标志。
(四)证明商标与商品商标的区别
1、证明商标表示商品或者具有某种特定品质,商品商标表示商品或者服务出自某一经营者。
2、证明商标的注册人必须是对所报的商品或者服务的特定品质具有监督能力的组织,商品商
标的注册人可以是任何人。
3、证明商标申请注册时必须提交该商标的使用管理规则,商品商标不必提交使用管理规则。
4、证明商标的注册人不得在自己提交的商品或者服务上使用该证明商标,商品商标必须在自
己经营的商品或者服务上使用自己的商标。
5、证明商标转让时,受让人必须是具有监督能力的组织,商品商标转让时的受让人没有要求。
(五)集体商标与证明商标的区别
集体商标与证明商标都是由多个商品生产经营者或者服务的提供者共同使用的商标,但是两
商标具有不同点:
1、集体商标表示商品或者服务来自同一组织,证明商标表示商品或者服务具有某种特定品质。
2、集体商标和证明商标的注册人都必须是某一组织,但是,证明商标的注册人还必须是对所
报商品或者服务的特定品质具有监督能力。
3、集体商标只要是该集体成员均可使用,该组织以外的人员不得使用,属于封闭的“俱乐部”
型;证明商标是开放的体系,只要其经营的商品或者服务达到商标使用管理规则规定的特定
品质,就可以要求使用该证明商标。
4、集体商标的注册人可以在自己经营的商品或服务上使用该集体商标,证明商标的注册人不
能在其经营的商品或者服务上使用该证明商标。
(六)地理标志的概念
《商标法》第十六条第二款规定:地理标志是指标示某商品来源于某地区,该商品的特定质
量、信誉或者其他特征,主要由该地区的自然因素或者人文因素所决定的标志。
根据《商标法》的规定,地理标志是表示商品或者服务来源于某个国家、地区、区域,该商
品的品质、信誉或者其他特征是由该产地的自然因素或者人文因素所决定,商品具有与众不
同的特点,商品的特殊品质与其产地的水、土、气候等地理环境有紧密联系。地理标志最基
本、最常见的构成要素就是地名,可以是国家名称、地理名称或者行政区划名称。地理标志
也可以由具有显著特征便于识别的文字、图形、字母、数字等可视性标志构成。
(七)地理标志与产地名称的关系
产地名称,顾名思义即是商品生产地的名称,是一地理名称,标示某国或者该国某地为某一
产品的来源国或者来源地,与产品的品质没有必然联系。
根据《商标法》第十条第二款的规定,县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名不
得作为商标。但是能作为商标注册的:1、县级以下的行政区划的地名;2、符合《商标法》
第十六条规定的地理标志。
地理标志与产地名称的区别是,地理标志是具有特定含义的标志,它必须是与其标示的商品
的特定品质、信誉或者其他特征相联系,该地理标志标示的产地对商品的价值具有较大的影
响,产品特殊品质的产生来自于该产地的水质、土壤、气候等地理环境,同样的品种离开了
该地区,其品质特征往往迥然不同。而产地名称仅仅是指商品的制造地点,产地对商品的品
质等一般不产生影响,它不受商标法的保护。
三、申请人的资格
2003 年 6 月 1 日起实施的修改后的《办法》,是继《商标法》和《商标法实施条例》对集体商
标、证明商标和地理标志明确规定以后,对集体商标、证明商标和地理标志注册和保护的进
一步规定和进一步的完善。
(一)集体商标注册申请人的资格
《商标法实施条例》第十三条第五款和《办法》第四条规定,申请集体商标注册的,应当附
送申请人的主体资格证明文件,主体资格证明文件即是依法登记并具有法人资格的法律文书,
如企业的〈营业执照〉、事业单位的批准文件,或者社会团体依法登记的登记证。根据《商标
法》第三条规定的集体商标的定义,集体商标注册申请人应是由平等、独立的商品经营者或
者服务的提供者组成的组织,即是俗称的“会员制”或者“俱乐部”形式的组织,而不是某个单一
的企业或者个体经营者。
(二)证明商标申请人的资格
《商标法实施条例》第十三条第五款和《办法》第五条规定,申请证明商标注册的,应当附
送主体资格证明文件并应当详细说明其所具有的或者其委托的机构具有的专业技术人员,专
业检测设备等情况,以表明其所具有的监督该证明商标所证明的特定商品品质的能力。
证明商标注册申请人除与集体商标注册申请人一样,除必须提供依法登记并具有法人资格的
法律文书外,还应提供详细说明申请人对其申请注册的证明商标所证明的商品特定品质具有
监督能力的材料或文件,包括申请人具有商品特定品质方面的专业技术人员、专业检测设备
等情况,或者证明商标申请人委托的具有该专业的机构的情况。另外,根据《商标法》第三
条规定的证明商标的定义,证明商标的注册人应是对所报证明的商品或者服务的特定品质具
有监督能力的组织,而不是自然人。
(三)地理标志申请人的资格
《商标法实施条例》第六条规定,地理标志可以作为证明商标或者集体商标申请注册。因此,
有关对集体商标、证明商标注册申请人的规定适用于地理标志的注册申请人。但是,根据《办
法》第四条的规定,地理标志作为证明商标申请注册的,还应当附送详细说明申请人具有或
者其委托的机构具有的专业技术人员、专业检测设备等情况,以表示申请人具有监督使用该
地理标志商品的特定品质的能力。
四、注册申请程序
(一)集体商标、证明商标和地理标志注册申请程序
集体商标、证明商标与商品商标、服务商标同属于《商标法》范畴,根据《商标法》第二章
和《商标法实施条例》第二章的规定,集体商标、证明商标的注册申请程序与商品商标、服
务商标申请程序一样。
可以作为集体商标或者证明商标的地理标志的申请程序同上所述。
(二)集体商标、证明商标注册申请时的注意事项
1、集体商标和证明商标的申请注册与商品商标相同,都是采用国际分类,按照《商标注册用
商品和服务国际分类表》,将商品分为 34 类(即 1-34 类),服务分为 11 类(35-45 类),按类
申请。
2、集体商标和证明商标注册申请时虽然已经指定商标为集体商标或者证明商标,但未附送主
体资格证明文件或者商标使用管理规则的,则由商标局予以退回,申请日期不保留。
3、申请时虽然附送了资格证明和商标使用管理规则,但是未指定商标为集体商标或者证明商
标的,则由商标局退回,限期补正,申请日期予以保留。
4、作为集体商标或者证明商标的地理标志在申请时要提供省级以上的行业主管部门出具的申
请人对其指定注册的商品上的特定品质具有监督能力及其商品生产地域范围的证明文件。
5、同一申请人,已经在同一种或者类似商品上注册了商品商标,又提交证明商标注册申请的,
因为商品商标与证明商标的性质不同,前者表示出处,后者证明特定品质,为使消费者不致
引起混淆,商标局将不予核准注册,除非申请人同时向商标局申请商品商标注销手续。
6、同一申请人的同一商标,已经在商品上注册了普通商标,又申请集体商标注册的,该申请
人已经注册的商品商标不能许可非集体成员使用。
7、申请证明商标注册的,应该按照证明商标所证明的特定商品填写商品,不能随意扩大商品
范围或者填报与证明内容无关的商品,否则,商标局将予部分驳回。
五、集体商标、证明商标注册申请时的特殊要求
集体商标和证明商标在注册申请时,既要符合商品商标注册申请的一般要求,又要根据《商
标法实施条例》第十三条第五款和《办法》的有关规定,在申请书中予以声明,提交主体资
格证明文件和商标使用管理规则等。根据《办法》第四条规定,申请集体商标注册的,还应
当附送详细说明该集体组织成员的名称和地址。
集体商标和证明商标使用管理规则的内容在《办法》第十条和第十一条中有明确规定,主要
包括:
(一)集体商标的使用管理规则
1、使用集体商标的宗旨
2、使用该集体商标的商品的品质
3、使用该集体商标的手续
4、使用该集体商标的权利、义务
5、成员违反其使用管理规则应承担的责任
6、注册人对使用该集体商标商品的检验监督制度
(二)证明商标的使用管理规则
1、使用证明商标的宗旨
2、该使用证明商标证明的商品的特定品质
3、使用该证明商标的条件
4、使用该证明商标的手续
5、使用该证明商标的权利、义务
6、使用人违反该使用管理规则应承担的责任
7、注册人对使用该证明商标商品的检验监督制度
六、集体商标、证明商标的实质审查
集体商标和证明商标注册申请的实质审查是对商标是否具备注册条件的审查,是依照《商标
法》的有关规定审查,即商标是否属于《商标法》第十条禁用之列;商标是否具有显著特征,
便于识别(《商标法》第十一条);商标是否与在先权利冲突(《商标法》第二十八条和第二
十九条)。
根据集体商标和证明商标的含义,实质审查有其特殊方面,具体如下:
1、集体商标的审查
根据《商标法》第三条集体商标的定义和《商标法实施细则》第六条的规定,及其《办法》
第四条的规定,集体商标实质审查除上述内容之外还需要审查注册人的主体资格和该商标的
使用管理规则。
对集体商标的申请人资格的审查已在第二章第一节中说明。
对集体商标使用管理规则的审查包括:
(1)使用该集体商标的宗旨,其目的和意义不得违反法律规定和公共秩序;
(2)是否对使用集体商标的商品或者服务的质量提出特定要求及其在使用中如何实施检验所
定的制度;
(3)使用者是否为其成员和涵盖其所有的集体成员,是否具有公正性;
(4)是否规定了其集体成员使用该商标的具体条件,如何与其成员履行使用该商标的手续;
(5)是否规定集体成员的权利、义务和违反该规则应该承担的责任;
(6)收取的管理费是否用于其商标的管理,不得以赢利为目的;
(7)注册人的权利和义务是否符合法律规定。
2、证明商标的审查
根据《商标法》第三条证明商标的定义和《商标法实施细则》第六条的规定,及其《办法》
第五条的规定,证明商标实质审查还需要审查注册人的主体资格和该商标的使用管理规则。
证明商标是由多人共同使用的商标,该商标的使用具有引导消费者选择商品或者服务的意义,
与消费者的利益密切相关。因此,在审查申请人的资格时主要考虑申请人是否具备其申请注
册的证明商标所要证明商品特定品质的监督能力,具体内容见第二章第二节。
对证明商标使用管理规则的审查包括:
(1)使用该证明商标的宗旨,其目的和意义不得违反法律规定和公共秩序;
(2)该商标证明的商品或者服务的特定品质和特点及其是否具有的真实性;
(3)使用者使用该商标的条件及手续;
(4)是否规定了使用者的权利、义务和违反该规则应承担的责任;
(5)是否制定了证明商标在使用中申请人对标示该商标的商品实施检验的制度;
(6)收取的管理费是否用语于其商标的管理,不得以赢利为目的;
(7)注册人的权利和义务是否符合法律规定。
3、地理标志的审查
作为集体商标或者证明商标的地理标志,实质审查还应包括:
(1)该地理标志所标示的商品的特定品质、信誉或者其他特征;
(2)该商品的特定品质、信誉或者其他特征与该地理标志所标示的地区的自然因素和人文因
素的关系;
(3)该地理标志所标示的地域范围。
地理标志的注册由商标局依事实来认定。
4、集体商标、证明商标的公告
经商标局初步审定的集体商标、证明商标与商品商标一样,商标局均予以公告,但公告的内
容与商品商标又不尽相同。
《办法》第十三条规定,集体商标、证明商标的初步审定公告的内容,应当包括该商标的使
用管理规则的全文或者摘要。集体商标、证明商标注册人对使用管理规则的任何修改,应经
商标局审查核准,并自公告之日起生效。
《办法》第十四条规定,集体商标注册人的成员发生变化的,注册人应当向商标局申请变更
注册事项,由商标局公告。
《办法》第十五条规定,证明商标注册人准许他人使用其商标的,注册人应当在一年内报商
标局备案,由商标局公告。
《办法》第十六条规定,申请转让集体商标、证明商标的,受让人应当具备相应的主体资格,
并符合商标法、实施条例和《办法》的规定,由商标局审查,经核准后予以公告。
集体商标、证明商标及其商标使用管理规则的公告,是使集体商标、证明商标的注册、使用
及管理公诸于众,并受社会各界的监督。
七、特殊标志的保护
根据 1996 年 7 月 13 日由国务院颁布并实施的《特殊标志管理条例》中具体规定审查及保护。
国家商标局商标代理人培训班培训讲义之三
商标变更、续展、转让及商标权质押
主讲人:商标局变更续展处 付勇军
第一节 注册商标和注册申请的变更
《商标法》第二十三条规定,注册商标需要变更注册人的名义、地址或者其他注册事项的,
应当提出变更申请。《商标法实施条例》第十条规定,申请人变更其名义、地址、代理人,或
者删减指定的商品的,可以向商标局办理变更手续。
从上述法律规定可以看出,对于注册商标的注册人,其名称、地址或其他注册事项发生变更
的,应当提交变更申请,这是法律规定注册人应当履行的义务;不履行该义务的,根据《商
标法》第四十四条第(二)项和《商标法实施条例》第三十九条的规定,由工商行政管理部
门责令注册人限期改正;拒不改正的,报请商标局撤销其注册商标。
《商标法实施条例》第十七条规定注册申请的申请人,其名称、地址或其他注册事项发生变
更后,可以办理变更手续,是法律赋予申请人的一项权利,申请人可以申请变更,也可以不
申请变更。
一、变更申请的种类
根据申请变更内容的不同,变更申请分为以下四类:
(一)变更注册人或申请人名称和地址
根据有关法律法规的规定,自然人、法人或其他组织的姓名、名称改变后,必须履行一定的
手续才能承继其商标权。否则,当注册人行使其权力时,就不能有效证明该商标为自己所有,
其商标专用权就不能及时得到保护,因为法律只承认原名义注册人享有商标权。但是这种更
改仅限于注册人称谓和地址的改变,与商标权的内容无关,这种变更是在商标属于同一注册
人所有的情况下发生的,不存在商标权力的转移,其结果是注册人的名称有所变化,但商标
权力是连续的。
(二)变更商标代理人
按照《商标法》第二十三条、《商标法实施条例》第十七条规定,注册人或者申请人需要变更
其商标代理人的,可以向商标局提出变更商标代理人申请。商标代理人变更后,有关该商标
或申请的驳回、注册异议、争议和连续三年停止使用撤销申请等事宜,商标局将通过变更后
的商标代理人通知注册人或申请人。变更代理人申请仅适用于注册商标或注册申请人的代理
人变更,对于变更异议答辩和评审答辩代理人的,应专门向有关部门提出申请。
(三)删减商品或服务项目
删减商品或服务项目属于《商标法》第 1 二十三条规定的变更其他注册事项的范畴,注册人
或申请人可以通过递交《删减商品/服务项目申请书》,删减指定的商品或服务项目。需要指出
的是,由于《商标法实施条例》第四十六条增加了部分注销的内容,但注销部分商品或服务
项目仅适用注册商标,因此对于注册商标,删减商品或服务项目也可以通过注销程序办理;
而对于注册申请,删减商品或服务项目也可以通过办理撤回商标注册申请,撤回需要删减的
商品或服务项目;上述注销申请和撤回商标注册申请按规定不需要交纳任何商标规费,从这
个意义上说,删减商品或服务项目申请作为变更申请的一种,完全可以用部分注销申请和部
分撤回申请取代。
(四)更正商标申请或注册事项
注册人或申请人发现其商标申请文件或注册文件存在明显错误的,可以申请更正,申请更正
应填写《商标申请/注册事项申请书》。根据《商标法》第三十六条规定,这种更正不涉及商标
申请文件或者注册文件的实质性内容,即涉及图样的更改、商品或服务项目的增减变化、权
利人的变动都是不允许的,一般限于由于申请人或代理人的疏忽造成的打印错误等。
一、变更申请的受理和审查
变更申请应根据变更内容选择国家工商行政管理总局公布的规定书式,对于尚未获得注册的
商标申请和已核准注册商标的变更申请,使用的是同一变更书式。 需要办理变更申请手续的,
可以直接到国家工商行政管理总局商标局办理变更申请,也可以委托商标代理组织办理。根
据〈商标法〉第十八条规定,外国人或外国企业应当委托国家认可的具有商标代理资格的组
织代理。根据〈商标法实施条例〉第十条的规定,变更申请的申请日期,直接递交的以递交
的日期为准,邮寄的以寄出的邮戳为准。 应提交和准备的文件:
1,变更申请书〈根据变更内容选择书式〉;
2,委托代理组织办理的,应该附上商标代理委托书;
3,直接办理的,应该附上申请人和经办人的身份证复印件;
4,变更注册人名义还应提供登记机关出具的证明文件。
(一)变更注册人或申请人名义和地址
申请变更商标注册人或申请人名义、地址现在使用的是同一书式,注册人或申请人名义、地
址同时变更的可以在同一份申请书中提出,只须交纳一份变更规费。商标局对变更注册人或
申请名义和地址的审查分为书式审查和实质审查:
1、书式审查:书式审查主要内容包括:申请文件是否齐备、书式使用是否正确、填写内容是
否符合规定等。根据〈商标法实施条例〉第二十四条第二款规定,变更商标注册人名义的,
应当提交有关登记机关出具的变更证明文件。变更文件内容应该和申请书填写的内容相符,
即,变更证明文件的变更前名义与申请书填写的变更前名义相符,变更证明文件的变更后名
义与申请书填写的申请人名义相符。外国企业国中文译名不同而需要改变其中文名称的,可
以不附变更证明,但应说明其英文名称不变。经过书式审查,符合规定的,商标局发给申请
人受理通知书。
2、实质审查:变更申请在书式审查合格并按规定交纳了商标规费后,进入实质审查阶段。实
质审查主要是审查申请书填写的变更前名义与商标局档案登记的注册人或申请人名义是否相
符,变更申请是否符合〈商标法实施条例〉第二十四条的规定等。根据〈商标法实施条例〉
第二十四条第三款的规定,变更商标注册人名称或者地址的,商标注册人应当将其全部注册
商标一并变更;未一并变更的,视为放弃变更申请,商标局应当书面通知申请人。对于尚未
获准注册的商标申请,法律并未要求一并变更,但是,在相同或类似商品上的注册申请与已
申请变更名义的商标如果存在相同或近似的情况,应该一并申请变更,否则商标局可能驳回
该注册申请。对注册商标的变更申请,经审查符合规定的,商标局发给注册人相应的变更证
明,并予以公告;对注册申请的变更申请,经审查符合规定的,商标局发给申请人变更申请
核准通知书。
(二)变更商标代理人
1、书式审查的主要内容是申请文件是否齐备、书使用是否正确以及申请书填写内容是否完整
规范等,经审查合格的发给受理通知书;因为符合有关规定而不予受理的,书面通知申请人。
2、实质审查主要审查申请书填写的申请人、变更前代理人与商标局档案登记是否相符,申请
人是否是商标的注册人等内容,经审查符合规定的,发给申请人变更代理人核准通知书。
(三)删减商品或服务项目
1、书式审查的主要内容是申请文件是否齐备、书式使用是否正确以及申请书填写内容是否完
整规范等,经审查合格的发给受理通知书。
2、实质审查主要是审查申请书填写的申请人是否是商标的注册人、删减的商品或服务项目是
否是原核定使用的商品或服务项目等内容,经审查符合规定的,对发给申请人相应的核准通
知书,并予以公告。
(三)共有商标的变更申请
〈商标法〉第五打明确规定和承认了商标权可以由两个以上的自然人、法人或者其他组织共
同享有,〈商标法实施条例〉第十六条还规定,共有商标应当指定一个代表人,没有指定的,
可以推定申请书顺序排列的第一人为代表人。
共有商标办理变更申请时应注意以下问题:
(一)共有商标的所有类型的变更申请应由代表人申请和办理,申请书首页只填写代表人的
名称和地址,其他成员名称应列在附页;
(二)共有商标在办理变更代理人、删减商品或服务项目或变更代理人时,应取得其他共有
成员的同意。并提交全体成员同意变更的书面文件。
(三)商标共有人中一个或一个以上成员名称、地址变更时,应办理变更名称/地址申请;在
申请变更时,申请书首页只须填写变更前、后代表人的名称和地址,其他成员的变更前、后
名称填写在附页中。如果其他成员的名称没有变更的,可以不填变更后名称。
(四)商标共有人中一个或一个以上成员名称发生变更,向商标局提交变更申请时应附送发
生变更的成员积压自所属的登记机关出具的变更证明文件原件。
(五)商标通过变更其共有性质不会发生变化,原共有商标仍为共有商标。
四、申请人应收到的变更证明及有关通知
申请人收到的变更证明及有关通知主要有以下六种:
(一)受理通知书:经书式审查,变更申请符合规定的,商标局发给申请人受理通知书;
(二)不予受理通知书:经书式审查,变更申请不符合有关规定的,商标局发给申请人不予
受理通知书。对不予受理的变更申请,不收取商标规费;
(三)变更证明或通知:经实质审查,变更申请符合规定的,商标局予以核准,并根据申请
的类型,发给相应的通知或证明,并予以公告;
(四)补正通知书:经实质审查,发现变更申请书存在以下问题的,发给补正通知书:
1、变更名义申请书填写的变更前名义与商标局档案登记的名义不相符的、或其他变更申请的
申请人名义与商标局档案登记的名义不相符的;
2、变更名义地址未将其全部注册商标一并变更的;
3、证明文件不符合规定要求的。
收到商标局发给的补正通知书后,申请人应在限期内按规定要求改正,并将通知书原件交回
商标局;申请人对补正通知书有不同意见的,也可以在通知书背面陈述,并将通知书原件交
回商标局。
(五)不予核准通知书
经实质审查,发现变更申请有下列情形的,商标局对变更申请不予核准,发给不予核准通知
书:
1:已办理过相同内容的变更申请;
2:发给补正通知书后未按要求补正的:
3:申请变更的商标已经失效(注销、被撤销、因未续展而过期等)
申请人对不予核准变更申请有不同意见的,可以向商标局书面陈述。商标局经审查认为申请
人陈述的理由成立的,收回原不予核准通知书,继续对变更申请进行审查。
(六)视为放弃通知书
对于变更名义地址申请,经审查发现未按规定时限提供变更证明的,或未按补正通知书的要
求将其全部注册商标一并变更,视为申请人放弃该变更申请,商标局发给视为放弃申请通知
书。对于商标局发给的不予受理通知书、不予核准通知书和视为放弃通知书不服的,申请人
可以向有管辖权的人民法院提起行政诉讼,由人民法院做出终局裁定。几点注意事项:
1:变更证明的发证明机关
2:变更证明原件的问题
3:涉外变更证明的翻译问题
4:补正回文的上报
第二节 注册商标和注册申请的转让
一、商标转让的概念和种类
商标权利的取得有两种途径,一是原始取得,即不以市场上存在的商标权为依据,而是通过
申请商标注册经核准后从而获得商标权,另一种是即受取得,即商标权不是最初直接由商标
注册机关授予,而是以市场上已经存在的商标权利为依据,通过继承或转让等方式获得的商
标权。由于商标资源的有限性,以及商标权原始取得的周期长、不确定因素多等等原因,商
标转让作为商标权利取得的一种途径,其重要性为越来越多的市场参与者所认识,由于通过
商标转让获得商标权的时间快、程序简单和权利稳定等因素,越来越多的个人和企业倾向于
以商标转让方式获得商标权。商标的转让可以合理有效的配置商标资源,避免商标资源的浪
费,使商标权利得到延续,避免了商标权利的终止。转让注册商标应当履行法律规定的手续,
而且必须经过商标局核准公告后,转让行为才能生效。转让注册商标而不向商标局办理有关
手续的,属于自行转让注册商标的行为。依据〈商标法〉第四十四条第(三)项和《商标法
实施条例》第三十九条的规定,将由工商行政管理部门责令限期改正;拒不改正的,报请商
标局撤销其注册商标。
(一)合同转让:合同转让是最为常见的一种转让形式,是指商标所有人根据自己的意志,
按照一定的条件通过签订转让合同的方式,将自己享有的注册商标权转让给他人,也称契约
转让。转让的标是是注册商标的所有权,包括对商标占有、处置和收益的权利。商标权的合
同转让是转、受让双方的共同意思表示,是一种合同行为,应当遵守自愿、公平和诚实信用
原则。
(二)继承转让(商标转移):所谓继承转让是以继承、遗产分配等形式取得商标权的一种
方式,是指注册商标所有人死亡或终止后,由承继其权利的义务的自然人、法人或者其他组
织继续使用其注册 商标专用权。《商标法实施条例》引入了移转的新概念,移转主要适用包
括继承转让在内的下列情形:
1、因为注册人死亡继承注册商标的。
自然人所有的商标权,在注册人死亡后,依照法律规定享有继承权的继承人可以依法继承该
注册商标。
2、注册人因分立、合并或改制等原因消亡后,分立、合并或改制后的企业需办理商标过户的;
企业分立、合并或者改制时,应在清产核资过程中明确核算商标权的价值,并在企业分立、
合并或改制合同及有关政府文件中明确商标权利的归属,并办理商标移转手续。
3、企业破产后由清算小组对其商标进行处置的。根据《破产法》和《民法通则》的有关规定,
企业破产后,其财产的处理;归企业破产清算小组所有,因此破产企业商标权应由清算小组
处理。
4、依据生效的法律文书对注册商标强制执行转让过户的。注册商标权作为执行标的被人民法
院强制执行时,如果被执行者不按法院裁定执行的,依照相关法律文享有该商标权利的当事
人应凭相关法院向商标局发出的协助执行通知书,办理移转手续。
5、其他因转让以外的事由发生注册商标专用权人移转的。商标注册人变更名义和转让/移转从
表面看都是注册人的名称变了,但其变化的实质、原因和产生的后果是不同的:
1、变更注册人名义是指注册商标所有人姓名或名称的变动、更改。这种更改仅限于注册人称
谓的改变,与商标权的主体无关,这种变更是在商标属于同一主体所有的情况下发生的,不
存在商标权利的转移,变更的原因是因为权利人在有关登记部门登记的名称发生了变更,变
更的后果是注册人的名称有所变化,并不涉及商标权的主体。
2、商标转让或移转则是在不同主体之间发生的,其发生的原因是由于转让合同或继承、移转
等,其实质是存在着商标权利的转移,其后果是自商标权转移生效之日转让人失去商标权利,
受让人获得商标权利。
二、关于商标转让法律规定的变化
新《商标法》、《实施条例》对转让的规定有如下的变化:
(一)《实施条例》第 17 条新增了对商标注册申请可以办理转让:
1.根据《商标法》第 5 条的规定,商标可以共有,因此转、受让人均可以为多人,即非共有商
标通过转让可以变为共有商标,共有商标通过转让也可能变为非共有商标;
2.不再使用驳回转让申请的概念,对没有将同一种或者类似商品上注册的相同或者近似的商标
一并申请转让的,使用视为放弃转让申请的概念;对可能产生误认、混淆或者不良影响的转
让注册商标申请使用不予核准的概念;
3.对转让商标的专用权转移时间做出了明确规定,《商标法》第三十九条第二款规定,受让人
自公告之日起享有商标专用权;
4.申请人如对商标局的转让决定不服的,不再通过商标评审委员会复审,可以直接提起行政诉
讼,将商标局针对转让申请的行政行为直接纳入司法审查的范畴。
三、转让商标的前期工作
在向商标局提交转让申请之前,应做以下工作:
1、转让人应为转让商标的合法权利人:只有转让人是商标的合法权利人,才有将商标转让的
权利,否则将导致转让申请无法被核准。由于我国自 1995 年起对办理变更和转让商标时不再
采用附送注册证并在原证上加注的方式,而采用另发变更和转让证明的方式,因此仅从注册
证上标注的注册人还不能确定其是否为最终的商标所有人,应该通过向商标局查询以确定该
商标的注册人。
2、转让商标应为有效注册商标:只有有效的注册商标才拥有商标专用权,因此应该了解清楚
受让商标是否在注册有效期内,是否已被注销、撤销而丧失了商标专用权。
3、转让商标是否被法院查封或办理了质押登记:被人民法院查封的商标以及办理了质押登记
的商标,在查封期间和质押期内,未经人民法院和质权人的同意,该商标不得转让。
4、转让商标的许可使用情况:受让商标许可他人使用的情况直接影响到受让人的权利,因为
根据现行法规,发生在后的商标转让合同不能影响在先的许可合同的效力,即商标注册人变
换后,被许可人在许可合同有效期内仍可继续合法使用该商标,从而对受让商标的受让人产
生不利影响。
5、商标是否存在确权案件或权属诉讼。
可能导致商标权利丧失的确权案件主要有:
1:根据商标法第四十一条向商标评审委员会提出的注册商标争议裁定申请;
2:根据商标法第四十四条第四款向商标局提出的撤销连续三年停止使用注册商标申请;
3:商标局依法行使职权主动做出撤销注册商标决定;
4:根据第四十七条向商标局提出的因注册人消亡而注销其注册商标的申请。
上述四种情况在新《商标法》实施后都已纳入司法复审范畴。
权属诉讼是第三人对受让商标的权利归属提出的争议,该类争议属于人民法院管辖范畴,该
类案件结果可能导致原注册人不再拥有商标的所有权。如受让商标确定存在上述不稳定因素,
受让人应审慎客观地分析案件结果可能对受让商标权利产生的影响,方可做出决定。
(二)相同近似商标应一并转让。
根据《商标法实施条例》第二十五条规定,转让注册商标的,商标注册人对其在同一种或者
类似商品上注册的相同或者近似的商标,应当一并转让。因此,在受让商标时,应查清楚转
让人的所有注册商标和商标申请的情况,并根据商品或服务类似程序和商标近似程序判断应
将哪些商标一并转让。
(三)签订转让协议。
按照《商标法》第三十九条的规定,转、受让人应当签订转让协议。协议内容应符合法律规
定,不得损害社会公共利益。另外,由于在商标转让过程中,转、受让人针对受让商标的信
息是不对称的,受让人处于弱势地位,受让人应要求转让人对商标权利的瑕疵担保责任。
另外,如果转让的注册商标已有在先签订的许可合同,受让人应与转让人对已签订的许可合
同的处理做出明确约定。
(四)商标专用权的转移时间。
根据《商标法》第三十九条的规定,受让人自公告之日起享有商标专用权,核准转让证明在
转让注册商标公告之日后才发放给受让人。法律对注册申请的转让生效时间、移转的生效时
间均未做出明确规定。
四、转让申请的案件审查
转让申请的案件审查,是指对转让申请的形式要件进行审查,看其是否符合受理条件。符合
条件的,予以受理,发给受理通知书;不符合条件的,不予受理,发给不予受理通知书。
(一)直接受理和代理组织代理。
按照收文方式不同,转让申请可以分为直接受理和经代理组织代理两种
直接受理的,由申请人直接在受理大厅将申请书件交付申请处受理人员,经受理人员审查案
件合格的,予以收文。申请人在受理大厅直接办理缴纳商标规费手续。
经代理组织代理的,由代理组织将申请案件直接交付或邮寄给通达商标服务中心收文科,经
其审查合格的,予以受理。受理之后,由综合处财务办理规费扣缴手续。
(二)书件审查的准则
1、基本要求
A:申请书应使用国家工商总局公布的书式,并按规定使用中文,打字或者印刷,工整清晰。
内容填写完整,除另有规定外,不得有缺项、漏项;
B:受让人为自然人的,还应在申请书受让人名称后标注身份证件号码;
C:受让人应提交能够证明其身份的有效证件的复印件;
D:委托代理组织代理的,应附上委托书并由受让人盖章或签字;同时转让申请书应加盖代理
组织章戳并由代理人签字。
2、共有商标转让申请的书件审查:
A、下列情况均应在申请书是否共有商标一栏选择“是”,并填写附页;共有商标通过转让成为
非共有商标;非共有商标通过转让成为共有商标;共有商标因成员增、减或更替办理转让的。
B:商标的受让人为共有人时,共有人应指定一名代表人,并由代表人办理转让申请手续:
C:共有商标申请转让,申请书的转、受让人名称、地址均应填写代表人的名称、地址,并盖
章或签字,附页填写转让前、后其他共有人名称并盖章或签字,附页不须填写其他共有人的
地址。
3;移转申请书件审查。
A:办理移转申请使用的书式与转让的书式相同;
B:注册人的法人资格因破产、解散、企业注销等原因终止后,在清算过程中需办理移转让续
时,由相应的清算组织在转让人章戳处盖章;
C:注册人因合并、被兼并、改制等原因需要办理移转手续又无法加盖公章的,应提供下列文
件:政府或上级主管机关批复的合并、兼并或改制文件,没有相关批复文件的,应提供公司
登记机关出具的有权继承该商标的证明文件;申请人的营业执照等身份证件的复印件。
D:注册人为自然人的,其死亡后,受让人办理移转手续时应提供其有仅继承该商标的法律文
书;
E:上述第 2、3 条所指证明文件或法律文书应为原件或加盖出具文件机关印章的复印件或经
公证的复印件(多份申请可只附一份正本、其余附副本),外国人或外国企业提供的证明文件
或法律文书应附中文译本,并由翻译单位盖章。这些文件应明确、清楚地确认商标权利归属
人,并与转让申请的受让人一致;
F:由法院判决或裁定执行的注册商标移转,申请人在提交的移转申请时应附有依据的法律文
书;法律文书应满足下列条件:
1:法律文书应载明被执行人和受让人名义、商标注册号等;
2:被执行人应与申请书填写的转让人名义相符;
3:申请书填写的注册号与协助执行通知书载明的注册号相符。
(三)不予受理的情形
经审查,转让申请不符合上一节规定的书件审查准则的,对转让申请不予受理,发给申请人
不予受理通知书,其主要情况如下:
1:未使用规定的书式的;
2:未使用中文填写转、受让人的名称和地址的;
3:未填写商标注册号/申请号的,或经核对注册号填写错误的;
4:填写的注册号在计算机数据库中不存在的;
5:未填写类别,且经与计算机数据核对无法确定其类别的;
6:未以打印方式填写申请书的;
7:字迹或印章模糊,无法辨认、识别的;
8:委托代理组织办理时,受让人未在委托书上盖章或签字的,或申请书上填写的受让人名称
与委托书上的盖章或签字不一致的;
9:委托代理组织办理时,代理组织或代理人未在申请书上盖章或签字的,或申请书上未填写
代理组织名称的;
10:申请书上填写的转、受让人名称与盖章或签字不一致的;
11:转让人未在申请书上盖章或签字的,且未提交有关证明文件或法律文书的;
12:办理移转手续时提交的有关证明文件和法律文书内容与申请书的转、受让人名称、注册
号等内容不一致的;或提交的有关证明文件和法律文书未能明确说明商标权利的归属的;
13:外国人或外国企业申请移转时,未附送上述证明文件和法律文书的中文译本的。
五、转让申请的实质审查
转让申请在通过了初步审查后,需要缴纳规定的商标规费,然后进入实质审查阶段。转让申
请的实质审查是对转让申请是否符合实质要件进行的审查,主要是审查商标权主体、商标权
权利及对同一主体名下的商标之间相同近似性、转让是否可能使人产生误认、混淆或其他不
良影响。
(一)转让申请的实质审查准则
对转让申请可以分以下四步进行审查:
1、转让人的主体资格审查
注册商标转让,需要审查转让人是否是商标注册人,即审查申请书上填写的转让人名称与商
标局档案记录的注册名义是否相符。
在申请流程中的商标转让,也同样需要审查转让申请书上填写的转让人名称与商标局档案记
录的申请人名义是否相符。
转让人为共有人时,在审查其主体资格时需要审查共有主体是否与商标登记的注册人相符,
不能仅依据代表人名义是否相符判定转让名义是否相符。例如,共有人 A、B(A 为代表人)
与共有人 A、C(A 为代表人),应认定为不同主体、名义不符;而共有人 A、B(A 为代表人)
与共有人 B、A(B 为代表人),应认定为同一主体,名义相符。有鉴于此,在检索转让人是
共有人名下的全部商标时,应将共有成员逐一作为代表人检索,并判断这些商标是否与转让
人名义相符。对于名义相符的商标,应继续进行审查。
2、商标权权利审查
注册商标申请转让,该注册商标应符合下列条件:
注册商标在注册有效期内;
注册商标未被注销、被撤销;
注册商标未被人民法院查封;
注册商标未在商标局办理过质押登记。
在申请流程中的商标申请转让,需要审查该申请的申请流程是否已经结束,如果全部驳回的
决定已经生效,或裁定不予注册的异议裁定已经生效,则不必核准转让。
3、商标相同近似性的审查。
注册商标转让,根据《商标法实施条例》第二十五条第二款的规定,商标注册人对其在同一
种或者类似商品上注册的相同或者近似商标,应当一并转让。这些被引证要求一并转让的商
标应符合下列条件:
与申请转让的商标同属一个主体所有未同办理转让申请,或虽同时办理了转让申请,但与审
查的转让商标不是同一受让人;特别是当受让人为共有人时,需要仔细审查受让人是否为同
一主体;其商标标志与申请转让的商标标志相同或近似其核定使用商品与申请转让的商标的
核定使用商品相同或类似;
对于尚未进行实质审查的注册申请,不需要引证要求其一并转让;在申请流程中的商标转让,
在其注册申请尚未进入实质审查阶段前,以不审查是否有相同近似商标需一并转让;如已经
进入实质审查阶段,应证其相同近似商标要求一并转让,审查准则与前述注册商标相同。
4、对转让可能产生误认、混淆或其他不良影响的审查。
根据《商标法实施条例》第二十五条第三款的规定,对可能产生误认混淆或其他不良影响的
转让注册商标申请,商标局不予核准。可能产生误认、混淆或其他不良影响的转让主要包括
下列情形:
集体商标、证明商标:集体商标、证明商标转让,需要审查受让人有有符合法律法规规定的
检测和监督能力,是否符合集体商标、证明商标的主体资格;
含有商品的地理标志或地名的商标:引类商标转让给该地区以外的其所有人时,需要审核是
否会产生混淆、误认;
注册商标申请转让时,在同一种或者类似商品上正在申请注册相同或近似的商标已经审查处
审查通过或初步审定的,如不一并转让可能使消费者产生误认、混淆的其他可能产生误认、
混淆或其他不良影响的转让申请。
(二)补正(改正)通知
在进行实质审查后,转让申请不符合审查准则的要求,存在下列情况的,需要通知申请人予
以改正:
1、因转让申请书填写的转让人名称与商标局档案记录的注册人名称不一致产生的名义不符,
存在多种可能性。
A:申请书填写的转让人已在商标局办理过变更或转让手续,需要通知填写正确的转让人名称;
B:申请书填写的转让人名称由于中文译名的不同导致名义不符但外文名称是一致的,需要通
知填写正确的中文名称;C:申请书填写的转让人曾发生过变更但未在商标局办理变更手续的,
需要通知补办变更手续。
2:申请转让商标已经超过有效期但尚在宽展期内,可以通知受让人及时办理续展申请的;
3:申请转让商标已经办理了质押登记的;
4:注册人对其在同一种或者类似商品上注册的相同或者近似的商标未一并转让的;
5:转、受让双方向商标局提出书面申请一致同意撤回转让申请。
(三)对补正(改正)通知书回文的审查
申请人在收到补正(改正)通知书后,在规定期限内按照通知书的要求予以改正,并将通知
书原件交回商标局后,商标局对该转让申请根据申请人的补正内容进行审查:
1、名义不符的,经改正后名义相符的,且转让申请符合其他审查要求,予以核准;
2、转让商标超过有效期限,经改正后在宽展其内办理了续展申请的,且转让申请符合其他审
查要求的,予以核准;
3、转让商标被质押,经改正后解除了质押,或者质权人书面同意该转让的,且符合其他审查
要求的,对转让申请予以核准的;
4、相同或者近似的商标未一并转让的,经改正后相同或者近似的商标已经办理了一并转让手
续的或已经办理注销手续的,且转让申请符合其他审查要求的,不予核准;
5、补正(改正)内容不符合要求的,根据不同情况不予核准转让或对转让申请视为放弃。
申请人在收到补正(改正)通知书后,在规定期限内按照通知书的要求提出了不同意见,并
将通知书原件交回商标局后,商标局对申请人的意见进行核实后,认为申请人意见成立,原
要求补正(改正)内容有误的,应对转让申请继续进行审查,转让申请符合其他审查要求的,
予以核准;
申请人在收到补正(改正)通知书后,未能在规定期限内交回通知书原件或者未按照通知书
的要求补正(改正)的,经核实原要求补正(改正)内容准确无误、申请人并未改正的,对
转让申请不予核准或者视为放弃。
(四)不予核准通知
经审查,转让申请存在下列情况的,不予核准:
1:名义不符,且转让申请收上填写的转让人名义曾经过变更、转让的,或已经办理了相同内
容的转让申请的;
2:转让商标已经丧失了商标权利(被撤销、被注销)或申请流程已经结束(撤回申请、驳回
申请等)的;
3:转让申请书填写了错误的注册号码的;
4:转让申请书未使用中文填写转、受让人名称的;
5:撤回转让申请经补正后符合规定手续和内容的;
6:商标被法院查封的。
(五)视为放弃申请
转让申请视为放弃是针对已经发过补正(改正)通知的转让申请。
经审查,未将注册人在同一种或者类似商品上注册的相同或者近似的商标一并转让的,经补
正(改正)通知后,存在下列情况的,该转让申请视为放弃:
1:经补正(改正)通知后,未作改正,相同或者近似的商标未办理转让手续的或注销手续的;
2:经补正(改正)通知后,相同或者近似的商标虽办理转让手续,但受让人与原转让申请不
同的;
3:经补正(改正)通知后,部分相同或者近似的商标虽办理转让手续,但仍有相同或者近似
的商标未办理转让手续的;
4:经补正(改正)通知后,针对相同近似性提出不同意见,但经审查意见不成立的。
六、转让争议
这里所述的争议,不是商标法第五章有关争议的概念,而是指在转让生效后或转让申请过程
中,转、受让双方当事人或者第三人因为同意转让而向商标局申诉的一种行为。具体情况有
以下两类:
(一)对转让行为发生的争议。
1、在转让生效后或在转让申请过程中,转、受让双方当事人之间对转让合同的条款理解、合
同效力以及履行等发生的争议。
2、转让人认为转让申请伪造、仿冒了其公章或签字,在其不知情的情况下将其拥有的商标权
转让,因此发生的民事争议。
3、注册人因各种原因终止或死亡后,当事人之间就商标权的归属发生的争议。
在实践中,许多发生上述争议的当事人要求商标局来解决纠纷,这是不恰当的。因为转让合
同是当事人之间的一种民事行为,商标法中并没有相关规定赋予商标局可以调解事解决争议
的权利,因此在程序上是不可行的。实际上,诉讼或是仲裁是解决此类合同纠纷的合法途径。
在争议过程中,如果转让申请尚未被核准公告,商标权尚未转移的,可以在诉讼中向法院申
请财产保全措施,商标局将根据法院的协助执行请求中止对该转让申请的审查。如果转让申
请已经被核准公告,商标权已经发生转移的,只及在法院判决转让行为无效后,根据生效的
法律文书请求商标局对相关转让予以撤销。
(二)对商标局就转让申请做出的具体行政决定发生的争议。
转、受让双方对商标局就转让申请做出的具体行政决定不服的情况有以下几种:
1、对不予受理决定不服的;
2、对视为放弃申请的决定不服的;
3、对不予核准决定不服的。
对商标局上述决定不服的,转、受双方可以直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。当事
人认为商标局的转让审查工作中出现错误的,也可以直接向商标局陈述理由。商标局核实后
认为当事人陈述的理由成立的,也可以依职权纠正错误。
第三节 注册商标的续展
一、注册商标续展的概念和意义
注册商标的续展注册是指注册商标有效期满需要继续使用的,应在法律规定的期限内,通过
商标局办理续展注册申请手续,使商标有效期限得以延长,商标权利得以继续维持。
通过商标续展注册,注册商标的有效期限得以延长,注册人对该商标的法定权利得到延续,
从而保证了注册商标在市场经济活动的连续性、稳定性,保护了权利人运用商标作为载体体
现其商誉的积极性。也使得商标权利的财产权性质得到进一步地体现。
根据《商标法》第三十八条,《商标法实施条例》第二十七条的规定,每次续展注册的有效期
与注册商标的有效期一样均为十年,自该商标上一届有效期满次日起计算。
二、商标续展申请的受理和审查
根据《商标法》第三十八条,《商标法实施条例》第二十七条的规定,注册人应当在注册商标
有效期届满前 6 个月内提出续展申请。如果未能在此期间提出申请的,法律规定还另外给予
了 6 个月的宽展期,即在有效期届满后 6 个月内,可以允许办理续展注册的申请手续,但需
要缴纳延迟费。宽展期届满后,仍未申请续展的,由商标局在注册簿中注销该商标。根据《商
标法实施条例》第十条的规定,续展申请的申请日期,直接递交的以递交日为准,邮寄的以
寄出的邮戳为准。邮戳不清晰或没有邮戳的,以商标局实际收到日为准,但当事人能够提出
实际邮戳日证据的除外。
(一)续展申请的办理
申请人可以直接到国家工商行政管理总局商标局办理续展申请,也可以委托商标代理组织办
理续展申请。根据《商标法》第十八的规定,外国人或外国企业应当委托国爱认可的具有商
标代理资格的组织代理。
办理续展申请应当提交下列文件:
1:续展申请书;
2:委托代理组织办理的,应附商标代理委托书;
3:直接办理的,应附申请人有效证件的复印件,以及经办人的身份证复印件;
共有商标的续展申请手续由代表人办理。
(二)续展申请的审查
修改后的《商标法》和《商标法实施条例》规定的商标续展程序更加简化,对续展申请不再
进行实质性审查,并取消了原《细则》中对续展申请需要附商标图样以及驳回续展和驳回复
审的规定。
对续展申请的审查内容主要有:
1:申请人名义是否与商标局档案登记的注册人的名义一致;
2:申请日期是否在法律规定的期限内;
3:商标是否存在注销、撤销等失效情况;
经审查,续展申请符合法律规定的,商标局予以核准,发给申请人续展注册证明,并刊登公
告。经审查中,续展申请人与注册人名义不一致的,由商标局发给补正通知书,申请人应按
补正通知书规定的期限予以改正,商标局对补正后的申请继续予以审查。对不符合有关法律
规定且无法改正的,如:申请超过法定期限或商标已经被撤销等原因的,商标局不予核准,
并书面通知申请人。对商标局的不予核准决定不服的,当事人可以向商标局书面陈述自己的
意见,商标局认为陈述理由成立的,可以对续展申请重新审查。当事人也可以就商标局的不
予核准决定直接向人民法院提起行政诉讼,解决双方的争议。
第四节 注册商标的注销
一、注销的概念和种类
注销注册商标是指商标局根据商标注册人本人、或者他人的申请,将注册商标注销或部分注
销的法律程序。
根据《商标法实施条例》第十条的规定,注销申请的申请日期,以递交日或寄出的邮戳日为
准。
注销注册商标有以下三种不同程序
(一)商标注册人申请注销其注册商标的,应按照《商标法实施等比例》第四十六条的规定,
向商标局提出申请,注销注册商标可以是整体注销,也可以注销部分指定商品或服务项目。
注销申请经商标局核准后,该注册商标专用权或该注册商标专用权在部分指定商品上的效力
自注销申请之日起终止。
(二) 根据《商标法实施条例》第四十七条的规定,注册人已死亡或终止一年以上的且未办
理商标移转手续的,任何人可以向商标局申请将该商标注销。向商标局申请注销该商标的,
应当提交该商标注册人死亡或者终止的证据。
经商标局核准注销的注册商标,其专用权自该商标注册人死亡或终止之日起终止。
(三) 根据《商标法实施条例》第三十八条的规定,注册商标有效期满后,在法律规定的宽
展期内仍未提出续展申请的,该商标予以注销。
这是商标局鉴于注册商标已经失效的事实做出的注销行为,不需要任何人的申请,该注册商
标专用权的效力自有效期满次日起终止。
二:商标注册人提出的注销申请的受理和审查
(一)注销申请的受理
申请人可以直接到国家工商行政管理总局商标局办理注销申请,也可以委托代理组织办理注
销申请。根据《商标法》第十八条规定,外国人或外国企业应当委托国家认可的具有商标代
理资格的组织代理。注销申请现不需要交纳任何商标规费。
注册人申请注销其注册商标或部分指定使用商品的,应提交下列文件:
1:注销申请书;
2:直接办理的,应附上申请人有效身份证件复印件,以及经办人的身份证复印件;
3;委托代理组织办理的,除应上附申请人有效身份证件复印件外,还应附上商标代理委托书;
4:交回原《商标注册证》,不能交回的应说明原因;
5:共有商标的注册人申请注销时,应由代表人办理申请手续,但需要附上其他注册人的书面
授权。
(二)注销申请的审查
注销申请符合以下规定的,商标局予以核准,发给相应的通知,并予以公告:
1:申请书填写内容完整、符合规定;
2:申请人名义与商标局档案登记的注册人名义一致;
3:名义不一致的,应附送登记机关出具的变更证明文件;
4:申请注销的商标有效注册商标;
5:申请部分注销的,其申请书填写的注销商品/服务项目与其注册时指定使用的商品/服务项
目相符。
经审查,注销申请不符合上述规定的,不予核准,发给退回通知书。
三:商标注册人死亡/终止注销申请的受理和审查
(一)申请和受理
申请人可以直接到国家工商行政管理总局商标局办理注销申请,也可以委托商标代理组织办
理注销申请。根据《商标法》第十八条规定,外国人或外国企业应当委托国家认可的具有商
标代理资格的组织代理。注销申请现不需要交纳任何商标规费。申请人向商标局提交注册人
死亡/终止注销申请,应当符合下列条件:
1:申请人须有合法的主体资格,并提供相应的身份证明;直接受理的,还应提供经办人的身
份证明;
2:依法提交符合规定的申请书;
3:依法提交有关注册人死亡/终止的证据材料;
4:委托商标代理机构办理的,提交代理委托书;
5:其他依法必须具备的条件。
注销申请书应当使用国家工商总局公布的书式,打字或者印刷,并载明下列事项:
1:申请人的名称、地址、邮政编码
2:被申请注销商标的名称、注册号码、类别、注册人名称;
3:申请注销的理由。
注销申请上述要求的,商标局予以受理,发给申请人《受理通知书》;不符合的,不予受理,
书面通知申请人原因和理由。
(二)注册申请的审查
下列情形构成《商标法实施条例》第四十七条所指的注册人死亡或终止:
1:注册人为自然人的,自然人死亡或宣告死亡;
2:注册人为个体工商户的,经营者死亡或宣告死亡;
3:注册人为个人独资企业、合法企业、企业法人或公司法人的,经公司登记机关核准注销登
记;
4:注册人为其他法人的,在其原登记机关办理了注销登记或被原批准成立部门/主管部门撤销;
5:注册商标为共有商标的,全部共有人死亡或终止;
6:法律、法规规定的注册死亡或终止的其他情形。
商标局审查商标注册人死亡/终止注销商标申请,应当针对当事人提交的书面材料所申请和答
辩的事实、理由和请求进行审查。商标局审查的内容如下:
1:申请书填写的注册人名称和商标局档案记载的注册人名义是否则一致;
2:被申请商标是否为有效注册商标;
3:申请人提供的证明文件是否符合要求,是否能够有效证明注册人死亡或终止;
4:注册人死亡或终止是否满一年;
5:其他依法应进行审查的内容。
对有关证据的要求:
提供证据材料应当提供原件或经公证的复印件,无法提供的,可以提供与原年核对无误的复
印件,并由保存原件的单位签章证实。
提交的证据材料应当符合下列条件:
1:商标注册人是自然人的,申请人应提交自然人户口所在地公安机关户籍管理部门出具的该
自然人死亡注销户籍的证明;自然人下落不明的,申请人应提供法院宣告自然人死亡的判决
书;
2:商标注册人是个人独资企业、合伙企业、企业法人或公司法人的,申请应提交该企业登记
主管机关出具的该企业注销证明(包括该企业的注销证明、注销公告和注销档案材料);
3:商标注册人是其他组织的,申请人应提交批准设立该组织上级主管机关或其上级主管部门
出具的该组织已撤销或注销的证明材料;
4:其他能够证明注册人死亡或终止的证据材料。
(三)审查结论
1:核准注销
经审查,注销申请符合〈商标法〉、〈商标法实施条例〉的规定,核准注销该注册商标,并书
面通知申请人。
2:不予核准注销
经审查,存在以下情形的,注销理由不成立的,不予核准注销,并书面通知当事人:
1) 申请人提供的证明文件不能证明注册人死亡或终止的;
2) 被申请商标在注册人死亡或终止前已经申请转让;
3) 商标注册人死亡或终止后,在一年之内已经办理了被申请商标的移转申请
4) 在申请人提交注销申请之前,已办理了被申请商标的转让、移转申请;
5) 其他不予核准注销的情形。
3:结案
有下列情形之一的,终止审查,予以结案,书面通知有关当事人,并说明理由。
1. 申请人在我局做出决定前,书面撤回注册人死亡/终止注销注册商标申请的;
2. 被申请注销商标已被撤销或注销而丧失商标专用权的;
3. 被申请注销商标尚未注册的;
4. 其他需要终止审查的情形。
第五节 商标专用权质押登记
一:商标专用权质押的概念和意义
商标专用权质押是指商标注册人以债务或者担保人身份将自己所拥有的、依法可以转让的商
标专用权作为债权的担保,当债务人不履行债务时,债权人有权依照法律规定,以该商标专
用权折价或以拍卖、变卖该商标专用权的价款优先受偿。根据《担保法》第 79 条的规定,以
依法可以转让的商标专用权出质的,出质人与质权人应当订立书面合同,并向其管理部门即
国家工商行政管理局办理出质登记。近年来,随着全国社会商标法律意识的提高,商标作为
一项无形资产其价值为越来越多的债权人所认可,商标专用权质押登记数量逐年上升。根据
《担保法》、《企业动产抵押物登记管理办法》和《商标专用权质押登记程序》的规定,国家
工商行政管理总局商标局具体办理商标专用权质押登记。依法办理商标专用权质押合同登记,
其目的是为了保障质权的实现和质权人的优先受偿权,防止重复质押,保护质权人和出质人
的合法权益。
二办理商标专用权质押登记的前期工作
对于质权人而言,一旦债权得不到偿还,可以通过行使质权以优先受偿,因此如果质押商标
不能变现或变现价值低于债权价值,质权人都可能遭受损失,因此《担保法》的特别规定,
依法可以转让的商标专用权才能是质押的标的。出质人和质权人在办理质押合同登记申请前,
应作好认真仔细的准备工作,尤其对于质权人,更应认真仔细地调查清楚债务人的偿债能力,
出质商标的权利状况等内容,具体准备工作可分为以下几个方面:
(一)对质押商标的权利状况和价值进行认真、彻底的调查和评估
1:质押商标的价值
2:出质人应当是质押商标的合法所有人
3:出质商标应当是有效注册商标
4:在先是否办理过质押登记或被人民法院采取了财产保全或执行措施
5:质押商标在质押前许可他人使用的情况
6:是否存在可能导致商标权利丧失的确权案件或诉讼或权属诉讼
(二)债权人与债务人和/或出质人签订质押合同及其从属的主合同,合同内容完整,并符合
法律规定质押合同可以是单独订立的书面合同,也可以是主合同中的担保质押条款,质押合
同应当包括以下内容:
1:被担保的主债权种类、数额
2:债务人履行债务的期限
3:质物的名称、数量、质量状况
4:质押担保的范围;
5:质物移交的时间;
6:当事人认为需要约定的其他事项
(三)对同一注册人在与质押商标相同或类似商品/服务上注册的相同近似商标应一并办理质
押登记。按照《担保法》的规定,出质的商标专用权应当是依法可以转让的商标专用权,因
此可以依法转让是商标出质的前提按照《商标法实施条例》第 25 条的规定:“转让注册商标的,
商标注册人对其在同一种或者类似商品上注册的相同或者近似商标,应当一并转让”,因此在
办理质押登记申请时, 同一注册人在与质押商标相同或类似商品/服务上注册的相同近似商
标应一并办理质押登记,以保证质押商标可以依法转让,从而保证质权人在债务人不履行债
务时可以将质押物变现以优先受偿。
三:商标专用权质押登记申请的受理和审查
根据《商标法》及其《实施条例》的规定,当事人可以直接办理商标专用权质押申请,也可
以委托国家认可的具备商标代理资格的组织代理办理(由于质押申请是由双方办理的,因此
委托代理时双方可以各自委托代理组织,也可以委托共同的代理组织)。但在中国没有经常居
所或营业所的外国人或外国企业应当委托代理组织代理办理,不能直接办理。
(一)受理:根据国家工商局《企业动产抵押物登记管理办法》和商标局《商标专用权质押
登记程序》的规定,以依法可以转让的商标专用权出质的,出质人与质权人应当于订立书面
协议之日起 20 日内,向国家工商行政管理局办理出质登记,申请商标专用权质押登记时,应
当向国家工商总局商标局提交下列文件:
1:《商标专用权质押登记申请书》
2:申请书格式应按照国家工商总局发布的统一格式,按规定打印,工整清晰,内容完整,并
由出质人与质权人双方盖章或签字
3:出质人及质权人的企业营业执照复印件或身份证件复印件
4:营业执照副本应在年检有效期内,复印件应经发证的公司登记机关确认盖章
5:主合同和质押合同副本(外文应附中文译本)
6:出质商标的《商标注册证》复印件
7:具备商标评估能力和资质的评估机构出具的出质商标专用权的评估报告
8:评估报告应对申请出质商标专用权做出评估,应涵盖所有出质商标,如报告同时对未出质
商标做出评估时,质押商标价值应能在评估报告中独立得到计算和评估。
9:直接办理的,提交经办人的身份证件及复印件,企业法人代表出具的授权书;委托代理组
织办理的,提交代理委托书
10:其他需要提供的材料
上述提交的文件应当内容一致,没有互相矛盾、冲突和不符之处。办理商标专用权质押登记
现阶段不收取商标规费。
(二)审查:商标局在收到上述文件后,经审查申请书件齐备,申请手续符合规定的,予以
受理,并按下列内容对申请进行审查:
1:提交的文件是否齐备
2:质押合同条款是否齐备
3:质押商标是否为有效注册商标,质押期限是否在商标有效期内
4:出质人是否为质押商标的注册人
5:是否存在其他不适合质押的情形
商标局自申请受理之日起 5 个工作日内审查完毕,做出是否予以登记的决定。符合登记条件
的,发给《商标专用权质押登记证》。不符合登记条件的,不予登记。
第六节 对注册商标专用权的财产保全和协助执行工作
根据《民事诉讼法》的规定,人民法院可以对注册商标专用权采取财产保全和强制转让过户
措施,《最高人民法院关于民人法院执行工作若干问题的规定》进一步明确了人民法院有权裁
定被执行人转让其注册商标专用权,并可以对注册商标专用权采取拍卖、变卖等执行措施。
为了更好地对注册商标专用权进行财产保全和执行工作,最高人民法院于 2001 年 1 月发布了
法释(2001)1 号司法解释,详细规定了对注册商标专用权进行财产保全的内容、期限等。
商标局作为全国商标注册和管理的主管部门,有义务协助人民法院作好对注册商标专用权进
行财产保全和执行工作。
一:人民法院需要对注册商标专用权进行财产保全的,应向商标局送达《协助执行通知书》。
《协助执行通知书》应载明需要保全的商标注册号码,保全的内容,以及保全的期限等内容。
每次保全的时间不得超过六个月,期满需要继续查封的,应再向商标局送达有关法律文书。
二:人民法院裁决将注册商标作为标准执行时,应适用《商标法实施条例》第二十五条的规
定。
三《商标法实施条例》第二十五条规定:转让注册商标专用权的,商标注册人对其在同一种
或类似商品上注册的相同或者近似的商标,必须一并办理;对可能产生误认、混淆或者其他
不良影响的转让注册商标申请,商标局不予核准。法院在执行过程中,也应适用这一规定,
将被执行人的注册商标及在相同或类似商品上注册的相同和近似的商标一并进行评估、拍卖
或变卖,并在采取执行措施时,裁定将相同或近似商标一并予以执行。商标局在接到法院有
关转让注册商标的裁定时,发现没有上述内容,一般会通知执行法院,由执行法院补充裁定
后再协助执行。
三:两个或两个以上人民法院在对同一注册商标专用权进行财产保全和执行中产生争议的,
应协商解决,不得重复查封;协商不成的,商标局协助执行在先采取财产保全或执行措施法
院的裁判文书。
国家商标局商标代理人培训班培训讲义之四
注册商标连续三年停止使用撤消、
《商标注册证》发放、补正、更正等业务
商标档案处 吴建平
第一节 商标注册证的发放
《商标注册证》是国家工商行政管理总局商标局发给商标注册人的具有法律效力的权利证书,
是商标注册人合法使用注册商标的依据。申请商标经核准注册以后,由商标局发给商标注册
人《商标注册证》。
一、经代理组织申请的注册证的发放
(一)凡经商标代理组织代理的商标注册申请,经商标局核准并刊登商标注册公告后将《商
标注册证》直接发给商标代理组织。经商标代理组织代理的变更、转让、续展、补发商标注
册证的申请,经商标局核准后,将《商标注册证》或注册商标证明文件发给商标代理组织并
刊登商标公告。
(二)商标代理组织收到商标注册证和变更、转让续展证明后,应与发证清单逐件核对,如
发现有问题应即使与商标局发证室联系,并将清单、信封留存备查。
(三)商标代理组织的邮政编码、地址发生变更时,应提前一个月同志商标局发证室,以确
保注册商标文件(邮件)准确投递。
(四)鉴于邮电部门不办理跨年度挂号信件的查询,因此,商标代理组织发现商标注册证和
证明文件没收到时应及时查找,超过刊登注册商标公告一年的查询,发证室不予受理。
(五)商标代理组织派员到商标局直接领取商标注册证时,应与发证室联系,并出具单位介
绍信(信中应写明领取人的姓名),领取人身份证原件及身份证复印件。
二、直接申请注册的商标注册证的发放
直接申请注册的商标注册人领取《商标注册证》时,应该直接到商标注册大厅办理《商标注
册证》领取事宜。
(一)领取商标注册证应提交的书件
1、收到《领取商标注册证》的,领取商标注册证时应提交的材料:
①国家工商行政管理总局签发的《领取商标注册证通知书》原件;
①注册人是法人或其他组织的,须提交单位介绍信;注册人是自然人的,须提供注册人的身份
证原件及身份证复印件;
①领取人的身份证原件及复印件。
2、因各种原因位没有收到《领取商标注册证通知书》的。领取《商标注册证》时应提交以下
材料:
①注册人是法人或其他组织的,须提供经过年检的《企业营业执照》原件或加盖申请人公章的
营业执照副本复印件;注册人是自然人的,须提供注册人的身份证原件及复印件。
①商标注册人是法人或其他组织的,须提供注册人(单位)出具的介绍信原件;
①领取人的身份证原件及其复印件;
①提供商标注册号和公告期号。
3、企业名称已经变更的,除了提交以上材料以外,还应当提供当地工商局企业登记部门出具
的企业名称变更证明原件。
4、商标已办理转让的,应提交商标局申请人身份证原件及其复印件、委托书(委托书应载明
委托事项)。
第二节 补发商标注册证
根据《中华人民共和国商标法实施条例》第三十八条规定:“《商标注册证》遗失或者破损的,
应当在《商标公告》撒谎能够刊登遗失声明。破损的《商标注册证》,应当在提交补发申请时
交回商标局。”
《商标注册证》是商标注册人拥有商标专用权的权利证书,上面载明了商标注册号、注册人
名义和地址、核定使用商品/服务的类别、核定使用的商品/服务项目、商标图样以及专用期限
等信息。《商标注册证》遗失或者破损,商标专用权信息就不完整。对商标注册人的专用权保
护也无从谈起。因此《商标注册证》遗失或者破损的,应当向商标局申请补发。
一、办理补发《商标注册证》程序
(一)申请办理补发《商标注册证》,应当提交《补发商标注册证申请书》。通过代理组织办
理的,应当附送《商标代理委托书》。
(二)《补发商标注册证申请书》填写的商品/服务类别、商标注册证上的一致。如果该商标经
过续展,商品服务类别已转换的,应当填写续展后的商品服务类别。
(三)如果补证与变更注册人名义同时办理的,应分别提交《补发商标注册证申请书》和《变
更商标注册人名义申请书》,补证申请可以以变更前的商标注册人名义提出,也可以以变更后
的商标注册人名义提出。以变更前的商标注册人名义提出的。发给的商标注册证上的注册人
名义是变更前的商标注册人名义(发证必须与变更证明同时使用);以变更后的商标注册人名
义提出的,发给的注册证上的注册人名义为变更后的商标注册人名义。
(四)如果补发商标注册证与转让同时办理的。应分别交送《补发商标注册证申请书》和<转
让注册商标申请书>,补发商标注册证申请可以以转让人名义提出,也可以以受让人名义提出。
以转让人名义提出补证的,发给的注册证上的名义为转让前的商标注册人名义(此证必须与
转让证明同时使用);以受让人名义提出的。发给的注册证上的注册人名义为受让人名义。
(五)因〈商标注册证〉破损提出补发〈商标注册证〉申请的,应当将原〈商标注册证〉交
回。
二、补发〈商标注册证〉申请的审查
(一)核对商标类别、商标注册号是否与商标局数据库信息相符。
(二)核对补发商标注册证申请人名义是否与商标局数据库信息相符,如果不符的,检查是
否存在变更注册人名义或转让等情况。
(三)核对该商标的注册状态,检查该商标是否存在注销、撤消等情况。
经审查合格,发给《商标注册证》。
三、补发《商标注册证》申请中存在的问题
(一)商标注册号、类别填写错误。例如在申请时将注册号“1534232”写成“1534233”;将 5 类
写成 6 类等笔误。
(二)商标注册人名义填写有误。例如某注册人名义已经变更,但申请补证时仍然填写原来
的注册人名义;将“XX 有限责任公司”写成“XX 有限公司”。
(三)商标已经被注销或者撤消或在商标初审公告发布被异议后,异议裁定成立的。例如第
1277276 号商标经裁定异议成立以后,商标无效。该商标申请人申请补发商标注册证,经审查
不予受理。
第三节 补发商标变更/转让/续展证明
注册商标变更转让/续展证明是国家工商行政管理总局商标局发给商标注册人证明其变更/转
让/续展申请已被商标局核准的证明文件。注册商标变更转让续展证明应当与《商标注册证》
一并使用。
由于商标注册人变更/转让续展申请被核准后,不重新发《商标注册证》。只有当注册商标变更
/转让续展证明与《商标注册证》一并使用,才能体现出该商标当前的专用权人。因此,注册
商标变更/转让/续展证明遗失、破损的,注册人应当及时向商标局申请补发。
一、办理补发注册商标变更/转让/续展证明的程序
(一)办理补发注册商标变更/转让/续展证明,应当提交《补发注册商标变更/转让/续展证明
申请书》。通过商标代理组织办理的,还应附送《商标代理委托书 》。
(二)补发商标注册商标变更/转让/续展证明申请书填写的商品/服务类别、商标注册号应与原
商标注册证上一致。如果该商标已经续展,应填写续展后的商品服务类别。(例如,原服装、
鞋帽属国内分类 53 或 54 类,续展以后转换为国际分类的第 25 类,这时在补证申请书上应当
填写 25 类)。
(三)补发注册商标变更转让/续展证明申请书应当明确填写补发证明事项,每份申请只能填
写一个补发事项。例如,有一件商标曾经变更、转让和续展过。需要同时补发多种证明时,
应当分别提交多件补发证明的申请书。如果该商标曾经多次变更/转让/续展,还应当在申请书
上注明你这次申请所需补发的证明事项(变更/转让/续展)和时间,未加以说明的,商标局将
视此次申请要求补发的是作后依次变更/转让/续展证明。
二、补发变更/转让/续展证明中存在的问题
(一)申请书上商标注册号、类别填写错误。例如在申请时将注册号“743255”写为“743256”;
将 5 类写为 7 类等。
(二)申请书上商标注册人名义填写有误。例如某注册人名义已经变更,申请补证时仍然填
写原来企业名义,该项申请待审查时,将会不予受理。
(三)商标已经被注销或者撤消。例如某商标已于 2000 年 7 月注销,但申请人又于 2001 年 3
月申请提出补发变更证明,该申请将不予受理。
(四)补发证明事项填写有误。例如该申请中,某注册商标只办理过变更企业名义的事项,
但申请人却要求补发转让证明。
第四节 更正商标申请注册事项
商标法第三十六条规定:商标注册申请人或者注册人发现商标申请文件或者注册文件有明显
错误的,可以申请更正。商标局依法在其职权范围内做出更正,并通知当事人,前款所称更
正错误不涉及商标申请文件或者注册文件上的实质性内容。
本条是《商标法》修改以后新增加的条款,是关于更正注册商标申请和商标注册文件错误的
规定。这个规定主要是为了解决申请人或注册人请求更正申请文件或注册文件的错误。本条
所说的错误,其出现的原因主要是由于商标申请人的疏忽或遗漏所至。一旦发现自己的申请
文件有错误,申请人或注册人可以向商标局申请更正。但这种错误主要是指申请文件中的个
别错字。例如:由于申请人的笔误将“凤”写成“风”、“制”写成“治、”“昌”写成“吕”,还有将
“197”写成“97”的、等非实质性错误。非实质性的错误是指不涉及权利主体即申请人或注册人
名义、权利客体及商标图样、或者申请注册商标所使用的商品以及服务发生重大 变化的错误。
更正(改错)。主要是依据申请人或注册人的请求,商标局将申请文件或这册文件上非实质性
的、明显的错误内容(个别字有误)改为符合申请人或注册人申请的内容。
商标申请人或者注册人发现商标申请文件或者商标注册文件有明显错误的,可以在商标注册
申请的各个流程向商标局申请更正(改错)。商标局将依照《商标法》第三十六条的规定在其
职权范围内对错误进行更正。(更正有两种,一种是注册人或代理人的笔误造成的,另一种是
商标局在受理商标注册申请文件之后,在录入或扫描流程的过程中,将商标申请注册中的个
别内容弄错的。)
一、办理更正商标申请/注册事项程序
(一)申请办理更正商标申请/注册事项,应当提交符合规定的《更正商标申请注册事项申请
书》。通过商标代理组织办理的,还应提交、《商标代理委托书》。
(二)《更正商标申请/注册事项申请书》填写的商标申请/注册号应在与原申请/注册文件上的
一致。
(三)《更正商标申请/注册事项申请书》上应当详细写明更正事项。如将“…”字有误,应改为
“….”。
二、更正商标申请/注册事项应当注意的问题
(一)只有因申请/注册人或代理人因工作失误所造成的错误,才可申请更正商标申请注册事
项。
(二)申请更正的商标申请/注册事项限定为明显的、非实质性的错误,一般为注册人名义/地
址上的个别错字的更正。
另外,由于商标局工作流程失误造成的错误(扫描、录入、校对等环节中造成的错误),使商
标注册证及相关证明文件出现文字错误,商标图形不清晰、指定颜色的商标图形颜色不会的,
商标局可以改错。
关于商标局工作流程中造成的错误如何申请更正,具体讲:商标注册申请人或代理人,如果
发现自己的商标在文字或者商标图形(此错误只限图形不清晰、图形颜色不对等错误),可以
与商标局档案处联系,将在受理通知书或商标公告等文件上发现的错误书面向商标局作简单
说明,商标局经核实,确认有误后,由档案处填写更正单,从录入、扫描开始更正。如果商
标注册人或代理人,已收到了注册证,发现开始更正。如果商标注册人或代理人,已收到了
注册证,发现注册证上的内容有错误的,可以将注册证和书面的说明一并送到或邮寄到商标
局档案处,由档案处负责更正,发给正确的注册证。
第五节 提供商标注册证
《商标注册证明》是国家工商行政管理总局商标局发给商标注册人证明其注册商标注册专用
权的证明文件。提供注册证明有两种情况,一种是通过马德里国际注册的国际注册商标,国
际局是不发《商标注册证》的,商标注册人可以通过向商标局提出申请提供商标注册证明来
获得专用权证明文件。另外一种情况是,为了减少《商标注册证》的磨损或有些企业为了使
用的方便,或是商标注册人诉讼案件等事宜的需要,商标注册人向商标局申请出具《商标注
册证明》,《商标注册证明》上面标有注册商标的注册号、商标名称、商标图样、商标类别、
商品或服务项目、注册商标的有效期等,《商标注册证明》与《商标注册证》具有同等的法律
效力。
一、办理提供商标注册证明程序
(一)申请办理提供《商标注册证明》申请,应当向商标局提交符合规定的《提供商标注册
证明申请书》。通过商标代理组织办理的,还应当附送《商标代理委托书》,直接申请的必须
提交经办人的身份证原件及复印件。
(二)提供商标注册证明申请书填写的商品/服务类别、商标注册号应当准确无误。
(三)申请国际注册证明时,还应提供准确的国际注册号(例如:GXXXX 号)和相应类别,
申请人的英文名称等。
二:办理提供商标注册证明工作中存在的问题
(一)商标注册号、类别填写不清。特别在国际注册中存在一标多类的情况,申请时更应准
确的填写相应的类别。
(二)商标注册人名义填写有误。(曾经变更过,但申请时使用原名义)
(三)早班商标已经被注销或者撤销
第六节 撤销连续三年停止使用注册商标工作
随着我国社会主义市场经济体制的不断完善,全社会的商标法律意识的日益增强。近年来,
撤销连续三年停止使用注册商标案件呈直线上升趋势。
商标作为一种最具识别性的商业标记,可以用来引导消费,帮助提供商品和企业与购买商品
的消费者在市场上建立起重要的联系,是连接企业与消费者的桥梁和纽带。在充满激烈竞争
的市场经济社会里,商标作为区别特定产品来源的基本标志具有唯一性,即指只能由一家拥
有经过国家工商总局商标局核准注册的商标为注册商标。商标注册享有商标专用权,受法律
保护,这是保护和管理商标专用权的基本原则。但是,如果一个商标注册以后长期搁置不用,
这不仅不能让商标产生价值,而且还影响了他人正常使用,对商标资源也是一种浪费,使商
标的法律机制失去了存在的意义。从法律的角度讲,这是一种不作为的行为。目前,各国对
长期不使用的注册商标都有撤销的规定。
我国《商标法》第四十四条规定:“使用注册商标,有下列行为之一的,由商标局责令限期改
正或者撤销其注册商标;(一)自行改变注册商标的:(二)自行改变注册商标的注册人名
义、地址或者其他注册事项的;(三)自行转让注册商标的:(四)连续三年停止使用的:”
《商标法实施条例》第三十九条规定:“有商标法第四十四条第(四)项行为的,任何人可以
向商标局申请撤销该注册商标,并说明有关情况。商标局应当通知商标注册人,限其自收到
通知之日起 2 个月内提交该商标在撤销申请提出前使用的证据材料或者说明不使用的正当理
由;期满不提供使用的证据材料或者证据材料无效并没有正当理由的,由商标局撤销其注册
商标。”
《商标法》的这一规定,顺应了我国市场经济发展的需要,明确了商标注册人在享有法律所
赋予权力的同时,也必须维护这个权力,承担相应的义务,否则商标专用权就会丧失。因此
《商标法》的这一规定对于保障注册商标的有效利用,完善社会主义市场经济的竞争机制,
促进社会主义市场经济的发展具有重要意义。
一:撤销连续三年停止使用注册商标工作程序
(一)申请撤销连续三年停止使用注册商标,应当向商标局提交《撤销连续三年停止使用注
册商标申请书》,说明该商标未使用的有关情况,并要附送对该商标连续三年未使用的调查及
相关证据材料。(连续三年停止使用的时间计算,应当从申请人“连续三年停止使用”为由向商
标局提出撤销注册商标申请之日起向前推算)
撤销连续三年停止使用申请书,应当符合下列条件:
1:被申请撤销的商标核准注册已满三年,且为有效的注册商标。如被申请撤销的商标是经过
异议程序后核准注册的,则应自商标异议公告之日起已经满三年;
2:撤销申请书所填写的商标注册情况与该商标的实际注册情况相符(例如:被申请撤销的商
标的名称、注册号、类别、注册人名称等);
3:申请撤销部分商品/服务的,明确填写所申请撤销的商品/服务项目;
4:撤销申请书件以及说明文件如果是外文书件应当同时附送中文译本;
5:撤销申请书件应当用打字或者印刷的形式填写;
6:撤销申请书填写要真实、准确、完整。
(二)撤销申请经审查符合受理条件的,商标局予以受理,并向申请发出《受理通知书》,向
商标注册人发出《关于提供注册使用证据的通知》
(三) 被申请人应当在收到商标局要求提供使用证据通知之日起 2 个月内向商标局提供在撤
销申请提出前三年以内使用该商标的证据材料或者说明不使用的正当理由。
二:撤销连续三年停止使用注册商标的实质审查
《商标法实施条例》第三条规定:商标的使用,包括将商标用于商品、商品包装或者容器以
及商品交易文书上,或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。商标使用的证据
材料,还应包括商标注册人使用注册商标的证据和商标被许可使用人使用注册商标的证据材
料。
(一)商标使用的具体表现方式为:
1:商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上的具体表现方式包括:
(1)商标以任何方式直接使用在商品上;
(2)商标使用在商品外包装、容器、标签或附加标牌上等;
(3)商标使用在与商品销售有联系的交易文件资料上,包括产品说明、介绍手册、发票、销
售协议、票据、收据、单据、商品进出口检疫证明、报关单等。
2:服务商标使用的具体表现方式包括:
(1)直接使用于服务:包括使用于服务介绍手册、服务场所装饰、招贴、菜单、登记证、价
目表、入住表格、挂号卡、奖券、贸易标志、汇款单据、文具、信笺及其他配套用具用品等。
(2)使用于与服务有联系的文件资料,包括发票、发货单、纪念品、提供服务协议等。
3:商标用于广告宣传、展览上的具体表现方式包括:
在广播、电视、杂志、报纸及广告牌、邮寄广告等媒体或广告方式中为实际使用商标的商品
或服务进行的广告宣传(报刊杂志应为新闻出版部门批准发行的)。
在展览会、展示会使用商标,包括在展览会、展示会上提供使用商标的印刷品以及其他资料、
照片等(展览会、展示会应为各级政府有关管理部门批准举办的)。
在《商标公告》、法律文书、注册信息公布、新闻媒体报道中有关商标的使用不视为商业活动
中的使用。
商标的变更、转让和续展注册以及其他不具有商业意义上的使用都不能视为实际意义上的商
标使用。
(二)商标注册人提供的使用证据应符合以下要求:
1:能鉴别出有关商品或者服务的提供者;
2:能鉴别出所使用的商品或服务;
3:能鉴别出许可、监控使用关系
4;能鉴别出使用的确切时间。
5;纸质证据为原件或经公证的复印件。
6:真实、有效、合法。
注册商标因在异议、异议复审,政府进出口政策限制,破产清算或者有地震、火灾以及其他
不可抗力等理由不使用或停止使用的,视为有不使用的正当理由,不计入“连续三年停止使用”
之例。
在商标局审理撤销连续三年停止使用商标案件的过程中,当事人、代理人如果需要查阅与本
案有关案件证明材料的,应当提出书面申请,经允许后,可以查阅。申请人认为被申请人提
供的使用证据不实的,应当向商标局提出反证。如果双方当事人均对另一方提供的证明有疑
义,应当就证明的真实性等问题向有管辖权的司法机关、行政机关或国家指定的有关部门请
求确认。确认期间,商标局中止审理。
(三)有下列情形之一的,终止审理:
1:撤销连续三年停止使用注册商标的申请人在商标局未做出该注册商标撤销的决定前,可以
要求撤回原撤销申请;
2:被申请撤销商标在商标局受理或审理过程中因为其它原因已被商标局撤销或注销的。
终止审理的,商标局予以结案,书面通知有关当事人,并说明理由。
在商标局已做出裁定后,申请人再提出撤回的,商标局将不予受理,同时也不会影响该项裁
定的有效性。
根据《商标法》第四十九条规定“对商标局撤销注册商标的决定,当事人不服的,可以自收到
通知之日起十五日内向商标评审委员会申请复审,由商标评审委员会做出决定,并书面通知
申请人。当事人对商标评审委员会的决定不服的,可以自收到通知之日起三十日内向人民法
院起诉。”的规定,当事人对商标局的撤销决定不服的可以在法定期限内向商标评审委员会提
出复审。当事人在法定期限内未提出复审的,该撤销决定发生法律效力,商标局将对该撤销
决定予以公告。
三、撤销连续三年停止使用注册商标申请应注意的问题
(一)申请撤销马德里国际注册商标,应在注册号前加字母“G”以示区分。例如某公司申请撤
销 G612710 号注册商标,在申请书上则填写成 612710 号。(计算机不认)
(二)若撤销部分商品/服务项目,需填写“撤销商品/服务项目”一栏,申请撤销全部商品的需填
写“撤销全部商品”。例如某公司申请撤销连续三年停止使用注册商标,属于全部撤销,但仍然
在撤销商品/服务项目上,填写了该商标的全部核定使用商品项目。但由于马虎,将商品的项
目填写漏缺或错误,导致补正,反复退文,这样就会影响该案的审查进展。
(三)申请撤销连续三年停止使用注册商标太草率。有的企业在新申请注册商标过程被驳回,
就立刻对引证商标提出撤销连续三年停止使用注册商标,根本没有对被申请撤销商标的使用
状况进行详细调查。
第七节 注册人死亡/终止注销商标申请
一、立法宗旨
商标权是一种重要的民事权利,是商标注册人的无形资产。现代社会,民事权利主体更迭频
繁。民事权利主体死亡之后,依附其上的民事权利随之终止。如果死亡的民事权利主体不对
其商标权进行处分,必将妨碍他人对该商标的使用,导致商标垃圾的产生。因此新修改的《商
标法》规定了商标注册人死亡/终止以后,在一年之内不处分其注册商标的,任何人可以申请
注销该商标。
二、法律依据
《中华人民共和国商标法实施条例》第四十七条规定:商标注册人死亡或者终止,自死亡或
者终止之日起 1 年期满,该注册商标没有办理移转手续的,任何人可以向商标局申请注销该
注册商标。提出注销申请的,应当提交有关该商标注册人死亡或终止的证据。商标注册人消
亡可以指作为注册商标注册人的自然人死亡,也可以指作为商标注册人的法人终止。就法律
效果而言,无论自然人的死亡,还是法人的终止,都是使其法律人格丧失。
注册商标因商标注册人死亡或者终止而被注销的,该注册商标专用权自商标注册人死亡或者
终止之日起终止。
三、商标注册人死亡/终止注销商标申请流程
1:商标注册人死亡或者终止,自死亡或者终止之日起 1 年期满,该注册商标没有办理移转手
续的,任何人可以向商标局申请注销该注册商标。提出注销申请的,应当提交有关该商标注
册人死亡或者终止的证据。如只有申请书,不提交相关证据的,不予受理。
2:注册人消亡注销商标申请经形审合格后,商标局向注册人发出注销答辩通知,同时刊登
《注销申请公告》。有关的程序及时限参照撤销连续三年停止使用注册商标申请的程序及时限。
被申请注销商标为外国注册人的,由该外国注册人的最近的代理人转发该答辩通知,答辩时
限为收到该通知之日起两个月。
3:注销商标决定只发给注销申请人。驳回/不予注销的决定(即:商标继续有效的决定)发给
双方当事人。
4:商标被注销的,商标局刊登《注销公告》
第八节 商标档案的管理
商标档案是在商标注册、使用和管理活动中形成的具有保存利用价值的纸质、声像、缩微、
电子等形式或载体并按一定规律保存起来的商标历史文献。
一、商标档案管理原则
国家工商行政管理总局商标局档案管理部门是全国收藏内外的商标档案资料中心及科研基地。
根据商标档案管理工作统一领导、分级管理的原则,商标局档案管理部门负责管理全国的商
标档案管理工作并接受国家档案管理部门的监督、指导;各省、自治区、直辖市的商标部门
或商标代理机构的商标档案部门负责管理本地区所代理的商标档案工作,并接受国家档案行
政管理部门的监督与指导。
二、商标档案的来源
商标档案的来源:商标档案是在商标权的申请、取得、维持、中止等过程中产生的商标文件
材料转化而来,主要有商标注册申请书、商标图样、商标变更、转让、续展注册申请书、商
标使用许可合同、商标注销申请书、商标异议申请书和裁定书、商标争议申请收和裁定书、
撤销商标申请书和决定书、代理人委托书、优先权证明文件、当事人答辩文件以及商标主管
机关的审定、驳回决定等。它是保护商标专用权最可靠的凭证和依据,具有法律效力。
为了管理和利用好商标档案,商标局设有专门机构---商标档案处负责商标档案的管理和利用
工作。
三、商标档案的特点
(一)商标档案是商标权产生法律效力的依据。根据《商标法》的有关规定,凡是经商标局
核准注册的商标都具有该商标的使用权、许可权、转让权和排他权,并在一定的地域、一定
的时间内受到法律保护。商标权的这种独占性、地域性、时间性在商标申请文件材料上均有
详细的原始记载。因此,商标档案是保护商标专用权最可靠的凭证和依据,具有法律效力。
(二)商标档案数量较多。改革开放以来,随着我国市场经济的不断建立和完善,全社会的
商标法律意识不断提高。企业运用商标策略开拓市场、参与竞争,自觉以《商标法》为武器
维护自身的权益,积极要求受到商标注册专用权的保护。
(三)商标档案具有较强的专业性。商标注册、使用和管理活动是一项专业性较强的活动,
围绕这一活动形成的商标档案是商标工作的直接反映,具有较强的专业性。
四、商标档案的作用
商标档案的作用可分为两个方面:一是凭证作用,二是参考作用。
(一)商标档案是商标工作的真实记录,是开展商标工作的依据之一。例如确定商标专用权、
开展商标评审工作、监督产品质量、争创名牌、查处商标的侵权行为,以及利用商标档案进
行商标咨询等,都要以商标档案为依据。
(二)商标档案可以作为扩大商标工作影响,进行广泛交流的有力工具。利用商标档案解决
国际、国内的商标纠纷,维护国家利益和商标注册人的权益等。
五、商标档案管理的主要内容:
商标档案管理的内容主要包括收集、整理、鉴定、保管和利用五个方面。
(一)商标档案的收集主要是商标业务部门对商标注册管理产生的大量文件材料按规定集中
后,定期移交档案室保存。
(二)商标档案的整理主要是将商标档案按一定规律编目、立卷、排列。目前,商标档案主
要采用按商标注册号顺序排列、上架的立卷方法进行档案的整理。它的目的主要是为了便于
商标档案的保管和利用。
(三)商标档案的鉴定是根据商标档案的现实作用和历史作用确定商标的保管期限。我国《商
标档案管理暂行办法》第十二条规定:商标档案的保管期限,根据其现实作用和历史作用分
为永久、长期和短期三种:
1:永久保存:凡是反映商标工作基本历史面貌,有长远利用价值的档案,应当永久保存;
2:长期保存:凡是在相当长的时间内有查考和利用价值的档案应当长期保存;
3;短期保存:在较短时间内有考察和利用价值的档案可短期保存。
(五)商标档案的利用是商标档案管理中最重要的一个环节。商标档案的保存目的就是为了
利用。它的作用有以下几种:
1;判断申请注册的商标是否与在先注册的商标相同或近似;
2:判断商标是否侵权和违反商标法的有关规定;
3:以商标档案为依据办理提供证明和补发注册证、续展注册、许可合同备案等;
4:利用商标档案开展商标研究工作;
(六)商标档案的利用形式
1:提供商标档案原件:即为了某种特殊需要,在商标档案室或商标档案部门的阅览室查阅商
标档案,摘录有关档案材料。借阅商标档案都要履行一定的手续。
2:提供商标档案的复制件:即根据有关单位、个人的需要利用复印、拍摄等形式提供商标档
案全部和部分内容的副本、摘录等。商标档案的复制件经商标档案部门签字、盖章予以承认
后与商标档案原件起着同样的效力。
(七)调阅商标档案的要求
商标档案调阅工作主要分为内部调阅和外部调阅两种。
内部调阅是指本机关人员调阅。一般情况下凭调卷单即可。调卷单是档案部门统一编制发给
各有关处室的调卷凭证。
外部调阅主要是为了满足外单位利用者的需求,例如公、检、法及工商部门因工作需要调阅
商标档案,律师因商标案件或诉讼代理的需要,要求查阅商标档案的,一般要求利用者持单
位介绍信及有关证件,并向商标局提出书面申请,说明要查阅商标档案的原因,经商标局综
合处批准后,由商标局档案处负责接待。凡经批准允许查阅的商标档案,查阅人员可以摘抄
或复印有关申请书件等档案资料,并加盖商标档案证明用章。随着我国市场经济的发展和全
社会商标法律意识的不断提高,商标注册的申请量和有效商标注册量逐年大幅增长。1983 年,
我国国内商标的年申请量只有 19120 件,国外申请量 1565 件,而到 1993 年以后国内、国外
申请量分别增至 10 多万件和 2 万多件。2001 年我国申请注册量则飙升到 27 万多件,2002 年
达到 37 万件。到 2003 年年底,我国有效注册商标总量将达 190 万件。商标档案,作为商标
信息源中的基础信息源,其价值愈来愈得到广泛重视,国契约传统的档案管理方式遇到了严
峻的挑战。1993 年 3 月,我国开始建立商标注册与管理自动化系统,该系统共分三个阶段进
行。1994 年底一期竣工,并于 1995 年 2 月通过验收。一其实现了计算机检索和查询的目标,
改变了原来手工操作的模式。1997 年我局又开始二期建设。2001 年 10 月 22 日开始试运行。
二期工程在一期工程的基础上建立了标准的数据管理系统。商标局商标电子档案系统使用
WINDOES2000 操作系统,服务器容量为 300GB,存储的各种纸制文档有 1000 多万页。目前,
商标档案服务器已满足不了迅速增长的商标档案,商标电子档案服务器的更新、扩容工作正
在进行,已购置 1。4TB 容量的服务器以完善商标电子档案系统的各项应用功能。
国家商标局商标代理人培训班培训讲义之五
商标许可使用及合同备案
商标局监督管理处 魏崴
第一节 《商标法》中有关商标使用许可的规定
一、我国《商标法》对使用许可行为的规定
商标使用许可,是指商标注册人作为许可人通过签订商标使用许可合同,许可他人即被许可
人使用其注册商标。《商标法》对商标使用许可行为的规范可以分为三个方面:
(一)规定许可双方保证质量的权利、义务。《商标法》第四十条一款规定,许可人应当监督
被许可人使用其注册商标的商品质量。被许可人应当保证使用该注册商标的商品质量。
(二)规定在商品上标明被许可人名称及产品产地的义务。《商标法》第四十条第二款规定,
经许可使用他人注册商标的,必须在使用该注册商标的商品上标明被许可人的名称和商品产
地。
(三)规定强制备案管理。《商标法》第四十条第三款规定,商标使用许可合同应当报商标局
备案。
二、新旧《商标法》中关于许可合同备案的异同
2001 年修改实施的新《商标法》于 1993 年《商标法》相比,注重的是纠正和制止违法行为,
取消了对部分违法行为进行罚款的规定。
(一)《商标法实施条例》第四十三条规定,许可他人使用其注册商标的,许可人应当自商标
使用许可合同签订之日起 3 个月内将合同副本报送商标局备案。对未报商标局备案的,取消
了旧《细则》中关于合同双方未在 3 个月内备案、存查予以罚款 1 万元的规定,没有规定具
体罚责。
(二)《实施条例》对经许可使用他人注册商标,而未在使用该注册商标的商品上标明被许可
人的名称和商品产地的,取消了旧《细则》处以五万元以下的罚款和撤销注册商标规定,《实
施条例》第四十条只规定对逾期不改正的,收缴其商标标识;商标标识与商品难以分离的,
一并收缴、销毁。
三、商标使用许可的意义
(一)保证注册商标的使用。商标的法律意义是识别商标或服务的不同提供者,只有使用才
能实现其功能,所以,商标法规定了三年不使用撤销制度。因各种原因,有的注册商标所有
人可能不使用其商标,为了达到维持商标所有权,注册商标所有人通过签订合同许可他人使
用其商标,这种使用方式也视为注册人使用,以次避免因三年不使用而被撤销。
(二)有利于商标所有人充分实现其所有权权能。即通过将商标使用权范围扩大,获取更大
的经济效益。
四、商标使用许可合同的基本内容
商标使用许可合同是指商标注册人许可他人使用其注册商标达成的书面协议。商标使用许可
合同在《合同法》中并未对其做出单独规定。在实践中,一般由许可人和被许可人根据自愿、
公平、诚实信用的原则,约定相互间的权利义务。一般应包括以下内容:
(一)许可人和被许可人的名称、地址;
(二)授权范围:包括商标使用许可的性质(独占、排他或者普通使用许
可);被许可商标的图样,被许可使用的商品或服务范围;许可使用的地域范围和许可期间等。
(三)为保证商品质量而约定的有关措施,如技术、设备、服务等。
(四)许可人保证被许可商标持续有效的有关条款,如按期续展,不得在合同存续期间注销
被许可商标等。
(五)合同终止或解除条件。
(六)商标使用费(许可费)数额及支付方法。
(七)违约责任。
(八)法律适用及争议的解决方式。
(九)合同生效日期。
(十)合同签约日期、地点。
(十一)许可人、被许可人签字盖章。
(十二)合同应约定的其他条款。
五|、商标使用许可合同备案的作用
商标使用许可合同在商标局备案,是为了便利工商行政管理部门对注册商标使用许可的管理,
以保护商标注册人以及被许可人的合法权利。同时,商标使用许可合同一经备案,即具有公
示信力,取得了法律上认可的对抗力。2002 年 10 月 12 日,最高人民法院《关于审理商标民
事纠纷案件适用法律若干问题的解释》对商标使用许可备案做了明确规定,“商标使用许可合
同未经备案的,不影响该许可合同的效力,但当事人另有约定的除外”。“商标使用许可合同未
在商标局备案的,不得对抗善意第三人”。
我局在《商标使用许可合同备案指南》及网上和接触屏上的商标使用指南上均有适用许可合
同示范文本,大家可以参照。
第二节 商标使用许可合同备案申请
一、如何申请商标使用许可合同备案申请
商标使用许可合同备案手续由许可人办理。
商标使用许可合同备案,许可人为国内企业的,可以通过代理机构代理,也可以直接向商标
局递交申请,自行办理;许可人为外国人或外国企业的,必须通过我国商标代理机构代理。
共有商标许可,需由代表人提出申请,并视为已经得到其他共有人的授权(但在合同上要有
全部共有人的签字)。
二、备案申请需提交哪些材料
(一)填写《商标使用许可合同备案申请书》一份。无代理的,必须由许可人在申请书上加
盖公章或签字;有代理的,许可人须在委托书上签字盖章。
(二)许可合同副本或是经过公正过的商标使用许可合同复印件一份。
(三)通过代理机构代理的,须附送一份《商标代理委托书》.申请人直接申请,未经代理的,
需另外提交许可人证件复印件(包括营业执照或身份证)、经办人身份证复印件。
(四)许可使用烟草商标的,须附送被许可人《烟草生产许可证》、《烟草经营许可证》复印
件。
(五)缴纳备案费 300 元。委托商标代理机构办理的,申请人应当向代理机构缴纳备案规费
和代理费,商标局收取的备案规费从该代理组织机构的预付款中扣除。
(六)合同文字为外文的应同时附送中文译本。
(七)许可使用商标的注册证复印件(这项不是必须的)。
同时办理通过一份合同许可一个被许可人使用多个商标的,许可人应当按照商标的数量报送
《商标使用许可合同备案申请书》,但可以只报一份商标使用许可合同副本,在其他备案申请
中可提交合同复印件,并标注许可合同副本原件所在的卷宗号。
同时办理通过一份合同许可多个被许可人使用一个商标的,许可人应当按照被许可人的数量
报送《商标使用许可合同备案申请书》,但可以只报一份商标使用许可合同副本,在其他备案
申请中可提交合同复印件,并标注许可合同副本原件所在的卷宗号。
三、如何填写《商标使用许可合同备案申请书》
备案申请书上的许可人名称、注册号、商标名称、商标图样与《商标注册证》上要完全相同;
申请人名称和章戳要一致;备案申请书填写的内容应与合同内容一致。
许可使用的商品不得超出注册商标核定使用的商品范围;如许可商品与注册证上完全相同,
在申请书上可只写“与注册证商品一致”但不能填写“商品见合同”。在合同及备案申请书上不能
只写“------等”商品。
许可使用的商品或服务类别应与商标注册证一致。如:服务商标第 43 类—45 类是 2002 年后
新增设的,填写类别时要特别注意,应填写与原注册证相同的类别,不要按新增设后的现行
实际类别填写。
申请书上的许可日期要按合同中的许可期限明确填写,不能填写“与合同一致”。
备案申请书上许可使用的期限不得超出注册商标的有效期。如果合同许可期限超出商标注册
证有效期限,在备案申请书上只能填商标注册有效期限,待商标续展后对合同中超出商标注
册证有效期限的部分再进行新的许可备案。进行新的备案时,合同生效日期应从续展日起开
始。
许可人或者被许可认为自然人的,应在申请书中申请人姓名之后填写身份证号码。
是否再许可,再许可是指商标注册人通过被许可人许可第三方使用注册商标。
第三节 商标使用许可合同备案审核
一、形式审查
形式审查主要是看申请书件提交材料是否齐全,章戳是否备齐,不合格的,发《不予受理通
知书》,原申请材料不退,不从代理预付款中扣除备案规费。申请书件合格的转入监督管理处
进入备案审核。
二、实质审核内容:
1、许可人是否是被许可人商标的注册人或被授权的再许可人;
2、许可使用的商标与注册商标是否一致(包括商标实际图样和注册号);
3、许可使用的商标的类别与注册商标的类别是否一致;
4、许可使用的商品是否超出注册商标核定使用的商品范围,许可商品可以小于注册证商品范
围,如:测时仪器可以许可计时器,化妆品可以许可口红等,但不得反过来;
5、许可使用其期限是否超过该注册商标的有效范围;
6、备案申请书的内容与合同的内容是否一致;
7、备案申请中的外文书件是否附中文译本;
8、其他情形。
对书件齐备,符合《商标法》及其《实施条例》有关规定的,商标局予以备案,向备案申请
人发出《商标使用许可合同备案通知书》,并刊登公告,商标使用许可合同备案公告集中刊登
在每月出版的第二期《商标公告》上。
《商标使用许可合同备案通知书》是商标局出具的表明商标许可合同已在商标局备案的法律
证明。在日常监督管理、印制商标、使用许可费境内外汇款等情况下,许可人出示备案通知
书,作为该合同已经备案的证明。
经审核,对不符合规定的,审查员将出具《商标使用许可合同备案补正通知书》或《商标使
用许可合同不予备案通知书》。
三、《补正通知书》与《不予备案通知书》由哪些区别
经审核对许可合同备案申请不符合规定,但通过修正可以继续备案的发补正通知书,大多数
情况属于此类。但也有些情况不属于补正范畴,如许可商标为非注册商标,主要包括 1、注册
商标有效保护期已过,而没有续展的,原注册人丧失对该注册商标的专用权;2、注册商标已
转让,原注册人丧失对该注册商标的专用权;3、商标未注册,或虽已提出注册申请但尚未取
得注册商标专用权;4、注册商标已被撤销。对于这类情况我们不予备案。另外,对未按期补
正或多次补正后仍不符合要求的,不予备案,发《不予备案通知书》,并且不予退款。
四、收到《商标补正通知书》后如何提交补正材料
许可人收到备案补正通知书,应当自收到补正通知书之日起一个月内,按照商标局指定的内
容进行补正,并将补正后的内容直接在补正通知书下面写明,补正内容较多也可以同时补交
一份新的备案申请书,加盖公章后,一并报送商标局。补证涉及合同需要改正的,应补交修
正后的许可合同副本。
对补正后的申请书商标局重新审核,符合条件的发《备案通知书》。如果在一个月之内未补正,
或补正后仍不符合要求的,商标局出具《商标使用许可合同不予备案通知书》。
五、合同备案后,合同内容等发生变更的,应如何处理?
(一)发生下列情形后,应重新报送许可合同备案,不能直接办理变更。
1、许可使用的商品范围变更的;
2、许可使用的期限变更的;
3、许可使用的商标所有权发生转移的。
(二)合同备案后,许可人或被许可人名义发生变更的;应当办理变更备案。办理变更备案
的,不需缴纳规费,需提交如下材料:
1、填写《商标使用许可合同备案变更/提前终止申请书》。
2、许可人名义变更的可出具商标注册证变更证明复印件或企业登记机关出具的变更证明原件;
许可合同备案申请可以与商标注册人名义变更申请同时提交,以变更后的注册人名义办理备
案申请,并附送变更申请书复印件及企业机关出具的变更证明。
3、代理人委托书
经审定合格的,商标局出具《商标使用许可合同备案变更通知书》,发布公告。不合格的,发
《补正通知书》或《不予备案通知书》。
(三)不涉及商标注册内容的合同条款内容发生变更的,公告内容无变化的,可以不重新备
案,如果办理重新备案应先办理原合同终止,再重新报送新的许可合同备案。
六、商标注册人提出转让申请后,可否办理许可合同备案
注册商标已提出转让,但商标转让申请未经商标局核准时,即转让未生效前,许可人不能以
受让人名义办理合同备案,应以转让前名义申请备案。如果以受让人名义申请的,我局将发
补证通知书,建议许可生效日期由转让生效日为合同备案起始日期。同意补证的,补交新的
修正后的合同副本及补正通知书。不同意补证的及一些特殊情况将发《不予备案通知书》。
七、商标再许可问题
再许可是指商标注册人通过被许可人许可第三方使用其注册商标。再许可的条件是:许可人
与被许可人签订的商标使用许可合同中应含有允许被许可人再许可第三人使用的内容,或者
是许可人单独出具一份授权,授权被许可人可以再许可第三人使用许可人的注册商标。被许
可人再许可第三人使用许可人的商标,同样需要签订商标使用许可合同,填写《商标使用许
可合同备案申请书》,在申请书“是否再许可”一栏中填写“是”,同时报送含有许可人再许可第
三人使用许可商标的原合同书副本或授权书。
再许可合同备案后,商标局予以公告。公告中许可认为再许可人。
八、商标使用许可合同终止
(一)根据《合同法》的规定,合同终止的主要情形有:
1、到期终止;
2、合同当事人协商一致,提前终止合同;
3、其他需提前终止合同的情况。
合同到期终止的,合同备案自动失效。合同提前终止时,双方应当签订终止协议。合同双方
就合同终止发生争议的,应请求仲裁机构或人民法院裁定,当事人依据裁定向商标局办理提
前终止备案,商标局予以公告。
(二)提前终止备案不需要缴纳规费,需提交的材料有:
1、商标使用许可合同提前终止申请书;
2、许可人与被许可人签订的终止协议或法院及仲裁机关做出的终止决定,终止协议或终止决
定应在三个月之内报到商标局;
3、原备案通知书;
4、代理人委托书。
商标局审核合格后出具《商标使用许可合同备案提前终止通知书》,发布公告。不符合条件的,
进行补证。
商标使用许可合同终止后,原被许可人仍继续使用许可人商标,许可人可以依法追究其商标
侵权责任。
九、什么情况下,商标局对已备案的合同予以注销?
商标局对以欺骗手段或其他不正当手段取得备案的商标使用许可合同予以注销并予以公告。
十、如何查询商标使用许可合同备案情况?
任何单位和个人均可以对已备案的商标使用许可合同提出书面查询申请,在商标局注册大厅
查询窗口办理有关手续并按照有关规定缴纳查询费。目前查询费用与新申请查询费一样,一
般查询费用为 60 元,加急查询费为 120 元;外文商标一般为 100 元,加急为 200 元。
十一、国际注册的商标如何办理商标使用许可合同?
被许可商标为经国际注册并领土延伸至中国的注册商标可以办理许可合同备案申请。对于一
标多类的国际注册商标需按照许可的类别分别填写备案申请书,缴纳相应的备案规费。国际
注册商标因申请时均是以外文填写申请人名称,故填写许可备案申请书时,许可人名义在填
写中文名称同时,还要填写外文名称。
国家商标局商标代理人培训班培训讲义之六
商标的管理与保护
商标局案件指导处 陈文彤
第一节 商标使用的管理
商标使用的管理是由国家指定的商标主管机关---国家工商行政管理总局商标局和地方工商行
政管理机关,根据《商标法》和《商标法实施条例》的规定,对自然人、法人和其他组织在
生产经营活动中使用注册商标和未注册商标行为的管理。自然人、法人或其他组织在以任何
方式使用注册商标或未注册商标时,不仅享有法律赋予的权利,同时还要承担相应的法律义
务。工商行政管理机关通过加强对商标使用行为的管理,维护了消费者的利益和良好的商标
法律秩序。
一:注册商标使用行为的管理
对注册商标使用行为的管理,主要是围绕保持注册商标的有效性和维护商标法律秩序的目的
来进行的。商标注册人享有法律赋予的权利,同时为了维护这个权利就要相应的承担一定的
义务,否则可能导致商标专用权的丧失。
(一)使用注册商标不得实施的四种行为
1、 自行改变注册商标的
根据《商标法》第二十二条的规定,使用注册商标需要改变其标志的,如改变文字、图形及
其组合等,应当重新向商标局申请注册。如果注册人将其注册商标改变后,仍作为注册商标
使用,加注注册标记,即构成自行改变注册商标的行为。在注册商标使用管理过程中,对注
册商标的改变,主要是指在不改变原商标本质特征前提下的改变,经改变后的商标与原注册
商标仍属于近似商标。
2、自行改变注册商标的注册人名义、地址或者其他注册事项的。
3、自行转让注册商标的。正如注册商标权利的产生必须通过商标局核准授权一样,注册商标
权利的转移也必须通过商标局的批准才能实现。自行转让注册商标不仅不具有任何法律效力,
而且触犯了国家商标管理秩序,必须加以禁止。
4、连续三年停止使用。对于连续三年不使用的注册商标,任何人均可以向商标局提出撤销申
请,商标局要求商标注册人限期提供使用证明,逾期不提供或提供的证明无效的,撤销其注
册商标。(使用的内涵、证据问题)
(二)使用注册商标,其商品不得粗制滥造,以次充好欺骗消费者。
使用注册商标,其商品粗制滥造、以次充好、欺骗消费者的,由各级工商行政管理部门匀分
别不同情况,责令限期改正,并可以予以通报或处以罚款,直至由商标局撤销其注册商标。
二、未注册商标使用行为的管理
对未注册商标的管理不是对其进行法律保护,而是从保护已经注册的商标专用权、保护消费
者利益和维护商标法律秩序出发,对未注册商标进行规范。使用未注册商标,必须遵守相应
的法律规范。
(一)不得违反商标法禁用条款的规定。
《商标法》第十、十一、十二条规定了若干标志不能作为商标注册和使用,尤其是第十条规
定了禁止作为商标使用的标志,这就说明,这些禁用标志不仅不能作为商标注册,而且不能
作为未注册商标使用。
(二)不得冒充注册商标。
冒充注册商标是指使用未注册商标而伪称是注册商标,或者擅自在未注册商标上标注注册标
记的行为。冒充注册商标的行为一般表现为:在未注册商标上使用注册标记;虽然已经向商
标局提出注册申请,但在商标局核准注册之前就在自己的商标上使用注册标记;在注册商标
核定使用商品之外的其他商品上使用注册标记;注册商标的有效期届满后未续展,继续使用
注册标记的;注册商标被注销或撤销后,继续使用注册标记的。
(三)不得侵犯其他在先权利
未注册商标不能侵犯他人的注册商标专用权,也不能侵犯他人的其他在先权利。首先,未注
册商标不能与他人已注册商标相近似,否则构成商标侵权;其次,未注册商标也不能与他人
的姓名权、肖像权、著作权、企业名称权、外观设计专利权等发生冲突,否则将承担相应的
民事责任和行政责任。
(四)不得粗制滥造、以次充好、欺骗消费者。
三、奥林匹克标志的管理。
1、奥林匹克标志的范围、奥林匹克标志权利人和奥林匹克标志的商业性使用。
(1)奥林匹克标志的范围。根据《奥林匹克标志保护条例》的规定,奥林匹克标志的范围包
括以下内容:A、国际奥林匹克委员会的奥林匹克五环图案标志、奥林匹克旗、奥林匹克格言、
奥林匹克徵记、奥林匹克会歌;B、奥林匹克、奥林匹亚、奥林匹克运动会及其简称等专有名
称;C、中国奥林匹克委员会的名称、徽记、标志;D、北京 2008 奥林匹克运动会申办委员会
名称、徽记、标志;
E、第 29 届奥林匹克运动会的吉祥物、会歌、口号,“北京 2008”、第 29 届奥林匹克运动会及
其简称等标志;
F、奥林匹克宪章和第 29 届奥林匹克运动会主办城市合同中规定的其他与第 29 届奥林匹克运
动会有关标志。
(2)奥林匹克标志权利人。根据《奥林匹克标志保护条例》的规定,奥林匹克标志权利人,
是指国际奥林匹克委员会、中国奥林匹克委员会和第 29 届奥林匹克运动会组织委员会。
(3)奥林匹克标志的商业性使用。根据《奥林匹克标志保护条例》的规定,奥林匹克标志的
商业性使用,是指以营利为目的(含潜在商业目的),以下列方式利用奥林匹克标志:A、将
奥林匹克标志用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上;B、将奥林匹克标志用于服
务项目中;C、将奥林匹克标志用于广告宣传、商业展览、营业性演出以及其他商业活动中;
D、销售、进口、出口含有奥林匹克标志的商品的;E、制造或者销售奥林匹克标志;F、可能
使人主为行为人与奥林匹克标志权利人之间有赞助或者其他支持关系而使用奥林匹克标志的
其他行为。
2、奥林匹克标志的备案和管理。根据《奥林匹克标志保护条例》和国家工商行政管理总局 2002
年发布的《奥林匹克标志备案及管理办法》,奥林匹克标志权利人应当将需要保护的奥林匹克
标志向国家工商行政管理总局商标局申请备案,并提供申请书和相关材料。申请备案的标志
符合《奥林匹克标志保护条例》和《奥林匹克标志备案及管理办法》的,商标局予以备案,
书面通知权利人并予公告。
奥林匹克标志保护条例许可他人为商业目的的使用奥林匹克标志的,应当签订使用许可合同。
自签订使用许可合同之日起一个月内,奥林匹克标志权利人应当将使用许可合同副本报商标
局备案。商标局备案后书面通知权利人。经许可使用奥林匹克标志的,应当在使用时标明使
用许可备案号;没有标明的,由县级以上工商行政管理机关责令限期改正;逾期不改的,处
以一万元以下罚款。
3、奥林匹克标志的保护。未经奥林匹克标志权利人许可,为商业目的擅自使用奥林匹克标志
的,即侵犯奥林匹克标志专有权。奥林匹克标志权利人或者利害关系人可以通过协商解决纠
纷,也可以向人民法院起诉,或请求工商行政管理部门处理。工商行政管理部门处理时,认
定侵权行为成立的,责令立即停止侵权行为,没收、销毁侵权商品和专门用于制造侵权商品
或者为商业目的擅自制造奥林匹克标志的工具,有违法所得的没收违法所得,可以并处违法
所得 5 倍以下的罚款;没有违法所得的,可以并处 5 万元以下的罚款。侵权人侵犯奥林匹克
标志专有权的,还应当承担赔偿责任。赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的损失或者侵权
人因侵权所获得的利益确定,包括为制止侵权行为所支付的合理开支;被侵权人的损失或侵
权人所获得的利益难以确定的,参照该奥林匹克标志许可使用费合理确定。销售不知道是侵
犯奥林匹克标志专有权的商品,能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的,不承担赔偿
责任。
第二节 商标专用权的保护
保护注册商标专用权,是《商标法》的核心,也是《商标法》的基本目的之一。保护注册商
标专用权,就是运用法律的手段,制止一切对商标专用权侵害的行为,从而保护商标专用权
人和消费者的合法权益,促进社会主义市场经济的发展。
一、注册商标专用权范围和注册商标专用权保护范围
注册商标专用权范围,是指商标注册人对其所注册的商标所享有的使用权的范围。注册商标
专用权保护范围,是指商标注册人根据法律的规定,可以请求司法机关或行政执法机关制止
他人一定形式的商标使用行为,以保护其注册商标专用权的范围。
根据《商标法》的规定,注册商标专用权的范围以核准注册的商标和核定使用的商品为限。
它表明商标注册人有权在自己已经注册核定的商品上独占地使用自己的注册商标,在超出这
个范围之外的商标和商品上,就无权以注册商标的形式使用。而注册商标专用权的保护范围
则超出了这个范围,不仅包括了注册商标专用权人有权禁止他人擅自在相同的商品上使用与
自己注册商标相同的商标,同时还包括了注册商标专用权人有权禁止他人擅自在相同的商品
上使用与自己注册商标相近似的商标,有权禁止他人在自己核定的商品相类似的商品上使用
与自己注册商标相同或者近似的商标,有权禁止他人以法律规定的其他形式侵害自己注册商
标专用权的行为。由此可以看出,注册商标专用权的保护范围要大于注册商标专用权的范围,
而且随着商品经济的不断发展,商品表现形式、商品交易方式的不断增多和商品流通领域的
不断扩大,商标法律制度的不断健全,注册商标专用权的保护范围有不断扩大的趋势。这有
利于消除因商品来源产生从而导致的市场混淆现象,从而切实保护商标注册人的权益,保护
广大消费者的利益,维护社会正常的经济秩序。
二、商标侵权行为的表现形式
现行的《商标法》和《商标法实施条例》以列举方式,明确规定以下行为属于法律禁止的商
标侵权行为:
(一)未经商标注册人的许可,在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近
似的商标的行为。这种行为是我们行政执法和司法实践中最常见的一种商标侵权行为。它主
要包括四种行为:一是在同一种商品上使用与他人注册商标相同的商标;二是在同一种商品
上使用与他人注册商标相同的商标;三是在类似的商品上使用与他人注册商标相同的商标;
四是在类似商品上使用与他人注册商标相近似的商标。
应当注意的是,这里所讲的“使用”是一个广义上的概念,包括将商标用于商品、商品包装或者
容器以及商品交易文书上,或者将商标用于广告宣传、电子商务、展览以及其他业务活动。
销售发票、合同等商业性文件,是商品交易活动的重要组成部分,在这些商业性文件中使用
商标,应当视为商标的使用。同时,这时的“使用”应当仅仅限于商业性使用,当事人在教育、
科研等公益活动中对商标的使用行为并不包括在内。
(二)销售侵犯注册商标专用权的商品的。
这是《商标法》关于销售行为侵犯他人注册商标专用权的规定。在商标行政执法和司法实践
中,由于故意实施商标侵权假冒行为的企业往往具有较大的隐蔽性,销售商标侵权商品的行
为就成为我们最容易发现,也是最常见的商标侵权行为。由于商标侵权商品要通过销售环节,
才能使侵权人实现非法获利,才能使消费者产生误认和混淆,才能对商标注册人的权益造成
损害,所以查处销售环节的商标侵权商品是制止商标侵权行为的一个重要手段。
(三)伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的。
商标标识是商标的载体,是商标的物质表现形式。有人将制造和销售伪造、擅自制造他人注
册商标标识的行为,比喻为商标侵权和假冒行为的源头。因此,我国《商标法》将此类行为
明确规定为商标侵权行为加以禁止,是从根本上防止商标侵权假冒行为的发生。
应当特别指出的是,我国新修订的《刑法》将伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪
造、擅自制造的注册商标标识的行为确定为可以追究刑事责任的犯罪行为。
(四)未经商标注册人同意,更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的。
这项规定是新增加的规定,学理上称之为“反向假冒”。具体是指在商品销售活动中将他人在商
品上合法帖附的商标消除、变动或者更换,冒充为自己的商品予以展示或者销售的行为。一
般来说,这种做法是居于市场垄断地位的经营者扼杀新生的潜在的竞争对手,使其商标永远
无法与消费者建立联系,无法形成自己独立的销售市场的不正当竞争。在国外,一般用反不
正当竞争法进行调整。由于这种行为是利用商标进行的一种不正当竞争行为,我国则利用《商
标法》对其进行调整。
(五)给他人的注册商标专用权造成其他损害的。
由于我国《商标法》对商标侵权行为采用列举的方法,但在实际生活当中,随着商品经济的
不断发展,不断出现新的商标侵权形式,无法准确加以预测,需要在今后的行政执法和司法
实践中加以补充,所以《商标法》做出这样的规定,属于兜底条款。
《商标法实施条例》第五十条规定,“有下列行为之一的,属于商标法第五十二条第五项所称
的侵犯注册商标专用权的行为:1、在同一种或者类似商品上,将与他人注册商标相同或者近
似的标志作为商品名称或者商品装潢使用,误导公众;2、故意为侵犯他人注册商标专用权行
为提供仓储、运输、邮寄、隐匿等便利条件的”。从表面上看,这一条规定似乎是对《商标法》
第五十二条第五项的解释,但无论从理论上或是实践上,这一打规定都无法穷尽《商标法》
第五十二条第五项所指的行为,不能说除这两种行为以外的其他行为都不构成侵权了。
三、商标侵权案件的认定
商标侵权认定是法律的适用过程,是有权适用法律的机关将法律规定的行为与实际发生的行
为相比照,从而确定是否适用法律禁用性和惩罚条款的过程。认定商标侵权行为,是查处商
标侵权案件的关键环节,所以经过商标法授权查处商标侵权行为的县级以上工商行政管理机
关,都有对商标侵权行为认定的权力。那种认为只有商标管理的最高主管机关---商标局,才
有认定权的认识是错误的。
(一)一般商标侵权行为的认定问题。
这里所说的一般商标侵权行为,是指《商标法》第五十二条和《商标法实施条例》第五十条
中规定的,不属于其他行为或其他领域,与其他权利没有冲突的商标侵权行为。这是我们最
常见的商标侵权行为。
1、相同商标、近似商标、相同商品、类似商品。这四个概念是商标注册与保护过程中经常遇
到的,也是《商标法》和《商标法实施条例》中使用的法律概念。《商标法》和《商标法实施
条例》没有对这些概念做出解释,最高人民法院在《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若
干问题的解释》中,对这些概念的含义做出了明确的确定。
根据该《解释》第九条第一款的规定,“相同商标,是指被控侵权的商标与原告的注册商标相
比较,二者在视觉上基本无差别”。
根据该《解释》第九条第二款的规定,“近似商标,是指被控侵权的商标与原告的注册商标相
比较,其文字、读音、含义或者图形的构图及颜色,或者其各要素组合后的整体结构相似,
或者其立体形状、颜色组合近似,易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原
告注册商标的商品有特定的联系”。
根据该《解释》第十一条的规定,“类似商品,是指在功能、用途、生产部门、销售渠道、消
费对象等方面相同,或者相关公众一般认为其存在特定联系,容易造成混淆的商品。类似服
务,是指在服务的目的、内容、方式、对象等方面相同,或者相关公众一般认为存在特定联
系的,容易造成混淆的服务。商品与服务类似,是指商品和服务之间存在特定联系,容易使
相关公众混淆”。该解释没有对相同商品和相同服务做出解释,但是我们在实际生活中法律适
用中不会发生误解。
2、判定商标相同或近似的方法。最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问
题的解释》,第一次以有法律效力规定的形式,明确了判定商标相同或近似的方法。根据该
《解释》第十条的规定,认定商标相同或近似应当按照的原则,一是以相关公众的一般注意
力为标准;二是既要进行对商标的整体比对,又要进行对商标主要部分的比对,比对应当在
比对对像隔离的状态下分别进行;三是判断商标是否近似,应当考虑请求保护注册商标的显
著性和知名度。
3、正当使用的问题。《商标法实施条例》第四十九条规定,“注册商标中含有本商品的通用名
称、图形、型号、或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特
点,或者含有地名,注册商标专用权人无权禁止他人正当使用”。正如我们知道的,商标专用
权是一种独占性的权利,一旦获得注册就获得了对其他人使用该商标行为的禁止权。同时,
商标法也允许一些表示商品本身固有特性的标志通过使用获得显著性后注册,也允许一些有
其他含义的县级以上行政区划的名称注册。这样,就会带来在同一个标志上,商标专用权与
其他社会公众的合法使用权的冲突。比如,“青岛”商标的注册人排斥本地的其他啤酒生产企业
在啤酒上使用“青岛”字样。在查处商标侵权案件过程中,我们必须在两者之间划定正确的界线,
准确把握正当使用的法律内涵,既不能使注册商标专用权疏于保护,也不能使公众的合法权
益受到侵害。
(1)正当使用的范围
根据《商标法实施条例》的规定,包含以下标志的商标有可能面临被他人“正当使用”的问题:
A、本商品的通用名称、图形和型号;B、直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重
量、数量及其他特别的标志;C、地名。这是由于含有以上标志的商标独创性较差,显著性较
弱,并且有国家法律规定的情形才允许他人正常使用。同样显著性较弱的其他情形的商标,
比如长城“牡丹”,就不存在他人正当使用的问题。特别值得注意的是地名问题。地名包括县级
以上行政区划的名称,也包括县级以下的乡、镇、村落的名称,还包括一些山川、河流、地
貌特征的名称。商标法允许第一类地名在符合一定的条件(具有第二含义)下注册,同时无
条件的允许第二、三类地名注册。但是,这些地名在注册后,无权禁止他人正当使用。
(2)正当使用的方式
《商标法实施条例》没有规定他人正当使用的方式。根据个人的理解,我认为,以这些标志
本身常用的方式去使用,就是合法的正当使用方式。在商品上正常地使用商品名称、图形和
型号;在商品的包装、说明和广告中正常的描述商品的质量、主要原料、功能、用途等特点;
在商品上和广告中合理地使用地名,都应当属于合法的正当的使用。但是,不能将这些标志
用颜色、字体、文字的大小等方式突出出来,不能使之成为商标形式的使用,更不能与商标
注册人的使用方式完全相同,否则就构成了商标侵权行为。
(二)服务商标的侵权认定问题
1、服务商标侵权的认定
服务商标侵权认定的过程中, 应当考虑以下因素:
第一, 服务商标侵权的认定,原则上只有在核定的服务项目上或与该服务相类似的服务上使
用他人已注册的服务商标才构成侵权。如果在服务中所涉及的商品上使用他人服务商标,或
通过带有该服务商标的商品提供服务,消费者可以通过服务商标地域特点(即在特殊的地方
得到特殊的服务)加以辨别,如果没有误认的就不构成侵权。商品商标的侵权一般不考虑误
认的后果,但服务商标侵权认定过程中,是否发生误认是判定是否构成侵权的重要因素。
第二,由于服务必须通过商品来提供,所以商品商标的使用有可能对服务商标构成侵权。比
如,一家美容院用带有另一家美容企业注册商标的美容工具、员工穿着带有该字样的服装,
为客人提供服务,则有可能使用消费者产生误认。从另一个方面讲,服务商标的注册人应当
在其服务涉及的商品上注册,以求得更加全面的保护。
第三,涉及服务商标的商标侵权、假冒行为给商标注册人带来的主要是信誉损失、精神损害,
侵权行为的经营额难以计算。所以,工商行政管理机关在处理此类案件时,应以制止商标侵
权为主,对于有确凿证据的,可以按照法律有关规定进行处罚。
2、服务商标的继续使用权。《商标法实施条例》第五十四条规定,“连续使用到 1993 年 7 月 1
日的服务商标,与他人在相同或类似服务上已注册的服务商标相同或者近似的,可以继续使
用;但是,1993 年 7 月 1 日后中断使用 3 年以上的,不得继续使用。”然而,这种使用也不是
没有限制的。根据国家工商局《关于服务商标继续使用问题的通知》中第三条的规定,服务
商标继续使用时,使用人须遵守下列规定:
(1)不得扩大该服务商标的使用地域;
(2)不得增加该服务商标使用的服务项目;
(3)不得改变该服务商标的图形、文字、色彩、结构、书写方式等内容,但以同他人注册的
服务商标相区别为目的而进行的改变除外;
(4)不得将该服务商标转让或许可他人使用。我们在办理服务商标侵权案件中,应当注意服
务商标继续使用权的问题。
(三)涉及异议、争议商标的商标侵权行为认定问题。在工商行政管理机关查处商标侵权行
为的过程中,经常遇到涉嫌侵权的商标或请求保护其商标专用权的商标处于商标异议或争议
程序中的问题,给行政执法工作带来困难。为了解决这一问题,国家工商行政管理总局在 1996
年制定了《关于商标侵权案件涉及异议、争议等程序问题的处理意见》。
1、被投诉人使用的商标已经向商标局提出注册申请但尚未核准注册(包括处于异议期)的,
工商行政管理机关如认为该商标与投诉人注册商标相近似,构成侵权的,有权立案查处。
对于未注册商标与注册商标的对抗,工商行政管理机关要依职权保护注册商标。未注册商标
提出注册申请的,经审查和异议程序,有可能被驳回,也有可能核准。在前一种情况下,工
商行政管理机关立案查处未注册商标的侵权行为,是完全合法的。在后一种情况下,如果尚
未做出处理决定,则可以撤销案件;如果已做出处理决定并执行,则维持原处理决定,是因
为该商标被核准注册后,对在核准注册前工商行政管理机关做出并已执行处理决定,不具有
追溯力。
2、被投诉人在被查处过程中以注册不当为由向商标评审委员会请求撤销投诉人注册商标的,
工商行政管理机关可以中止处理,但被投诉人应当提供相应的经济担保。一般来讲,中止处
理需要具备四个条件。第一,在被查处过程中提出注册不当请求。如果在查处前提出,工商
行政管理机关对侵权的投诉不予受理;如果在处理后提出,且处理决定已得到执行,则不存
在中止问题。第二,商标评审委员会已受理,并有书面通知。第三,是否中止,由工商行政
管理机关视情况决定。一般来说,如果工商行政管理机关认为撤销的可能性较大的,可以中
止处理;反之,也可以不中止处理。第四,中止处理应当提供相应的经济担保。经济担保的
目的,是为了便利今后对案件的处理和执行。经济担保的方式,主是是金钱,还可以是其他
动产和不动产。如果被投诉人提供了相应的经济担保,被封存的物品应当发还;如果投诉人
提供了相应的经济反担保,可以不发还被封存的物品,并可以不中止处理。
3、投诉人对被投诉人的商标注册提出争议,同时又请求工商行政管理机关查处商标侵权行为
的,工商行政管理机关不予立案。争议是前一个注册商标对后一个注册商标提出的权利之争,
在后一个注册商标被撤销之前,其本身享有商标专用权,理论上不存在侵权前一个注册商标
专用权的问题。只有在后一个注册商标被撤销的情况下,才有可能存在侵犯前一个注册商标
专用权的问题,工商行政管理机关可以立案查处。
(四)定牌加工中侵权的认定问题
1、定牌加工的概念和形式。定牌加工,一般是指生产加工企业接受他人的委托,按照委托方
提出的产品质量和包装要求,生产产品并使用商标的行为。在现代国际贸易中经常出现的 OEM
方式结算的经营方式,其内容主要是指定牌加工,俗称贴牌。OEM 是 ORIGINALEQUIPMENT
MANUFACTURE 的英文字头缩写,意为原厂装配品,主要指制造厂商虽然以自己的商标销售,
但实际却由另一个制造厂商制造的产品。定牌加工的主要形式包括,委托方提供全部的原辅
材料和商标标识的加工方式;委托方提供商标标识和部分原辅材料的加工方式;委托方仅指
定商品所使用的商标,所有商标标识和原辅材料由加工方自己提供的加工方式。
2、定牌加工中商标侵权行为的认定。定牌加工中的侵权行为,主要表现为《商标法》第五十
二条第一项所述的行为,即擅自在相同或类似商品上使用与他人注册商标相同或近似的商标
的行为。其中的“擅自”又有两种情况:一是加工方在定牌加工合同规定的数量、范围之外,自
行生产加工带有注册商标的商品,这是我们常见的侵权情况,大家没有异议;二是委托方在
没有商标专用权的情况下,定牌加工产品,侵犯他人的注册商标专用权的情况。对于第二种
情况中,委托方在其他国家享有合法的商标专用权,但在我国该商标由他人注册,委托方的
定牌加工行为和受委托方的加工行为是否构成侵权,目前存在较大的意见分歧。有一种意见
认为,加工企业是接受国外合法商标注册人的委托加工生产,所有的产品全部交还,不存在
对国内商标注册人利益的损害,因而不构成商标侵权。我认为,商标专用权是一种地域性的
权利,在一个国家注册的商标只能受到其本国法律的保护,到另一个国家就要受到该国法律
的调整,根据我国《商标法》的规定,企业在生产过程中使用商标的行为是一种受商标法律
调整的使用行为,如果侵权应当受到查处;同时,商标侵权行为的构成不以是否给商标注册
人造成损害为前提,即使没有损害也要承担相应的侵权责任。当然,工商行政管理机关在查
处此类的商标侵权行为时,对确实没有给商标专用权人造成损害的,可以考虑从轻处罚。
3、免责条款问题。在定牌加工合同中,我们经常见到双方约定,“如果委托方委托生产的产品
有任何法律问题,由委托方承担全部责任”,也训是所谓的“免责条款”。一些定牌加工企业认
为,通过这样的约定,自己就可以不再承担商标侵权的法律责任。实际情况并不是这样。根
据我国《民法通则》和《合同法》中的规定,民事主体之间违反法律规定的约定无效,合同
中违反法律规定的条款也是无效的,所谓“免责条款”并不能起到免除加工方商标侵权责任的作
用。所以,定牌加工企业在实际经营中,应当在事前认真审查委托方有关知识产权内容的合
法性,避免侵权行为的发生。在实践中,在些定牌加工企业与委托方约定,如果委托生产的
产品发生侵权问题,委托方应当承担因侵权所带来的一切经济损失,将“兔责条款”变为“追偿
条款”--这样的做法是可以的。
国家商标局商标代理人培训班培训讲义之七
商标异议程序讲义
商标局异议裁定一处 郭连连
相关法律法规:《法》第 9—16 条、第 30、33、第 34 条第二至第三款;《条例》第 5 条、
第 22、23 条。
第一节 商标异议制度概述
一、商标异议制度的概念
商标异议制度,是指自然人、法人、或者其他组织在法定期限内对商标注册申请人经商标局
初步审定并刊登公告的商标提出不同意见,请求商标局撤消对该商标的初步审定,由商标局
依法进行裁定的制度。提出异议的人为异议人,商标注册申请人为被异议人,该初步审定的
商标为被异议商标。异议程序是商标注册程序中的重要环节,它使商标注册程序处于公开的
状态,有利于在先权利人(含在先注册商标权利人)和社会公众的监督。
二、商标异议制度设立的目的
(一)保护商标权利人和其他在先权利人的利益
保护注册商标专用权是商标法的立法宗旨,商标局通过实质审查并依据《商标法》第 28 条、
29 条规定,驳回在后的商标注册申请。但在先注册商标和申请在先商标的权利人可能对商标
局的审查结果存在不同意见,认为经商标局初步审定的在后商标侵犯了自己的权利。商标异
议制度的设立为在先商标权利人提出自己的不同意见和保护自己的权利提供了程序保障。商
标法还保护其他在先权利如著作权、名称权、姓名权、肖像权、专利权等,在商标审查过程
中难以判断申请注册的商标是否侵犯他人在先权利。对于此类纠纷,只能通过商标异议程序
加以解决。此外,商标异议制度在保护驰名商标、禁止抢注具有一定影响的商标、禁止代理
人或者代表人恶意注册等方面具有重要的作用。
(二)保护消费者利益
通过对商标注册申请的实质审查,尽量避免使用在相同或者类似商品上的相同或者近似商标
的出现,从而使消费者免于混淆。商标审查虽然也是以普通消费者的注意力为标准,但审查
中的判断只是一种可能性判断,而非事实上的判断。商标局认为不属于类似的商品或者不近
似的商标,在实际经济生活中,消费者可能认为构成类似商品或者近似商标。商标异议制度
的设立就是给予消费者以表达自己主张的机会,从而在一定程度上避免商标局核准注册的商
标在市场上与其他商标相混淆。因此,商标法对商标异议申请人的资格没有做出限制性规定,
即任何人都可以提出异议。
(三)维护社会公共利益和公序良俗
由于商标是使用在商品上的区分商品来源的标志,一经注册和使用必然在社会上产生一定的
影响。为了避免因商标对社会公序良俗、社会公共道德等产生不良影响,《商标法》第 10 条
规定,有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的标志不得作为商标注册使用。但受商
标审查员认知水平、知识结构等因素所限,在审查过程中可能出现有不良影响或者违反禁用
条款的商标被初步审定并公告。商标异议制度为社会公众反对此类商标注册提供了机会,由
商标局做出裁定,撤消对此类商标的初步审定,从而消除不良影响。正是从此种异议上说,
商标异议制度的目的之一在于维护社会公共利益和公序良俗。
(四)有利于社会公众对商标审查工作进行监督
商标注册的审查制度由于受技术条件,审查员的经验、学识、对商标近似认知程度的差异和
其他因素的影响,可能会出现误审、漏审、错审等现象。设立初步审定商标公告制度和商标
异议制度,就是将商标审查的情况向社会公布,使行政权力接受社会监督,有助于提高工作
质量,不断完善商标注册审查工作;通过公告制度和异议制度,商标局可以广泛提取各方面
的意见,及时纠正工作失误或者不当之处,从而提高行政的公信力;异议制度有利于社会公
众对商标注册审查工作进行监督,增加工作的透明度,体现为人民服务,为人民利益从善如
流。
三、商标异议审查和商标注册申请审查的联系与区别
商标异议程序是商标注册审查的有机组成部分,两者的联系主要表现为审查标准的一致性。
商标异议的审查与裁定也是由商标局完成,在一定程度上是商标局的内部监督,这就要求在
商标近似、商品类似等审查标准上应当保持一致。但异议裁定中有关商标是否近似的判断体
现了“个案”原则,两者的区别主要体现在以下几个方面:
(一)审查标准原则上具有一致性,但不完全相同
对于商标注册申请审查中认为两商标未构成近似商标的,在异议程序中,商标局通过听取当
事人的理由后,有可能认为构成近似商标。如果异议审查标准与商标注册申请审查标准完全
相同,就在一定程度上使异议制度失去意义。
(二)注册申请审查属于主动审查,异议审查属于被动审查
商标局对商标注册申请的审查是将一份申请与不特定的多数在先注册或者申请商标进行对比
审查,对该商标是否违反商标法的有关规定进行全面审查,具有较强的主动性,商标注册申
请人不参与实质审查活动。异议审查仅围绕当事人主张的事实和理由进行,不主动地进行全
面审查,因此具有被动性。异议人和被异议人有充分的机会陈述自己的理由、证明自己所主
张的事实和法律依据。
(四)使用法律条款不同
商标注册申请审查所使用的法律条款在商标异议程序中都有适用的余地。如被异议商标缺乏
显著性、违反商标法的禁用条款、被异议商标与异议人(引证)商标构成类似商品上的近似
商标等。对于商标注册申请的审查无法主动审查和适用的法律条款,厉害关系人可以通过异
议程序进行主张,商标局经审理认为异议成立的就可以适用该条款不予被异议商标注册。例
如,保护驰名商标(第 13 条)、禁止代理人或代表人恶意(第 15 条)、保护在先权利和禁止
恶意抢注具有一定影响的商标(第 31 条)等。
第二节 商标异议申请的提出、受理与审理
一、商标异议申请的条件
《商标法》第 30 条规定,“对初步审定的商标,自公告之日起三个月内,任何人均可以提出异
议。公告期满无异议的,予以核准注册,发给商标注册证,并予公告”。《商标法实施条例》
第 22 条第一款规定,“对商标局初步审定予以公告的商标提出异议的,异议人应当向商标局提
交商标异议书一式两份。商标异议书应当写明被异议商标刊登《商标公告》的期号及初步审
定号。商标异议书应当有明确的请求和事实依据,并附送有关证据材料”。由此可见,异议申
请必须符合下列条件:
(一)有明确的被异议商标。这一条件要求在异议申请书中载明被异议商标初步审定号的,
就无从知晓异议人对哪个特定商标提出异议,商标局不予受理。
(二)有具体的异议请求、理由和事实。意义请求包括撤消被异议商标在指定使用的全部或
者部分商品上的初步审定。异议理由和事实通常包括被异议商标违法《商标法》禁用条款、
侵犯驰名商标权益、侵犯在先权利、代理人或者代表人恶意注册、被异议商标含有容易误导
公众的地理标志、被异议商标与异议人商标构成相同类似商品上的近似商标、以不正当手段
抢注他人在先使用并有一定影响的商标,等等。
(三)在异议期内提出。异议期限为自初步审定公告之日起三个月内。例如,某商标初步审
定公告日为 2003 年 1 月 25 日,则异议期的最后一天为同年 4 月 24 日。最后一天为法定节假
日的,异议期顺延至节假日后的第一个工作日。异议申请日以递交日为准。依照《商标法实
施条例》第 10 条的规定,异议人以邮寄方式提交异议申请的,异议申请日以邮戳为准。商标
代理组织通常在一个信封内同时邮寄多份异议申请,但各异议申请日期都必须有相应的信封
及邮戳日加以证明,无法实现在多份异议案卷中都保留有信封。因此,我们提倡一个信封一
份异议申请。
(四)属于商标局受理商标异议的范围。对于应当向商标评审委员会提出的评审申请,商标
局不予受理。
二、商标异议申请书的书式内容及填写要求
(一)商标异议申请书的书式内容:
1、被异议商标、类别、初步审定号、初步审定公告日期和刊登该被异议商标的《商标公告》
期号;2、被异议人名称、地址和邮政编码,如被异议人委托商标代理组织办理被异议商标申
请事宜,还应当载明商标代理组织名称;3、异议人的名称、地址和邮政编码,及其联系人、
电话和传真,如异议人委托商标代理组织办理异议申请事宜,还应当载明商标代理组织名称;
4、异议人签字,异议人如为法人或者其他组织的,应当加盖异议人章戳;异议人如委托商标
代理组织办理异议申请事宜,应加盖该商标代理组织章戳。
(二)商标异议申请书的填写要求
1、商标异议申请书中的内容必须填写准确,尤其是被异议商标的初步审定号、类别和《商标
公告》期号应与《商标公告》中的内容一致,否则容易导致商标异议申请的延误。
2、商标异议申请书须提交原件,如提交复印件,异议人必须重新签字或重新加盖其章戳;如
异议人委托商标代理组织办理异议申请事宜,必须重新加盖该商标代理组织章戳。
3、异议人如果直接向商标局提交商标异议申请书,其必须提供具体、有效的通讯地址,便于
商标局将有关文件、材料及时、准确地送达异议人。
4、异议申请人的签字与章戳须与异议人名称完全相同。
5、异议人递交商标异议申请书的书式最好采用商标局于 2002 年 12 月 1 日起启用的文件格式;
如果异议人采用邮寄方式递交商标异议申请书而无法采用上述文件格式,其申请书中必须包
括被异议商标、类别、初步审定号、初步审定公告日期和刊登该被异议商标的《商标公告》
期号,以及异议人的名称、地址、邮政编码、联系人、电话等内容。
6、一份商标异议申请书只能针对一个经初步审定并公告的商标提出异议。
三、商标异议申请的受理与补正
商标局收到异议申请书,经审查,认为符合异议申请条件的,应当予以受理;认为不符合异
议申请条件的,不予受理。对于符合上述异议申请条件,但在形式要件上有所欠缺的,比照
商标注册申请中的补正程序,由商标局通知异议人在规定期限内补正。可以通过补正程序解
决的问题包括:
(1)异议申请书未附被异议商标公告复印件的;(2)异议人委托代理人代理异议申请缺少
代理委托书或者代理委托书有缺陷的;(3)异议人通过邮寄方式提交异议申请,邮戳不清,
难以确定异议申请日的;(4)异议申请书缺少副本的;(5)异议申请书填写有缺陷的,如
申请人章戳与申请人名称一栏填写内容不一致的。(6)异议当事人应当提供相应的证据证明
其身份真实、合法、有效。如自然人出示居民身份证、户口本、护照等,法人出示营业执照
副本,并提交与原件内容相一致并加盖企业公章的复印件。当事人未能提供有效身份证明的,
可以通知补正。依照《商标法》第 18 条的规定,外国人或者外国企业提出异议或者答辩的,
应当委托国家认可的具有商标代理资格的组织代理。(7)异议规费汇款人名义与异议人名义
不符的。异议人在汇款时必须以异议人名义,不得以异议人法定代表人、负责人或者经办人
名义,汇款人名义与异议人名义不符的,视为没有按时交纳规费。
四、关于异议答辩书的几点要求
1、由于《商标法》实施条例第 22 条第三款赋予异议人三个月补充异议证据材料的时间,因
此,商标局一般在异议期满 3 个月后,向被异议人寄送商标异议副本和答辩通知书。依据〈商
标法实施条例〉第 22 条第三款的规定,被异议人应当自收到商标异议书副本之日起 30 日内
答辩。被异议人不答辩的,不影响商标局的异议裁定。被异议人超过规定期限答辩的,视为
未答辩。
2、被异议人在提交答辩书时应当一并交送商标局发出的〈商标异议答辩通知书〉或者其复印
件,以便计算机二期后的扫描录入。
3、被异议人在提交答辩书时,还应当提交相应的收到答辩通知书的日期,从而证明其在规定
期限内答辩。例如,商标局邮寄异议书及答辩通知书的信封。
4、与异议申请书相同,被异议人在答辩书上需要加盖企业公章。被异议人委托商标代理组织
代理答辩的,有关规定可以参照异议人委托代理组织提出异议办理。
5、答辩书的补正。对于形式要件上有所欠缺的异议答辩书,比照商标注册申请中的补正程序,
由商标局通知异议人在规定期限内补正。可以通过补正程序解决的问题包括:(1)异议答辩
书缺少被异议人签字或者盖章;(2)被异议人委托代理人代理答辩缺少代理委托书或者代理
委托书有缺陷的;(3)被异议人通过邮寄方式提交异议答辩,邮戳不清,难以确定答辩提交
日期的;(4)答辩书有其他缺陷的,如被异议人章戳与初步审定公告上的被异议人(注册申
请人)名称不一致的;被异议人名称变更缺少登记机关证明的。
五、关于异议及答辩证据材料的补充
〈商标法实施条例〉第 22 条对商标异议和答辩证据材料的补充期限做出明确的规定。该条第
三款规定:“当事人需要在提出异议或答辩后补充有关证据材料的,应当在申请书或答辩书中
声明,并自提交申请书或答辩书之日起 3 个月内提交;期满位提交的,视为当事人放弃补充
有关证据材料。”旧商标法及其实施细则没有规定异议和答辩证据材料的补充期限,异议人或
答辩人在提交异议申请书或答辩书后至商标裁定前,可以随时补充证据材料,商标局应当接
受。修改商标法实施细则时,将补充异议或答辩证据材料的期限定为 3 个月,实际上是对异
议程序的完善和异议工作的规范。有利于督促异议当事人及时提交有关证据材料和提高异议
程序的效率。该款规定“期满未提交的,视为当事人放弃补充有关证据材料,实质就是期满未
提证据材料,异议人或答辩人丧失了补充证据材料的权利。“3 个月”是异议当事人收集、整理、
提交证据材料的期限,也是一个合理期限。一般来讲,只要异议人或答辩人积极主动,完全
可以在规定的期限内将证据材料提交给商标局。
在商标异议程序中,当事人名义、地址等影响法律文件送达的事项发生变更的,当事人应当
及时向商标局提交相应的书面说明及证据材料,否则,由此造成不利后果由当事人自己承担。
被异议商标发生转让的,当事人还应当向异议裁定处附送〈转让申请商标申请书〉复印件。
六、异议案件的审理与裁定
由于〈商标法〉实施条例第 22 条第三款赋予被异议人 3 个月补充答辩证据材料的时间,因此,
一般在答辩期满 3 个月后异议案件即可进入实质审查与裁定阶段。异议案件的审理通常是按
照异议收文的先后顺序依次进行。在审理过程中,异议裁定处实行合议制度,由主办审查员
根据合议结论草拟裁定文稿,处长签发后向当事人发出裁定。
第三节 异议程序中的证据
一、证据的种类
异议书中的证据是用于主张的具体材料,对于认定异议理由的真实有效性,以及异议理由的
成立与否,均起着至关重要的决定作用。商标异议案件通常为双方当事人之间的民事权利纠
纷,其证据原则上适用〈民事诉讼法〉有关证据种类的规定,即书证、物证、证人证言、当
事人陈述、视听资料、鉴定结论和勘验笔录。当事人提供证据应当以原件为主。不能提供原
件的,应当提交经公证的复印件,或者提交经商标局核实的复印件,我局可应当事人要求,
在结案后将原件证据退还当事人。
1、有关证据的几点基本要求
为保证案件审理的公平公证性,及时有效地提高办公效率,减少不必要的人力、时间、物品
等的损耗,当事人在提供证据时,应当尽量做到以下几点:
(一)所有证据须按内容顺序装订成册,并在证据前附上证据目录。
(二)证据使用纸张为 A4 复印纸或与该纸型大小相同的纸张。如证据原件尺寸不符,可通过
粘贴或折叠的方法使之达到尺寸要求。
(三)所有证据材料内容必须清晰、明确、完整,避免使用易破纸张。
(四)证据形式以可装订的纸张为宜。
(五)证据材料内容须与前述异议理由或答辩理由一一对应。
(六)以相同理由针对不同商标同时提交的异议或答辩,可仅提供一份证据。但不同商标分
别属于不同的被异议人,则可以提交异议证据正本一份,但必须按照被异议人的数量提交相
应数量的副本。同时,必须说明证据材料同时适用于第 XXXX 号被异议商标的异议或者答辩。
当事人在不同时间以相同证据材料提出异议或者答辩的,仍应重新提交证据材料。
三、关于外文证据的翻译
依据《商标法实施条例》第 8 条的规定,当事人提供的证据材料包括外文书件必须提供中文
翻译件。具体要求如下:
(一)国外商标注册证需翻译国家、类别、商品、注册时间。
(二)与商标有关的协议、信函需全文翻译。
(三)广告宣传材料需翻译与商标相关段落。
(四)发票、收据等需翻译发货人、收货人、商品、日期。
其他异议人认为重要的文字需全文翻译
四、证据的收集与提供
针对不同异议理由的案件,应提供不同的证据材料。具体要求如下:
(一)以相同近似为由提出的异议,需提供与该案相关的己方商标注册证复印件。
(二)以其他在先权利(除商标权)为由提出的异议,需提供该项权利的实际使用情况,包
括使用时间、地点、方式等。
(三)以抢注为由提出的异议,需提供己方商标的实际使用情况,包括最早使用时间(个人
出具的使用时间证明无效),标有该商标的产品覆盖范围或服务区域,该商标知名度的相关证
据,足以证明对方当事人对己方商标明知的证据。
(四)以代理人或者代表人抢注为由提出异议的,需提供证明双方存在代理或者代表关系的
证据。
(五)以在非类似商品上抄袭、复制他人已在我国注册的驰名商标为由提出的异议,需提供
引证商标在我国的注册证复印件,该商标在我国驰名的证据等。
(六)以采取其他不正当手段申请注册商标为由提出的异议,需提供足以证明商标申请人有
不正当企图或已实施了某种不正当手段的依据。
第四节 异议程序中的代理
一、商标异议申请或答辩委托书的填写内容
(一)委托人名称、地址及其联系人、电话、邮政编码,如委托人是外国人或外国企业还应
当载明委托人的国籍。
(二)代理组织名称。
(三)代理内容和权限。
(四)代理委托书的签订时间。
(五)委托人的签字,委托人如为法人或者其他组织的,应当加盖委托人章戳
二、商标异议申请或答辩委托书的填写要求及常见问题
(一)填写代理内容时,即填写委托代理组织代理**商标的**事宜中,**商标指的是该异议
案件中的被异议商标,而非其他商标;另外,代理权限需载明,在商标异议申请中代理权限
为“商标异议申请”,在商标异议答辩中代理权限为“商标异议答辩”。
(二)代理委托书应提交原件,如果提交复印件,委托人则须重新签字或加盖其章戳;如果
只提交了复印件,且委托人未重新签字或盖章戳,则须提供相应的证据,证明该委托书真实、
有效。
(三)代理委托书应有时效性,其签订时间不应早于该异议商标初审公告的日期,也不应晚
于该代理委托书递交至商标局的日期。特殊情况的应加以说明。
(四)异议申请人或异议答辩人作为委托人在委托书上的签字与章戳,须与委托书中委托人
名称完全相同,且必须与其相对应的异议申请书中的异议申请人或异议答辩书中的异议答辩
人名称一致。
(五)除以上注意事项外,其余内容均须填写准确。
三、商标异议程序中变更代理人问题
(一)商标异议程序中,异议人变更商标异议申请代理人的应当符合下列要求:
1、提交新的商标代理委托书,即提交委托变更后的代理人代理商标异议申请事宜的委托书。
2、由委托人签署的解除与原代理人委托关系的声明。
3、原异议申请代理人不再是该异议案件裁定书的主送者,该裁定书将主送给变更后的代理人。
4、变更材料可以作为补充材料提交。
(二)商标异议程序中,被异议人(即商标申请人)变更商标申请代理人的,应当符合下列
要求:
1、按照《商标法实施条例》第 17 条的规定,正式向商标局提出办理变更商标申请代理人的
手续,并向异议裁定处提交相应的说明和变更代理人申请书的复印件。
2、如果被异议人在该异议案中未按规定答辩,则该异议案裁定书将主送给变更后的商标申请
代理人;如果被异议人在该异议案中已按规定答辩,则该异议案裁定书的主送者将视异议答
辩的委托代理情况而定。
(三)商标异议程序中,被异议人变更商标异议答辩代理人的,应当符合下列要求:
1、提交变更商标异议答辩代理人申请书,该申请书须有被异议人签字或盖章,以及变更后的
代理人签字和盖章。
2、提交新的商标代理委托书,即提交委托变更后的代理人代理商标异议答辩事宜的委托书。
3、原异议答辩代理人不再是该异议案件裁定书的主送者,该裁定书将主送给变更后的代理人。
(四) 商标异议程序中,当事人终止其与代理人之间代理关系的,应当及时向商标局提交相
应的材料,以便有关法律文件的送达。
(五)同一商标代理组织在同一异议案件中,不得同时为双方当事人担任代理人。
第五节 商标异议共同申请问题
一、商标异议共同申请的概念和特点
《商标法实施细则》中规定了商标注册共同申请问题,《商标法》及《商标法实施条例》中没
有关于商标异议共同申请的禁止性规定,因此,两个或者两个以上申请人可以共同提出商标
异议申请。
商标异议共同申请是指两个或者两个以上申请人基于相同的事实和理由及异议请求,通过共
同提交一份商标异议申请书的方式来提出的商标异议申请。具有以下几个特点:
(一)商标异议申请人是两个或者两个以上。
共同申请人可以是两个或者两个以上的自然人,也可以是两个或者两个以上的企事业单位。
共同申请也可以由自然人和企事业单位一起提出。
(二)共同申请人有相同的事实和理由及其异议请求。
相同的事实和理由及其异议请求是共同申请的基础。在商标异议共同申请中,各申请人不能
各执一词,各有一个主张。否则,各申请人就应当分别向商标局提出商标异议申请;而不能
提交共同申请。
(三)商标异议共同申请只能有一份《商标异议申请书》及其副本。
商标异议共同申请实际上是一份商标异议申请,商标局将共同申请人视为一个主体。申请人
也不必按照异议申请人数提交《商标异议申请书》份数。
二、商标异议共同申请中各共同申请人的权利义务问题
商标异议共同申请中各共同申请人的权利和义务是平等的。各共同申请人享有的权利有:提
出异议、提供补充材料和证据材料、了解商标局裁定进程等。各共同申请人应当履行的义务
有:按照国家规定交纳商标异议规费、如实向商标局陈述异议事实和理由、保证向商标局提
交的证据材料是真实的、按照商标局要求办理与商标异议有关的事项等。各申请人在享受权
利的同时,必须同时履行应尽的义务。各申请人在行使权利的时候,不得损害其他人合法利
益。在共同申请人中,如果有个别人不履行义务,其他共同申请人可以制止其行为。
在商标异议共同申请中,如果某申请人的行为有可能损害其他申请人的利益时,应当与其他
申请人进行协商,并履行必要的程序。具体有以下几点:
(一)应当指定一名共同申请代表人
参照《商标法实施条例》第十六条规定,共同申请人在填写商标异议共同申请书时,应当在
共同申请人中指定一名申请人作为共同申请人的代表人。如果共同申请人在提交共同申请时
没有指定代表人,商标局将把共同申请书上排列顺序第一位的申请人指定为代表人。代表人
是代表共同申请人行使权利、履行义务的。共同申请人向商标局提交有关商标异议申请材料
时,应当通过代表人进行。商标局就有关商标异议事项,一般通知代表人,并由代表人转告
其他共同申请人。在商标异议裁定过程中,共同申请人可以变换代表人。变换代表人后,新
的代表人应当将新代表人的名字、地址及其它联系方式及时通知商标局。
(二)共同申请人中有人要求变更异议书中事项或者撤回商标异议申请时,应当与其他共同
申请人进行协商,取得共同申请人一致同意,应当与其他共同申请人进行协商,取得共同申
请人一致同意,形成并向商标局提交书面意见。各申请人在不损害其他异议申请人利益的前
提下可以自由退出异议申请。
(三)共同申请人中某申请人补充证据材料是否需要征得其他共同申请人同意的问题补充证
据材料是个共同申请的权利,共同申请人中有人补充证据材料是维护各共同申请人利益的行
为,初通过代表人提交外,无需征得各共同申请人同意,但事后需将补充材料情况向各申请
人说明。
(四)共同申请人对异议裁定结果不服的,可以依据《商标法》和《商标评审规则》的规定
向商标评审委员会申请异议复审。
第六节 法律适用
《商标法》针对异议程序主要规定了程序性条款,并未直接规定商标异议裁定的实体条款。
由于异议裁定是对被异议商标的可注册性进行审查,异议裁定工作基本是援用《商标法》关
于商标可注册性方面的条款。申请注册的商标是否应被核准注册的情形由《商标法》加以明
确规定,具体条款为该法第九、十、十一、十二、十三、十五、十六、二十八、二十九、三
十一条。充分而正确地了解这些法律规定,有利于当事人在商标异议程序中更好地行使权利,
也有利于地方工商局更好地指导企业维护自己的权利。以下结合这些条款就商标异议所涉及
的主要实体问题进行说明。
一、被异议商标违反《商标法》禁用条款
《商标法》第九、十、十一、十二条等条中规定了不能作为商标注册的标志,一般可称为禁
用条款。
(一)《商标法》第 9 条第一款
该款规定“申请注册的商标,应当具有显著特征,便于识别,并不得与他人在先取得的合法权
利相冲突;第二,申请注册的商标不得与他人在先取得的合法权利相冲突。
商标的显著性,又称商标的区别性或识别性,即能够起到区别作用的特性。关于显著性的规
定在第十一条加以具体化(当然第十一条并未涵盖缺乏显著性的所有情形)。他人在先取得的
合法权利可分为两种类型,其一是在先的商标权,包括在先注册商标和在先申请的商标,由
第二十八、二十九加以具体化;其二是排除在先商标以外的其他在先权利,一般而言应包括
姓名权、肖像权、著作权、外观设计专利权、厂商字号权、原产地名称权、域名等民事权利,
与第 31 条对应。
(二)《商标法》第十条
该条是关于普遍适用的禁止使用为商标的标志的规定,又称为绝对禁止条款。由于是禁止使
用为商标,当然更不能作为商标获准注册。
(三)《商标法》第十一条
该条是关于不得作为商标注册的标记的规定。符合该条规定情形的标志不能获得注册,但可
以在商品包装上使用,因此该条又称为相对禁止条款。第十一条规定的情形属于缺乏显著性,
而不能作为商标注册的标志,与第九条关于显著性的规定相呼应。
(四)《商标法》第十二条
该条是对三维标志可注册性的限制条件,在内涵上与第十一条相同。
二、代理人或代表人恶意注册
《商标法》第十五条是关于禁止代理人或者代表人恶意注册商标的规定。代理人和代表人应
做广义理解,即不仅包括商标代理人和商标代表人,还包括民法上代理人和代表人。
异议人依据该条提出异议的,应当就以下方面的问题举证:
1、异议人就被异议商标享有权利;
2、被异议人为异议人的代理人或代表人;
3、被异议人与异议人是就办理被异议商标的申请注册或者其他商标事宜存在代理或代表关系。
三、商标含有容易误导公众的地理标志
《商标法》第十六条是关于地理标志的规定。地理标志是指标示某商品来源于某地区,该商
品的特定质量、信誉、或者其他特征,主要由该地区的自然因素或者人文因素所决定的标志。
这里所称的地理标志不等于普通地理名称,也不等于行政区划名称,而是一种特殊的地理名
称。他使用在特定商品上具有标明商品来源的作用,而该特定商品的一些特征由该地区的自
然因素或人文因素所决定。因此,地理标志是与特定的商品相联系,尤其与决定该商品的某
种特征的自然因素或人文因素密不可分。从构成要素上看,地理标志可以是国家名称及不会
引起误导、误认的地理名称、行政区划名称。
并非所有含有地理标志的商标都不能获准注册,只有当该商标所标示的商品并非来源于该地
理标志所标示的地区,从而会误导公众的,才不予注册并禁止使用。因此,依据该条规定提
出异议的,应当就下列事实承担举证责任:
1、被异议商标中含有符合地理标志定义的内容。
2、被异议商标所标示的商品并非来源于该地理标志所标示的地区——一般只需证明被异议人
并非该地区的生产经营者。
3、证明被异议商标的使用会误导公众。
四、商标相同近似与商品相同类似问题
在商标异议程序中,被异议商标已经由商标局初步审定公告,这表明商标局在对申请注册商
标进行实质审查时认为该商标没有违反第二十八、二十九条针对初步审定的商标提出异议的
情况,其原因在于:首先,商标相同近似的判断属于主观性较强的工作,所谓仁者见仁、智
者见智,对商标局初步审定的商标存在不同看法是比较正常的;其次,商标局审查工作所借
助的技术手段本身不够尽善尽美。审查工作主要依赖于商标审查与管理自动化系统,该系统
虽然尽可能地囊括了商标或近似的情形,但显然无法穷尽。例如,对于字形近似的文字商标
很难通过检索发现(“文白”与“立白”商标)。最后,商品的相同与类似也常常成为争议的焦点。
我国自加入国际商品分类尼斯协定后,一直采用商标注册用商品及服务国际分类表作为判断
商品/服务是否相同类似的参考,商标审查与管理自动化系统也基本是按照上述分类表记录商
标档案信息。而实际上商品/服务相同或类似的情况非常复杂,对分类表所作区分存疑可以理
解。
以被异议商标与在先注册/初步审定/在先申请的商标(下称引证商标)构成相同或类似商品上
的相同或近似商标为由提出异议的,应当分别就商标的相同或近似与商品的相同或类似发表
自己的观点。商标局在异议裁定时,认为被异议商标与引证商标构成了相同或近似商标,且
两商标的使用商品也属于相同或类似商品,就可以裁定异议理由成立,被异议商标不予注册。
五、损害他人现有的在先权利
《商标法》第三十一条规定:“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利,也不得以不正当
手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。”该条规定是对两类情形加以规范:其一是
申请商标注册损害他人现有的在先权利的行为;其二是以不正当手段抢先申请注册他人已经
使用并有一定影响的商标。现就第一种行为分析如下:
(一)何为在先权利?
申请商标注册可能损害的在先权利主要是人身权和知识产权。具体而言,包括姓名权、肖像
权、商号权、专利权、著作权等。但是,由于《商标法》第二十八、二十九条就与在先注册
及申请的商标相冲突的申请注册专门进行了规定,故三十一条之在先权利应不包括在先的商
标权。
同时,这里所谓的“在先权利”有几个限定条件:第一,该权利应当在商标注册申请人申请商标
注册之前既已取得;第二,该权利必须是合法的权利,不能是非法或者非经合法程序取得的
权利;第三,该权利确实存在并有效。
(二)异议人的举证内容
1、异议人应当证明在先权利的存在。相关证据包括:证明著作权存在的著作权登记证书、作
品的发表证明等;证明外观设计专利存在的外观设计专利权证书;证明商号权的营业执照等。
2、证明被异议人申请注册被异议商标的行为损害了该在先权利。不同类型的在先权利,受到
损害的情况是不一样的,因此,在举证时也应有不同的侧重点。
3、异议人主张被异议商标侵犯其在先企业名称权的,异议人还应该证明该商标的使用可能引
起消费者的混淆。
4、被异议人申请注册被异议商标属于不正当注册的其他理由。
六:恶意抢注行为
2001 年修订的《商标法》第 31 条后段明确禁止以不正当手段抢先注册他人使用在先并有一定
影响的商标。此规定的出发点是维护诚信实用原则,反对不正当竞争行为。
(一)何为不正当手段
所谓不正当手段,主要指使用了违反诚实信用原则的方式申请注册商标,也即申请人具有企
图窃取他们商标的主观恶意。只要商标申请人主观上存在这种恶意,其申请注册商标的行为
就可以认定为不正当。如果行为人申请注册商标不具有主观恶意,而是将自创的商标通过申
请注册来得到法律保护,即使该商标与他人使用在先并具有一定影响的商标相同,也不能认
定其采用了不正当手段。
(二)异议人的举证内容
异议人如依据本条款提出异议,首先就必须证明被异议人具有主观恶意。而主观恶意较难由
直接证据予以证明,通常需要异议人举出相关的客观证据进行推理。一般而言,举证重点为:
1:被异议人知晓或者理应知晓异议人在先使用的商标。例如,异议双方曾经就标注异议人使
用在先商标的产品存在经销关系或者其他经济关系;异议双方为同一地区的同行业企业,且
异议人使用系争商标已在当地具有影响,等等。
2:被异议商标是对异议人使用在先商标的抄袭、模仿。首先,异议人应说明已方商标的独特
创意,独创性越强的商标获得保护的可能性越大;其次,比较双方商标,指出二者的相同、
近似之处;最后,通过推理排除上述相同、近似之处是出于偶然巧合的可能性。
3:被异议商标如予以注册,将造成异议人商业上的损失,并使被异议人通过“搭便车”获取不
法利益。
4:被异议商标使用在与异议人商标使用商品相同或近似的商品上。
我国《商标法》是以注册原则和申请在先原则为基本的确权原则,按照上述原则,注册商标
才享有商标专用权,且该专用权以核准注册的商标和核定使用的商品为限。第三十一条虽然
禁止恶意抢注行为,但该条规定是出于对违反诚实信用原则的行为的否定,并非赋予未注册
商标在法律上的实体权利。因此,第三十一条的适用也必须考虑商标的使用商品问题。
一般而言,如被异议商标的使用商品与异议人在先使用商标的使用商品不相同且不类似,则
被异议商标的注册与使用不会对异议人商标的使用造成妨害,也不会阻碍异议人就其商标提
出申请注册。从而,异议人应当重点分析双方商标使用商品的关系。
5:异议人商标使用在先并具有一定的影响。
首先,异议人应当提供真实有效的使用证据,以证明异议人使用该商标的时间早于被异议商
标的申请注册时间。
其次,一个需要讨论的问题是异议人商标是否必须在我国在先使用。《商标法》对此无明确规
定。考虑到商标保护的地域性,以及我国《商标法》的基本原则,应当将在先使用的范围限
定于我国。明确此点,对于处理国外当事人依据其在境外的在先使用而要求保护的案件具有
重要意义。如其不能提供在我国的在先使用证据,则很难通过第三十一条获得保护。至于其
在先使用商标已具有驰名商标地位的,可以通过驰名商标保护制度请求获得救济。
再次,异议人商标必须是已具有一定的影响。异议人商标如仅仅是使用在先,而不具有一定
的影响,则难以支持其异议请求。证明异议人商标具有一定的影响,可以比照《商标法》第 14
条关于驰名商标的规定提供证据材料。
第七节 商标异议程序中驰名商标保护问题
一:异议程序中保护驰名商标的法律依据
《商标法实施条例》第 5 条规定,在商标注册过程中产生争议时,有关当事人认为其商标构
成驰名商标的,可以向商标局请求认定驰名商标,驳回违反商标法第十三条的商标注册申请。
《驰名商标认定和保护规定》第 4 条第一款规定,当事人认为他人经初步审定并公告的商标
违反商标法第十三条规定的,可以依据商标未能及其实施条例的规定向商标局提出异议。据
此,在商标异议程序中,异议人认为其商标构成驰名商标的,可以向商标局请求认定驰名商
标,驳回被异议商标的注册申请。
二:关于驰名商标认定的目的
认定驰名商标的目的在于保护,无保护之必要就无认定之需要,认定是为扩大保护提供正当
理由。就商标异议案件的审理而言,所应当遵循的思路是首先综合考虑异议人商标的知名程
序、商标的独创性、被异议商标使用商品与异议商标使用商品的关联性等因素,判断被异议
商标是否构成对异议人商标的复制、摹仿或者翻译,被异议商标的使用是否容易导致混淆或
者误导公众或者致使异议人的利益可能受到损害,从而决定是否给予异议人商标以扩大保护。
如果需要扩大保护,则认定异议人商标为驰名商标,如果不给予扩大保护,则无需认定。换
言之,驰名商标的认定是为将驰名商标的保护扩大到非类似商品或者服务上寻找一个正当理
由。
认定驰名商标不是异议案件的最终目的,而是裁定异议成立的一个手段,商标局只向当事人
送达《商标异议裁定书》,并在裁定中体现对驰名商标的认定,不再另行颁发“中国驰名商标证
书”或者“中国驰名商标认定通知”
三:关于认定驰名商标请求与异议请求的关系
异议人的认定驰名商标请求是异议理由之一,不构成单独的异议请求。在商标异议案件中,
异议人的异议请求具有单一性或称为唯一性,即驳回被异议商标在其指定的全部或者部分商
品或者服务上注册。支持其异议请求的异议理由包括被异议商标违反禁用条款;被异议商标
与异议人商标构成使用在类似商品上的近似商标;被异议商标是被异议人对异议人商标的抢
注;被异议人侵犯他人合法在先权利,等等,当然也包括异议人商标构成驰名商标,被异议
商标违反《商标法》第十三条的规定。因此,异议人请求认定驰名商标仅仅是其主张的异议
理由之一,不应将其独立于异议请求。
四:关于个案认定、个案有效原则
所谓个案认定,是指在具体的异议案件中认定和保护驰名商标,认定是处理个案的需要,不
能脱离案件搞认定。所谓个案有效,是指驰名商标认定只在该异议案件中有效,不能一劳永
逸。确立上述原则的理由在于:其一,驰名商标认定的目的在于保护,而保护不可能脱离个
案,脱离案件搞认定无异于“中国名牌”评比。其二,商标的知名度是动态的,商标驰名也是动
态的,具有时间性。市场规律决定了一个商标不可能”一旦驰名、终身驰名”。其三,保护被异
议人答谢权利的需要。被异议人行使答辩权利的重要前提之一是其知晓异议人理由、主张的
事实有为证据,仅凭认定驰名商标的先例裁定书当然认定异议人商标驰名,对于被异议人而
言,商标局“说它驰名就驰名”,显然在一定程序上剥夺了被异议人的答辩权利。因此,应当确
保被异议人知晓商标局何以将异议人商标认定为驰名商标。
坚持个案认定,个案有效就是要废除过去的有效期制度,因为一旦确立有效期制度,则在有
效期内,异议人商标构成驰名商标就具有不可争辩性,就可能形成异议人商标“不再驰名也驰
名”的局面。
五:给予驰名商标保护的法律适用
(一)《商标法》第 13 条第一款的适用
该款规定:“就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的
驰名商标,容易导致混淆的,不予注册并禁止使用。”就异议案件而言,适用该款的条件为:
(1)被异议商标指定使用商品与异议人商标实际使用商品相同或者类似;(2)被异议商标
是对异议人商标复制、摹仿或者翻译;(3)异议人商标未在我国注册;(4)异议人商标驰
名;(5)被异议商标的注册和使用容易导致混淆。
(二)《商标法》第 13 条第二款的适用
该款规定:“就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中
国注册的驰名商标,误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的,不予注册并
禁止使用。”就异议案件而言,适用该款的条件为:(1)被异议商标指定使用商品与异议人商
标实际使用商品不相同也不相类似;(2)被异议商标是对异议人商标的复制、摹仿或者翻译;
(3)异议人商标已经在我国注册;(4)异议人商标驰名;(5)被异议商标的注册和使用会
误导公众或者致使商标权人的利益可能受到其他损害。
六:给予驰名商标保护需要考虑的因素
《规定》第 11 条的规定,“商标局、商标评审委员会以及地方工商行政管理部门在保护驰名商
标时,应当考虑该商标的显著性和驰名程度”。商品的关联性也是判断是否构成混淆性使用的
重要因素之一,商标主管机关在保护驰名商标时也予以考虑。
(一)商标的知名度
法律上的驰名商标是以商标驰名为前提,给予某商标以驰名商标保护,要求该商标必须具有
一定知名度。商标局在商标异议案件中对某商标是否驰名应当依照《商标法》第 14 条的规定
进行审查,即相关公众对该商标的知晓程度;该商标使用的持续时间;该商标的任何宣传工
作的持续时间、程度和地理范围;该商标作为驰名商标受保护的记录;该商标驰名的其他因
素。对于当事人而言,凡其认为可以证明其商标驰名的证据材料(包括但不限于《规定》第 3
条列举的材料),都可以作为证据材料向有关主管机关提交。
(二)商标的显著性
商标的显著性可以进一步分为两个层次:一是商标标记本身固有的显著性,即商标文字、图
形或者图文组合或者表现形式以及立体商标构造的显著性。原《驰名商标认定和管理暂行规
定》所用的“商标的独创性”是指第一层含义上的商标显著性,有显著性的商标不一定具有独创
性。如使用在“葡萄酒”上的“长城”商标具有显著性,但不具有独创性,而使用在“冰箱”上的“海
尔”商标既具有显著性,也具有独创性。二是通过使用取得显著性,即因商标知名度的提高使
商标显著性获得提升。此种意义上的显著性与知名度都因使用行为产生,而且知名度越高的
商标,其显著性越强。在决定是否将某商标作为驰名商标加以保护时,既要考虑该商标固有
的显著性,也要考虑该商标通过使用取得显著性。
根据商标固有显著性的不同,可以将商标分为强商标和弱商标。如果商标同普通有含义的单
词组、或者由某类商品上常见图形、或由自然界动物的常见形态构成,则属于弱商标,例如“长
城”、“熊猫”。反之,如果商标由自创无含义的单词或词组、或由动物卡通过造型或通过特殊
手法表现出的形态构成,则属于强商标。例如“海尔”、“柯达 KODAK”。需要注意的是,就文
字商标而言,其固有显著性不仅体现在字体或者组合形式,如特殊字体、手写体(含签名)
等。一般而言,商标固有显著性越强,获得特殊保护的可能性越大。
商标的固有的显著性是判断被异议商标是否构成对异议人商标复制、摹仿和翻译的重要因素
之一。如果某商标固有显著性较弱应当考虑商标显著性的理由之一。如果某商标固有显著性
较弱(如普通有含义词),由他人无需复制、摹仿或者翻译就可以选择该词作为商标。换言之,
即使双方商标完全相同,也不能都认定构成复制。
(三)商品的关联性
商标的关联性,即当事人双方商标使用商品或服务在功能、用途、销售渠道和消费群体等方
面的相关性。如服装与服装加工、首饰与首饰加工、香油与油料加工、车辆与车辆修理等可
以视为具有关联性。对于知名度和显著性有所不足而难以在全类商品和服务上获得特殊保护
的注册商标,其扩大保护应当限于他人商标的注册和使用会误导公众。在商标异议案件中,
对于具有一定知名度,但固有显著性较弱的异议人(注册)商标,对其扩大保护的范围一般
从严掌握,即对于被异议商标的使用是否构成混淆使用的判断应当采用较高的标准。如果被
异议商标的使用不会误导公众,则对异议人商标不予扩大保护,也无需认定其商标为驰名商
标。
第八节 异议案件的结案与相关公告
一:异议案件的结案
除异议裁定生效结案外,在异议程序中,被异议人撤回商标注册申请和异议人撤回商标异议
申请的,也以结案的方式处理。当事人应当向商标局提交正式的《撤回商标注册申请申请书》
或者《撤回商标异议申请书》。商标局在收到当事人申请后,办理结案。结案通知一经发出,
即具有法律效力,不存在当事人不服申请复审问题。
二:与异议程序有关的公告
(一)异议公告。商标局定期在《商标公告》上刊登商标异议公告,告知社会公众某商标属
于被异议商标。依照《商标法》第 23 条第二款的规定,被异议商标在异议裁定生效前已经刊
发注册公告的,撤销原注册公告。因此,社会公众通过异议公告可以知晓被异议商标并未获
得注册,不享有注册商标专用权。
(二)送达公告。商标局在发送有关通知后,因当事人地址变更等原因被退回的,商标局将
在《商标公告》上刊发相应的送达公告。如答辩通知送达公告、异议裁定书送达公告等。
(三) 异议裁定公告。《商标法》第 34 条第二款规定,“经裁定异议不能成立的,予以核准注
册,发给商标注册证,并予公告;经裁定异议成立的,不予核准注册“。因此,异议裁定生效
后,商标局在《商标公告》上刊登异议裁定公告,也便于社会公众也可以了解裁定结果,进
而知晓被异议商标的注册情况。
国家商标局商标代理人培训班培训讲义之八
商标规费缴纳及相关财务规定
主讲人:商标局综合处 赵洪志
商标规费缴纳及相关财务规定
一、商标规费的性质及其在整个商标局业务流程中的位置
商标规费是商标业务申请人或者其代理机构在申办各类商标业务,根据国家法律、法规和规
章,向商标局缴纳的费用;它属于国家财政收入,必须及时足额上缴国库;任何个人、机构
在办理商标业务时必须贪污正确的履行此项缴费义务,采取欺诈手段拖延或不履行该义务将
受到法律制裁。商标规费缴纳属于商标形式审查中的一个必备要件,缺少它有关业务将不被
接受或者不予受理,从而不可能进入到实质审查阶段。
二、商标规费缴纳方式
1、申请人直接办理的缴纳方式
(1)申请人直接到注册大厅办理商标事项,需要当时在收费窗口缴纳规费,具体形式有三种,
现金、支票、和银行汇票,其中支票一般仅限于北京地区的企业且不可以借用他人支票,采
用银行汇票缴付的异地企业一般需等三天时间才可办理相应手续,以便银行进行解汇。
(2)申请人办理异议、评审、国际注册等项业务,凡通过邮寄方式递交有关的申请资料的,
须通过银行汇兑(信汇和电汇)的方式缴付规费。
2、商标代理机构的缴纳方式
(1)代理机构在办理有关商标业务之前,须通过其自己的开户银行,向商标局开立的银行账
户汇划与其预计一定时期(按月计)业务量(包括各类商标申请业务和商标查询业务)相当
的预付款,并根据资金使用情况及时补充,以免因余额不足被退文。
(2)预付款不能采用现金、支票、汇票及邮局汇款方式支付。
(3)预付款的单位名称必须与在商标局登记备案的名称相一致
(4)银行汇款凭证上的用途应为商标规费。
三、商标局财务付款系统的运行方式
1、直接受理方式:申请在通过受理窗口进行的相关形式审查后,贴码缴费、开具收据及时结
算,从而完成形式审查。
2、机构代理的方式:电子财务对款系统通过财务对款模块,对商标代理机构报送的,已通过
前期形式审查的各类商标业务申请件,进行对款操作;计算机系统先自动比较商标代理机构
的预付款余额和对款业务的余额,当预付款余额大于待对款业务的金额,系统将自动从商标
代理机构的预付款余额中扣除相应款项,有关业务申请自动进入实质审查阶段。
系统会自动拣选出预付款余额小于对款业务金额的商标代理机构,待全部的代理机构的自动
对款进行完成后,再由工作人员进行手工对款,直到预付款余额不足以缴付相应代理机构的
单件任意种类业务的费用。其余尚未对款的业务申请系统将不予受理,给代理机构发送《不
予以受理通知书》。
四、商标规费结算
1、每月底商标局进行规费结算,凡当月通过对款程序的申请件都自动进入结算程序;工作人
员依据汇总的结转凭证和相应的规费清单开具收据,其对象为代理机构而不是申请人。
2、规费收据开完后,工作人员将会把规费收据和相应的清单交付给各代理机构;北京地区的
代理机构直接到商标局领取,外埠机构则通过挂号信方式邮寄。
五、相关商标业务通知发文处理
1、《商标申请驳回通知》是商标已经经过全部形式审查和实质审查程序后发出的通知文书,
因商标局已经履行了全部职责,故该商标规费不与退回。
2、《不予受理通知》:多种商标业务均可发出此通知,其中商标新申请业务、转让、变更、
续展业务是在财务对款前发此通知,还没有扣除规费,因此不存在退费问题;其他业务,商
标局财务部门将提请有关部门的领导给出意见确认后,作个案处理。
3、《不予核准通知书》,转让、变更、续展业务的此通知书,代理机构可以申请退费。
4、其他类别通知书,财务部门将请有关部门领导依法确认决定,作个案处理。
5、如商标局根据情况对以上通知的实质内容做出变更,应以当时规定为准。
六、退费后续的办理
1、代理机构必须提供相关通知书原件;
2、代理机构同时提供与该通知书申请号一致的商标规费清单复印件;
3、商标规清单中负数金额为当月该代理机构的退款,款项退回代理机构的预付款余额。
4、代理机构在要求退费前,请联系商标局,财务部门以确认退费的可能性,得到肯定答复后,
再报送相关材料。
七、其他问题
1、代理机构在和商标局财务部门进行规费结算时,发现问题或有疑问请及时和商标局财务部
门联系,如确因系统稳定性或人为失误造成错误,一经核实,财务部门将尽快予以更正。代
理机构应当及时核对结算收据和清单,以便及时发现问题。
2、代理机构变更地址和联系方式应当及时通知商标局财务部门,以便及时发送票据、沟通情
况。
3、关于预付余额,余额不足一件业务的,将作不予受理处理,发出《不予受理通知书》,且
申请书件作为档案保存,不予退回。
余额不足一批业务,但能支付其中部分业务款项的,人工对款扣除足额部分,余下业务将作
不予受理处理。
规费:
代理机构代收规费不用纳税。规费一律以人民币结算。
4、综合答疑问题及其他知识点
身份证复印件不清楚的,可手工描清并加盖代理机构的公章确认。
提交文件需附清单。清单与实际提交文件不符者,以实际提交为准。
企业注销期间内,可由清算小组代为办理相关商标业务。
若代理机构地址错误或更改的,应联系商标局兼管处,并提交相关证明,如营业执照副本、
工商行政部门证明等。
在申请中的商标可办理变更、转让、更正。
商品具有两种功能特点,一个为主时,应以主要功能填写商品/服务项目。如大巴车上的饮水
机应作为饮水机而非汽车零件。
商品具有两种功能特点,且两者基本相当时,最好同时在两个类别申请。
5、趋势问题
新《商标审查准则》正在制订中,预计年底或明年出台,并向代理机构公开。
网上查询预计今年可以实现。
将来可以实现网上递交申请。
商标局以后将建立信用机制,对代理机构申请件的成功率和代理人的代理水平对外公布。
人为干预及错误减少,实行全面计算机化作业。