中国视野ICHINA VISION 聚焦中国企业海外并购之知识产权尽职调查l文/曾云在企业并购过程中，涉及知识产权交易时，尽职调查是必不可少的一环O那么，在知识产权尽职调查中，应该重点关注哪些问题呢?在全球金融危机背景下J些国外企业陷入资金困收购方要全面的了解目标公司的业务及其承担的相关法境，导致经营困难、资产价格大幅1'lE.失1这给中国产业律义务1更深人的分析已有或潜在的问题，以便作出判的发展和升级带来了绝好酌机会f不少申国企业对境外断决策是放弃并购『还是讨价还价以低价成交。企业战略投资、收购境外资产跃跃欲试。而个成功的知识产权尽职调查涉及的问题很多，现就实际工作海外并购需要考虑交易架构、收购涉及的控股结构、税申应当注意的几个重点问题做些介绍。务架构、收购融资、法律尽职调查、监管审查、工会劳工问题、环境问题、知识产权问题以及不良资产问题。研究并购领域其中，知识产权的尽职调查对于并购技术类和品牌类企详细研究并购领域技术发展状况及竞争者知识产权业来说，是至关重要的一环，稍有不慎1就会竹篮打水状况是尽职调查中的基本内窑之。不仅如此，还要评一场空，更有甚者贝IJ会主合并购方带来无休止、代价高昂估并购后新产品在目标市场上销售的法律风险。这需要的法律诉讼纠纷。调雪竞争者现在在做什么1包括竞争对手用被授权的专以华立并购飞利浦为例，2001年总资产不足30个利或者申请中的专利保护哪些技术领域，并且要分析预亿的华主集团，表面上收购飞利浦公司COMA移动通信测竞争对手今后可能的技术发展方向。如果经过分析发芯片业务的研发部门获得成功1但遗憾的是华立的并购现1竞争对手已申请或正要申请专利，而且这些专利也尽职调查存在着重大失误。华主没有调查清楚的是1飞不可能被无效掉，那么这样的并购价值意义就不大。如利浦与美国高通之间关于COMA芯片虽然有交叉许可协果分析发现1竞争对手的专利有效性值得异议或者其专议，但双方承诺不对第三方公开!这种承诺不会随着飞利覆盖范围有局限，那么这样的并购可继续，而这也正利浦CDMA研发部门转让而改变1只要华立开发和销售是交易双方讨价还价的空间所在。COMA芯片和终端设备!仍需要向高通公司缴纳技术许可费1并购只能获得飞利浦COMA2G的技术，而3G国际明确尽职调查重点标准之一的CDMA2000核心专利仍都控制在美国高通公并购方的目标并购方高层需要对并购目标及其行司手中，而华主也没有及时推出适合市场需求的25和业有充分的了解，知识产权尽职调查人员最好先与并购方3G产品，进而使得通过并购以获取关键技术的目标基高层沟通以便了解决策者的期望及目标。争取高层对调查本落空。由此看出，知识产权尽职调查工作马虎不得，工作的理解支持很重要，这使得调查人员可以抓住重点，50 I资本市场ICAPIT AL MARKETS I
CHINA VISION I中国视野抓大放小提高调查过程的效率1尽量减少潜在的阻力。调查知识产权资产状况如果并购方的首要目标是获得被收购方的骨干员工并购方调查知识产权资产，要围绕知识产权的几大和技术秘密t那么知识产权尽职调查人员需要对被收购权利类型展开。需要重点调查目标公司是否拥有所有的方的员工情况进行重点调查，比如员工是否都签署保密知识产权，该知识产权是否是与第三方共有，是否已质协议，是否约定了发明创造成果所有权的归属l哪些是押，是否要向第三方缴纳知识产权许可费等重要问题。骨干员工，已使用哪些激励方法来激励骨干员工，骨干以专利为例1需要分类统计调查分析专利号、保护员工是否愿意留下来继续为并购方工作，如果不愿意，士也域、发明人及其雇主、权利人以及其变更情况、申请那是否有竞业限制条款以防止这些员工离职后使用保密日期、授权曰期、专利法律状态、关键日期(比如优先信息从而损害曰标公司利益。权日期)、专利缴费情况专利实施/许可情况、专利如果并购方的首要目标是获得关键技术，那么调查挖掘流程竞争对手相关专利的分析情况、专利技术是重点将集中在与技术相关的方面，比如目标公司采用哪否关系到目标公司当地国家安全利益等信息。些措施来保护关键技术j是否开展了适当步骤来保护知以商标为例，需要分类统计调查商标号商标申识产权，关键技术的实施及其产品是否侵犯第二方知识请图案和授权图案、保护士也域、注册类别、权利人及其产权，并购方是否可以先获得技术许可，即使并购仍在变更情况、申请日期、授权曰期、法律状态、关键曰期谈判中。(比如优先权日期)、缴费情况、实施/许可情况、商如果并购方的首要目标是增加每股收益，那么知识标是否注册域名等信息。产权调查的重要性就不及调查目标公司的财务和产品市以版权为例，由于版权的特点1统计调查的重点在场状况那么重要了。目标公司已登记的版权，包括调查登记号、首次公开日如果并购方的首要目标是通过并购获得驰名或新期、版权声明、版权人及其变更情况等信息。兴的商标品牌J从而进入个新的市场或者扩大市场份以商业秘密为例，需要调查目标公司内部的信息安全额，那么调查的重点则在于目标公司的品牌是否获得7管控流程、商业秘密等级标识、是否有许可记录等信息。全面的权利保护。审查知识产权相关协议目标公司的业务模式目标公司的业务模式也影响尽职调查的重点。如果目标公司是一家高科技公司!尽职调查中必织审核目标公司签署的与知识产权相尽职调查的重点在其专利的调查f包括现有专利的优关的合同协议，包括许可协议销售合同、供货订单、势1专利申请授权的可能性，及目标公司无需第二万授代理协议、OEMjODM协议、员工职务发明协议、知识权许可就能使用其核心技术的能力o产权质押贷款协议等。如果目标公司是家内容或者信息数据提供商1那以许可协议为仔iJ，需要按照适用的技术和行业分应该重点调查其数据库1比如数据信息的来源及控制。类，按照in-License(目标公司是被许可方)和out如果目标公司是家软件公司1那调查的重点在于I icense (目标公司是许可11)审查相应的许可协议。软件程序及其文档的版权利商业秘密保护状况，即是否对于in-License协议来说l获得许可协议的授权是采取了商业秘密有效措施来保护源代码。并购价值之，目的是为获得并购协同效应以降低成本如果目标公司是一家拥有一定影响力的日用消费品(比如数量增加使得议价能力增强)降低法律风险。公司，那么调查的重点集中在商标标识和商标权以及其该类协议需要审查是独占还是普通许可、有无分实施许国内外注册状况。可权、支付第三方技术许可费率情况许可方的赔偿担I C^PI丁ALMARKUS I 资本市场151
中国视野ICHINA VISION 担保责任、是否有责任限制。如果目标公司承担的担保责任没有限制旦发生诉讼，势必会直接损害并购方的利益。如果目标公司是个软件公司『那么该公司是否许可了源代码、是否已将源代码提存给第三方，都需要研究调查。而中国企业并购海外企业中尤其要注意目标公司签署的知识产权许可等协议是否违反反垄断相关法规，比如限制研发改进，限制购买竞争技术，限制被许可方购买非必需的技术、原材料、产品、设备、服务以及接收非必需的人员，限制被许可方实施技术生产产品或者IBMifrJi!tJSuni1f.λ尽职坷'i!fM1 2 fJ1 ;农;亨廷'l!liI/i台打才3号@J:~i圭服务的数量、品种、价格销售渠道和出口市场，眼制被许t;(兹1/f{Ji!tJ~宫掰;':t"可方购买原材料、产品及设备的渠道或者来源，禁止知识保责任及其限制、是否涉嫌垄断、技术出口是否受管产权接受方对合同标的技术知识产权的有效性提出异议制、许可范围情况。例如1虽然有些协议规定许可的范等，这些条款都是明显违法的，是无效的。围是全球范围，但是大多数许可协议却有地域限制，被对此!近期的相关案例是2009年IBM并购Sun时，并购许可方只是授权在某←特定区域『而在其他区域酌权利失败原因之一就是知识产权难题。两家除了在价格上讨价仍由许可方或者其他被许可方享有。由于这种授权范围还价1在尽职调查阶段IBM要严审Su门的财务状况外，还要的地域限制可能会使并购交易的投资回报率因为平行进仔细考虑并购所导致的潜在知识产权纠纷，其中包括Sun口而降低，所以，中国公司在并用海外公司时要特别注与第三万签订的交换技术协议和专利协议等。然而，双方意这一点。最终在尽职调查阶段就停顿下来，因为在知识产权方面存这里介绍←个案例供参考。中国某公司在并购巴西在双方都难以逾越的难题。两家公司大量产品都包含了开的一家制药企业时1看重的就是该市IJ药企业获得的德圈源协议和商业授权1他们和第三万也都签订了大量的专利拜耳公司专利授权其生产和销售某畅销药品的权利。申协议和交换技术协议t其中包括Sun与微软在2004年签订国公司原本以为可以获得全球授权，1虫享垄断该药品的的二份错综复杂的协议!该协议解决了二者在Java软件技生产和销售权，但并购整合之后发现该授权仅限于巴西术上的法律纠纷。例如，Sun可以从第三方获得了某-产品本国。而且由于巴西法律允许平行进口，在其他国家生关键技术的授权t但授权协议条款规定了如果被授权方遭产的、同样获得拜耳授权的药品大量进口歪Ij巴西1其结收购，那么该授权技术不得转让。因此，IBM必须与授权这果就是通过并购在当地获得的垄断利益大打折扣。技术的第三方进行洽谈l以扩充授权范围。要么先并购，对于out-L cense协议来说『需要审查目标公司给然后再另起炉灶研发该产品。而这个问题，AMO出售旗下被许可方的技术许可范围和条件许可费率、知识产权芯片制造部门给阿联酋的投资集团时也曾碰到。英特尔指521资本市场ICAPIT AL MARKETS I
CHINA VISION I中国视野控AMD违反了交换技术协出口行为和所有涉及到美国原产地、美国知识产权的技术技术不得转让给第三方t目前双方正在与仲裁方商谈解决和产品都纳入了管制范围。同时，管制的责任从拥有高科这一问题。技产品和技术的原)，延伸到代理商和进出口商，包括任何此外，相互冲突的软件授权也是个问题。Sun涉及出口的组织和个人。的数十项产品1如OpenSo1a r i s、NetBeans和GlassFish这里要特别注意"Deemed Export"规则，传统上Web软件采用的是基于MPL(Mozi Ila Publ ic License) 对于出口(Expor仆的解释是把件商品从个国家输出的CDDL(Common Deve lopment and 0 i str i but 1 on 到另个国家或把一件商品从一个关税区输出到另License, @.用开发与销售许可)开源许可1办议，MγSQL个关税区，但在美国的出口管制条例(EAR), Export不数据库采用自力是GPL(Genera 1 Pub 1i c L i cense )许可协但指这种传统的出口活动!而且也包括了在美国国内议，另外还有些产品采用的是其他的许可协议。由于把美国的技术转移给外国人的行为，即所谓的Deemed这些许可协议的权利义务各不相同1相互之间难免会发Exports，即把将技术(Technology)或源码(Source 生冲突，比如在对源代码披露的要求方面就各不相同。Code)在美国国内转移给外国人的行为等同于把该项技术或源码出口到该外国人所在的国家。审查知识产权相关诉讼要想知道某种技术输出歪IJ某个国家是否需要美国并购方需要审查目标公司在近5年内作为原告或被政府的出口许可证，首先要根据出口管制条例(EAR)告参与的、已结案及尚在审理的诉讼案件情况，包括调中的管制清单对该项技术进行分类，并由此得出该产查案件性质、诉讼法律关系。如果第二方对目标公司知品的出口管制分类号码(ExportControl Classification 识产权所有权及有效性提出诉讼『那并购方就要分析权Number简称ECCN)。如果属于某出口控制分类号码衡，如果结局不利可能要承担的责任损失大小ι以及这的技术出口歪IJ某国家需要出口许可证，而又没有豁免种诉讼纠纷是否有可能在并购之前解决。此外，并用方(License Exception)的话，那美国企业必须提前申请并还要调查掌握目标公司的知识产权在申请审查过程中，获得出口许可证1才能雇佣外籍人士或接待参观者或参官方审查意见和目标公司的答复意见。加交流会1否则因不遵守出口管制条例的规定而导致的法律后果会十分严重1相关责任人不仅要承担罚款的行关注技术出口管制条例政责任，还要承担相应的刑事责任。所以1并购美国企以美国为例，2007年美国商务部公布的管制清单规业的过程中是否能成功获得其先进的技术，并购方尽职定，航空发动机、先进导航系统、激光器水下摄像机及推调查中必须要重视研究美国的出口营制条例对国际并购进器等20个大类的美国高科技产品及其技术不得对中国出交易产生的影响。口。美国的这种出口管制有整套休系t其商务部通过〈出根据普华永道咨询部门的调查分析，受海外资产、口管制条例}(Export Administration Regulations，简称技术价值吸引，2010年中国企业对海外并购交易仍雄心EAR)对高科技技术进行管帘IJ.而国务院则通过〈国际管制勃勃，预计今年的海外并购活动将继续活跃。希望中国企武器条例}业能聘用专业的知识产权法律顾问，切实做好知识产权(International Traffic in Arms Regulations)对军事方面的技术进行管制。拿营需IJ民用技术酌出口管制条尽职调查工作，预防知识产权陷阱，让中国企业以最小的例(EAR)来说1为确保国家安全1美国商务部耗费巨资制代价获得真正的核心技术1实现企业的并购目标。【‘定了套严密的出口管制条例!通过数千页精心设计的文(作者供职于中国技术交易所)件、数据和制度，从流程、分类、法制、国另Ij将个人和组织的编辑马珊珊shengxiangshan@ APIT AL MARKETS 1资本市场153
